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降低專利訴訟財務風險 可運用事務所收費規劃與訴訟保險

關鍵字：按條件收費協議(Conditional Fee Agreement)；Contingency Fee Agreement(CFA)；Damage Based Agreement(DBA)；訴訟費用支出保險(Litigation Fee Insurance)；判決保留保險(Judgment Preservation Insurance)；訴訟保險；專利侵權訴訟；損害賠償金
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科技產業資訊室 (iKnow) - Zerg 發表於 2021年11月18日
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圖、降低專利訴訟財務風險 可運用事務所收費規劃與訴訟保險
 
眾所皆知，美國專利訴訟費用相當高昂，往往打完一場專利侵權訴訟，不論是原被告雙方，各別可能都需支出數百萬美元的訴訟費用。
 
就原告專利權人角度：當提起訴訟時，若未備妥完成訴訟全程所需的數百萬美金資金，僅樂觀地預期可與被告盡早達成和解，如此當訴訟時程和費用超出預期時，專利權人可能會面臨訴訟經費不足，訴訟進行到半途難以為繼的窘境。
 
就被告涉嫌侵權人角度：如資誠會計師事務所2018年美國專利訴訟調查報告PWC Patent Litigation Study 2018, 美國專利訴訟案件平均賠償金額 (median damages award) 持續成長，從2002年的650萬美金持續成長到2017年的920萬美元；而2021年美國法院陪審團更做出多項數十億美元侵權損害賠償判決。自專利侵權訴訟開始，被告涉嫌侵權人就面臨一個平均近千萬美金的財務風險。
 
考量上述專利訴訟伴隨而來的財務風險，部分歐美律師事務所會考慮按條件收費協議(CFA)方式來收取服務費，而部分歐美金融保險業者也提供有若干專利訴訟相關保險業務，如此來降低原告專利權人或被告的財務風險。
 
律師事務所按條件收費協議 (Conditional/Contingency Fee Agreement, CFA; Damage Based Agreement, DBA)
 
針對專利維權活動，當外部律師評估原告專利權人有合理勝訴機率，且預期勝訴後可回收的侵權損害賠償金額超過外部律師事務所按原本標準鐘點費收取律師費報酬的數倍以上時，此時外部律師事務所與專利權人間便存在著進行按條件收費型態協議(CFA或DBA)的空間。
 
按條件收費型態協議(CFA或DBA)運作，一般是：
  • 外部律師事務所承諾以大幅折扣減免後的收費標準來提供訴訟服務，讓專利權人得以提起訴訟進行維權；
  • 當獲致有利訴訟結果，而有損害賠償或和解金收入時，則律師可分享雙方約定比例(例如：30%~50%)的損害賠償或和解金收入。
如此外部律師事務所分擔降低原告專利權人提起訴訟的財務門檻，同時外部律師事務所也投資分潤訴訟成果。

例如，外部律師事務所可能會提供以下類似格式表作為按條件收費型態協議的收費計算基礎(其中金額只是舉例說明)，依據訴訟進行到不同階段，外部律師事務所收取對應階段的律師服務費和分紅金額(bonus)。

分紅金額部分雙方可約定是損害賠償的固定或變動百分比，例如：損害賠償金額400萬以內，分紅比例為50%；損害賠償金額超過400萬以上部分，分紅比例降為30%... 以此類推，如下表，直接設定 (b) bonus cap 分紅金額上限。

表、外部律師事務所如何分階段收取不同金額的紅利
主張1件美國專利 單位: US$ M 　 　 　 　
phase 階段 1 2 3 4 5
　 filing
investigation
through CMC		 post CMC
through
Markman
hearing		 post Markman
through end of
discovery		 Pretrial Trial and post trial
duration 預估期間 3-4 months 1 year 8 months 3 months 　
(a1) attorney fee 事務所收取律師費 US$35K +
US5K/month
= Max 0.055M		 US$120K +
US30K/month
=Max 0.48M		 US$120K +
US50K/month
= Max 0.52M		 US$100K/month
= Max 0.3M		 hourly rate with 30%
discount=
CAP US$ 0.45M
(a2) cost  預估支付協力廠商費用, (例如: 差旅, 口供攝影速記, 專家證人) 5% of fees
= 0.003M		 8% of fees
= 0.038M		 30% of fees
= 0.156M		 15% of fees
=0.045M		 30% of fees
=0.135M　
(a1)+(a2)
Accumulated
payment through
earlier phases 進行到該階段時,加總先前各階段律師費和協力廠商費用總額		 0.058 0.576 1.252 1.597 2.182
(b) bonus cap 分紅金額上限；
 
若獲致有利訴訟結果，分紅金額是損害賠償/和解金收入的約定百分比		 0.100 0.500 1.000 1.500 US$2M
(a1)+(a2)+(b) Total
payment when
settlement in that
phase 進行到該階段時, 已加總先前各階段費用和分紅, 客戶應付總額		 0.158 1.076 2.252 3.097 4.182
 資料來源：本研究整理，2021

企業訴訟費用支出以購買保險來降低財務風險 (Corporate Litigation Fee Insurance)
 
當專利權人考慮要購買專利訴訟相關保險來降低財務風險時，一般通常會先想到如何分攤轉嫁己方投資的高額訴訟成本，企業訴訟費用支出型態保險便因應產生。
 
訴訟費用支出型態保險運作可能是：若訴訟判決結果對被保險人不利時，則被保險人已支付的訴訟相關費用，保險公司將在投保承作額度內賠付給被保險人。例如：被保險人是原告專利權人，當保戶原告專利權人未能自訴訟被告處獲得足夠損害賠償或和解金收益，被保險人訴訟費用支出金額超過自負額門檻時，保險公司將賠付保險金給原告專利權人。
 
企業訴訟費用支出保險常見兩種主要架構：
  1. 事件發生前(before the event, BTE)：涵蓋將來發生訴訟的相關費用，就像其他類型保單一樣，被保險人根據其風險狀況定期支付保費。
  2. 事件發生後(after the event, ATE)：在個案訴訟發生後，可購買事件發生後ATE保單來分攤訴訟訴訟風險；但因為專利侵權訴訟已經在進行中，保護請求保險公司給付理賠金機率更高，故這種保險費用更高。
在 "敗訴方付擔費用" 原則下，英國訴訟的敗訴方不僅要負擔自己的法律費用，還要承擔勝訴方的法律費用；包括對手的律師費、法庭費用、專家費用，以及影印/列印費用；因此敗訴方潛在的財務成本可能很大且難以預測。因此，英國訴訟的雙方，常會購買 "事件發生後ATE保險"。

判決保留保險 (Judgment Preservation Insurance)
 
若下級法院一審判決對原告專利權人有利，判定原告專利有效且被告產品侵權，要求被告應支付钜額專利侵權損害賠償金額時，相信原告都會大肆慶祝，享受艱苦訴訟後獲致的甜美勝訴果實。但原告此時恐怕還不能高枕無憂，因為當面臨钜額損害賠償金時，被告一般都會試圖通過上訴或廢止程式來推翻下級法院一審判決；因此必需等到走完上訴程式，才能確定鉅額賠償金安然入袋。如此上訴程序可能會增加額外的不確定性，因此判決保留型態保險便因應產生。
 
判決保全型態保險運作是：當上訴或廢止程式把一審判決被告應支付損害賠償的部分或全部撤銷時，保險公司同意就該被撤銷損害賠償的一部分賠償判決持有人。
 
具體說明案例如下：
  1. 假設下級法院一審判決，判定被告應向原告專利權人X支付8000萬美元的侵權損害賠償。考量上訴法院可能會推翻此一審判決風險，原告專利權人X欲投保判決保留保險；保險公司評估後願意承作4000萬美元損害賠償金的賠償擔保；亦即原告專利權人X可透過購買保險，確定至少可獲得4000萬美元損害賠償的保障。
  2. 若稍後下級法院一審判決被全部逆轉撤銷，損害賠償金降為0，則保險公司將支付原告被保險人4000萬美元的理賠金。或者，若一審判決是被部分逆轉，導致被告應支付損害賠償金減少為3000萬美元，那麼保險公司將賠償3000萬美元最終賠償金與4000萬美元承保損害賠償金額間的差額；亦即在這種情況下，保險公司將支付原告被保險人1000萬美元。
結語
 
以往依據中華民國專利提起侵權訴訟，部分外部律師的訴訟服務費是按照每個審級承辦到相關程序結束來收取固定金額費用，較少按照律師或專利工程師實際工作時數計算鐘點費，因此外部律師訴訟費用多能控制在一個定額內。另一方面，智慧財產法院先前判決的侵權賠償金額，偶而出現較高天文數字賠償金額，平常也較少耳聞有專利權人因勝訴而瞬間暴富的案例。因此針對國內專利侵權訴訟，一般原告或被告廠商財力多可負擔，較無尋求金融保險業者融資降低風險的需求。
 
但產品銷售到歐美各地的國內廠商，仍有可能會在歐美各國被告侵權而必需應訴，或甚至需主動提起歐美專利訴訟維權的機會，若能事先評估不同態樣的專利訴訟保險方案，相信可減輕公司面臨國外專利訴訟時的財務壓力。(3240字；圖1)
 
 
參考資料：
Understanding Before The Event Insurance (“BTE”). Griffin Law, 2019/10/14.  
After the Event Insurance, K & L Gates.
Judgment Preservation Insurance – Preserving damages awards against an adverse appeal/annulment. The Judge, 2021/10/2.
Litigation Risk Insurance Solutions, Aon plc.


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