中國大陸法院首件標準必要專利侵權發佈產品禁售令：IWNComm v. Sony

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2017年4月5日

中國大陸法院第一件，針對標準必要專利(SEPs)侵權發佈產品禁售令。2017年3月22日，北京智慧財產法院一審判決出爐，關於中國無線網路通訊公司西電捷通（IWNComm）控告日本索尼（Sony）智慧手機產品侵害一項WAPI（Authentication and Privacy Infrastructure）無線網路安全接入標準必要專利（ZL02139508.X，一種無線局域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法）。本案看點在於中國大陸法院如何看待SEPs之禁制令議題。

北京智財法院對於本案SEPs禁制令核發之認定標準：

1. 專利侵權之成立要件，並不因涉案專利是否為SEPs而有所改變，即SEPs亦同樣存在侵權問題；FRAND授權承諾聲明，並不等於授權許可，故不能據此認定雙方已達成授權協議。

2. 在涉案專利已納入產業標準，且原告提出FRAND授權承諾下，法院應考量訴訟雙方在授權協商過程中，是否存在主觀不合理行為或過失，來決定是否同意禁制令救濟。

3. 雙方自2009年以來之授權協商未能達成共識結果。原告西電捷通在授權協商過程中，已向被告索尼解釋專利發明涉及WAPI國家強制標準、WAPI相關專利技術，並提供書面專利清單及授權要約文本。前述基礎上，被告理當能夠判斷其手機產品之WAPI軟體，是否落入專利權利範圍，而無需再要求專利權人提供請求項對照表，故前述請求為不合理；另一方面，鑒於請求項對照表內容，需要就專利技術特徵，與侵權產品之技術特徵來進行比對，並將透露專利權人的觀點和主張，原告要求被告先簽署保密協議後，再提供對照表，此一作法亦屬合理。因此，談判雙方遲遲未能達成授權許可，實為被告侵權人過失。

侵權賠償計算方面，北京法院參考原告出示之過去4件授權個案，採用當中每單位產品1元人民幣之合理權利金比率條件，再乘以2010年1月1日至2014年12月31日期間，中國工業和信息化部電信設備認證中心所統計獲得網路通行許可之索尼智慧手機數量（2,876,391支），並考量涉案專利為WAPI標準基礎發明、實質技術貢獻以及被告在協商過程中的過錯等因素，支持原告主張，將前述所得數額提高三倍，確定侵權損失賠償部分為863萬元人民幣，加上維權合理支出等約47萬元，得出最終賠償數字共計910餘萬元。

評析

本案結果，顯示在中國大陸法院有可能就SEPs侵權行為來發佈禁制令。相較美歐國家法院情形，中國大陸法院在評估SEPs禁制令核發問題上，亦強調SEPs專利權人是否遵守FRAND承諾，訴訟雙方在授權協商過程中之行為態度是否良善、以及禁售令對公共利益可能造成之負面影響。SEPs侵權人若在協商過程中，從事惡意刁難或拖延行為，將可能遭致產品禁售結果。

本案判決不同於2013年華為控告Interdigital一案。當時，廣東高等人民法院亦曾經認定Interdigital利用在美興訟，來脅迫華為接受較其他授權個案嚴苛之授權條件，構成違反FRAND承諾，並暗示SEPs專利權人違反FRAND承諾，將不太可能獲得禁制令救濟。另一方面，SEPs專利權人從事不合理授權行為，亦容易遭致反壟斷法制裁。例如，2013年中國發改委調查高通一案，曾討論到SEPs授權爭議以及核發禁制令問題。

對此，前述機關之考量，大體上仍以當事人進行授權協商之態度，是否充分表達善意及協商溝通之態度，若被認定惡意刁難或拖延行為，將可能被處以三倍罰款。由此看來，現行中國大陸法院仍主要參考美歐國家法院及行政機關判例，以及個案事實環境等條件，來裁決SEPs授權條款是否符合FRAND原則。(1050字；圖1)

參考資料
1. 西電捷通公司訴索尼中國公司侵害發明專利權糾紛一案判決書 - 中國知識產權律師網
2. 中國廣東高院判決華為與Interdigital標準必要專利權利金0.019% - STPI產業資訊室

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