蘋果「設計」路障三星陷入苦戰

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李森堙、專利佈局情報分析團隊發表於 2016年5月2日

蘋果（Apple）與三星（Samsung）間在美國開打的智慧型手機專利訴訟戰，最新發展是在2016年3月21日，美國最高法院裁定受理三星所提上訴，將審理蘋果是否能以其設計專利權利受到三星產品侵害為由，向三星請求以三星侵權產品之全部利益（total profit）作為侵權損害賠償。

圖一、蘋果「設計」路障三星陷入苦戰

蘋果在訴訟中主張權利且被陪審團認定侵權成立的設計專利有三件，分別涵蓋iPhone的外觀設計以及應用程式圖示。2012年8月24日，陪審團認定有18件三星產品侵害至少一件蘋果設計專利權利，並就其中16項產品，以個別產品獲利的40%來計算其侵權損害賠償金額。而後有7項侵權產品的損害賠償金額，因一審法院修正陪審團所認定侵權期間而有所調整，另有5項產品則因聯邦巡迴上訴法院廢棄原審部分判決而發回更審。

在訴訟審理過程中，三星向法院主張，法院不應讓陪審團以三星侵權產品所獲全部利益來計算其侵害蘋果設計專利權利的損害賠償，而應以可歸因於三星侵權行為的部分利益來計算，但是這樣的主張不為法院所接受。聯邦巡迴上訴法院指出，美國專利法第289條明文規定，可以以構成侵權之製造物（article of manufacture）的全部利益來做為侵害設計專利權利之損害賠償，而前述條文規定讓法院無法採信三星主張。

美國專利法提供發明與設計專利權人，在侵權成立時，可以依據第284條規定，向侵權人請求合理權利金（reasonable royalty）或專利權人所失利益（lost profit）的損害賠償。然而美國專利法提供設計專利權人一個可選擇的「額外侵權救濟」（additional remedy for infringement），即前述第289條的規定。

美國最高法院在其19世紀的判例中已確立，發明專利侵權損害賠償的計算必須依循所謂「配分」（apportionment）原則，即專利權人可就侵權行為所請求之損害賠償，應與其專利技術所做出貢獻比例相當。只是，美國法院目前的見解是，配分原則雖適用於依據美國專利法第284條所進行的損害賠償計算，但並不適用於依據第289條所進行的設計專利侵權損害賠償計算。

而前述見解導致，三星必須因為侵害蘋果設計專利而支付其所獲利益的至少40%給蘋果作為損害賠償，但是手機外觀以及應用程式圖示等設計，對於侵權產品獲利的貢獻比例，應不至於到達40%的程度。

美國電腦暨通訊產業協會（Computer & Communications Industry Association）指陳，將智慧型手機等複雜功能產品之全部獲利計算成侵害設計專利權利之損害賠償，在前述獲利可能多半來自產品技術功能的情況下，會讓設計專利轉化成「超級發明專利」（super-utility patent），讓設計專利權人可以用發明專利權人幾乎無法做到的方式與程度，影響特定產業之發展。

更有來自美國產業界的聲音，例如戴爾（Dell）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）等公司，指出若設計專利所涵蓋者僅為產品中相對不重要的部分，但法院卻在侵權訴訟中判決產品全部獲利均應賠償給設計專利權人，則這樣的結果不僅讓專利權人所得賠償與其設計專利的價值不相稱而不符比例原則，更是與現代產業經濟的現實脫節。

美國最高法院裁定受理三星上訴的動作，顯示出其認為美國專利法第289條之解釋適用所引發的實務爭議與問題，有其介入與解決的必要，只是其會如何解釋適用第289條的規定，尚待最後判決出爐方能得知。

（作者是國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心副研究員）

表一、三星侵害蘋果設計專利權利之個別產品損害賠償金額表（單位：美金）

產品型號	陪審團認定損害賠償金額	計算基礎	一審修正侵權期間後所算出金額	二審是否維持原審結果或發回更審
Captivate	80,840,162	三星獲利之40%	21,121,812	維持原審結果
Continuum	16,399,117	三星獲利之40%	6,478,873	維持原審結果
Droid Charge	50,672,869	三星獲利之40%	60,706,020	維持原審結果
Epic 4G	130,180,896	三星獲利之40%	37,928,694	維持原審結果
Galaxy S II AT&T	40,494,356	三星獲利之40%	未調整	維持原審結果
Galaxy S II T-Mobile	83,791,708	三星獲利之40%	未調整	維持原審結果
Galaxy S II Epic 4G Touch	100,326,988	三星獲利之40%	未調整	維持原審結果
Galaxy S II Skyrocket	32,273,558	三星獲利之40%	未調整	維持原審結果
Gem	4,075,585	三星獲利之40%	4,831,453	維持原審結果
Indulge	16,011,184	三星獲利之40%	9,917,840	維持原審結果
Infuse 4G	44,792,974	三星獲利之40%	99,943,987	維持原審結果

資料來源：作者自行製作

(本文刊登於經濟日報2016/05/01)

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