專利核准前之侵權救濟專利權人須實質告知該專利申請存在：Rosebud案

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年2月19日

美國專利法第154條(d)款（35 U.S.C. § 154(d)）提供專利權人自專利申請公開日（publication date）至公告日（issue date，核准日）期間之臨時性排他權。在此”申請及審核”期間，該條明文要求專利申請人，必須「實質告知」（actual notice）潛在侵權對象專利申請存在情形，同時於前述申請期間所發生之侵權情形，才可要求臨時侵權賠償救濟（provisional damages）。

圖一、專利核准前之侵權救濟專利權人須實質告知該專利申請存在：Rosebud案

一、本案簡介
美國PDF文件相關電腦軟體開發公司Rosebud於2010年首次提告指控同業奧多比（Adobe）侵害其美國第7,454,760號專利（Rosebud LMS Inc. v. Adobe Sys. Inc., No. 1:10-cv-00404-GMS），並於2012年再次指控Adobe侵害其美國第8,046,699號專利（Rosebud LMS Inc. v. Adobe Sys. Inc., No. 1:12-cv-01141-SLR），前述兩案最後皆以訴訟撤銷收場。2014年2月13日，Rosebud第三次指控Adobe侵害其第8,578,280號專利（Rosebud LMS Inc. d/b/a Rosebud PLM v. Adobe Sys. Inc., No. 1:14-cv-00194-SLR-SRF），其中，系爭280專利為699及760專利之延續案。

一審中，承審法官同意Adobe簡易判決聲請，認定Adobe系爭產品終止販售以後（2013年1月），280專利申請案方獲得核准（2013年11月5日），故不得向被告請求前述專利申請公告日後之侵權損失賠償（post-issuance damages）。另一方面，承審法官亦駁回Rosebud主張依據美國專利法154條d款，自280專利申請公開日起到公告日為止期間（自2011年12月29日起算到前述2013年11月5日）的侵權賠償救濟，說明Rosebud原告主張，該專利搜尋應為侵權訴訟當事人慣常例行工作，且認為Abode為過去母案專利侵權訴訟案被告，故應已透過專利資訊來得知子案專利申請案存在；然而Rosebud並未實質透露280專利申請案號碼或名稱，且不足以建立該法條所要求之侵權人「實質告知」（actual notice）要件。於是，Rosebud提出上訴。

一審地院說明，專利法154條d款，專利權人自專利申請公開日起到公告日期間之侵權賠償，提供一非尋常性救濟，故專利權人必須證明被告實質知悉系爭專利申請存在，並於知情下從事侵權行為（such an extraordinary remedy provided therein should not be awarded unless the alleged infringer actually knows about the patent application and engages in the infringing conduct with such knowledge）。對此，154條d款條文要求，專利權人須「實質告知」被告系爭專利申請案存在情形（the alleged infringer must have "actual notice" of the "published patent application"），前述「實質告知」定義為「給予明確及實際之知會」（a notice expressly and actually given），顯著有別於「推定告知」（constructive notice），故被告取得或持有可能透露系爭專利申請案存在之其他資訊，並不足以構成前述「實質告知」（it is not enough that the alleged infringer had information from which it could or should have become aware of the existence of the published patent application）。

上訴二審中，Adobe主張原告所聲稱專利公告日以前之侵權損害情形不存在，原告Rosebud則聲稱280專利為699及760專利之延續案，且該方曾以前述專利對Adobe提起兩件侵權訴訟，故Adobe理當曾就前述699及760兩項專利進行搜尋及調查等工作，並進而獲悉280專利申請案。

CAFC合議庭認為，鑒於前述專利請求項內容彼此歧異，且並無實質證據顯示Adobe曾就原告Rosebud所持有產品或智財等進行調查活動，且前述兩件訴訟並未進入系爭專利請求項解釋程序階段，故亦無證據顯示當時Adobe委任律師團曾就699及760兩項專利之其他相關申請或專利進行調查，故被告知悉母專利存在情形，並不足以建立該方亦實質知悉子專利申請存在之事實。依據前述，合議庭判決同意並維持一審結果。

二、本案評析
專利申請人必須實質且明確做出告知動作，知會可能侵權人有關專利申請案存在情形，便於該專利核准後，主張專利法第154條(d)款，尋求自專利申請公開日至公告日期間之臨時性專利權及救濟。僅依據周邊事實等來推定可能侵權人已知悉專利申請案存在，並不足以取代前述條文所要求之實質告知。(1260字；表1；圖1)

表一、專利訴訟案件基本資訊

訴訟名稱	Rosebud LMS Inc. d/b/a Rosebud PLM v. Adobe Sys. Inc.
提告日期	（一審）2014年2月13日（二審）2015年3月6日
終結日期	（一審）2015年2月5日（二審）2016年2月9日
本案原告	Rosebud LMS, Inc.
本案被告	Adobe System, Inc.
訴訟案號	（一審）1:14-cv-00194-SLR-SRF （二審）2015-1428
訴訟法院	（一審）德拉瓦州聯邦地方法院（二審）美國聯邦巡迴上訴法院
系爭專利	US 8,578,280 B2 - Method and software for enabling N-way collaborative work over a network of computers
系爭產品	Adobe所開發用於閱讀、編輯、管理PDF文件的電子文書處理軟體，產品型號包括Adobe Acrobat 9、Adobe Acrobat 10
訴訟結果	（一審）地院同意被告Adobe不存在系爭專利公告日前及公告日後侵權賠償責任之簡易判決聲請。原告Rosebud提出上訴。（二審）維持一審判決。

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/2

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