CAFC裁決SEPs合理權利金如何計算：CSIRO v. Cisco退回重審

澳洲科學暨工業研發組織（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization，簡稱CSIRO）以美國第5,487,069 號專利（簡稱’069專利）指控美國網路設備大廠思科系統（Cisco Systems）所製造及販售之IEEE 802.11a、802.11g、802.11n無線區域網路標準相容產品侵害前述專利。訴訟背景、訴訟兩造、系爭專利及德州東區聯邦地方法院於一審中就合理權利金之計算方式資訊等，可參考產業資訊室相關專文報導：

• 2009年9月10日 「WiFi 技術專利訴訟，澳洲CSIRO控告多家網通及PC大廠」
• 2014年7月29日「CSIRO合理損害賠償金核算」

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於2015年12月3日發佈本案二審合議庭判決，推翻一審合理權利金計算結果。由於本案系爭’069專利雖是IEEE 802.11無線通訊標準必要專利(SEPs)，但並沒有向標準組織承諾F/RAND授權協議，故與過去Ericsson v. D-Link案SEPs系爭專利是以F/RAND承諾授權義務之情形不同，CAFC本次判決進一步說明了沒有向標準組織承諾F/RAND授權義務之SEPs專利之合理權利金計算原則。

圖一、CAFC裁決SEPs合理權利金如何計算：CISRO v. Cisco退回重審

一、一審合理權利金判決論理

一審中，被告Cisco並未就'069專利侵權指控及有效性表示異議，故兩造當事人於訴訟期間達成約定，確認Cisco產品之無線晶片組件實施了’069專利發明，以及該項專利涵蓋多項IEEE 802.11無線通訊標準技術，包括802.11a及802.11g標準，兩造同意放棄其他主張並直接進入侵權賠償議題，要求就侵權賠償及合理權利金計算舉行法官庭審。

一審法官Leonard Davis認定，儘管CSIRO曾提交書面F/RAND授權聲明給IEEE，同意提供IEEE 802.11a標準專利授權，然CSIRO並未就其他802.11標準版本提出相同承諾，是故除802.11a標準外，CSIRO並無F/RAND授權義務，且因實施802.11a無線標準之系爭產品僅占Cisco所有系爭產品一小部份，故CSIRO就802.11a無線通訊標準負有F/RAND授權義務，並不會對本案合理權利金計算結果構成顯著影響。基於上述理由，地院法官決定不考慮F/RAND問題，並使用未經修改之Georgia-Pacific 15項分析要素來計算合理權利金。

被告Cisco主張，系爭產品所使用之Wi-Fi無線晶片，為實施系爭專利發明之最小可計量單位（smallest salable patent-practicing unit），故該晶片產品價格為適當之權利金計算基礎，據此並得出每單位系爭產品0.03至0.37美元之合理權利金數字。

法官不同意前述見解，強調Cisco計算方式未能考慮到系爭專利技術之真正價值，特別是在解決室內無線數據通訊之多路徑問題方面，且晶片產品本身並非系爭專利發明，故晶片產品價格無法真正反映該專利價值。承審法官將Cisco所主張計算方式，比喻為以裝訂材料、紙張、墨水等價格來估量一具著作權書籍價值之情況，僅能得出該書籍之實體成本，而無法反映其實質價值。法官認為，鑒於無線通訊產業普遍侵害CSIRO專利，且前述無線晶片產品價格已由於各方普遍侵權以及產品普及市面而受到貶低，故單純以無線晶片價格來估算系爭專利之實質貢獻不符常理。

原告CSIRO主張依據一般802.11b標準相容產品與侵權產品價格之利潤差額，來主張每單位系爭產品1.35至2.25美元之合理權利金數字，並主張前述利潤差額乃’069專利發明所致。法官認為，CSIRO僅就特定類型產品以某單一零售商於某一特定時間點所訂立之價格做為樣本，此一樣本擷取方式及數量皆頗不適當；其次，CSIRO所計算之利潤差額結果波動過大，該利潤差額計算結果可從14.27美元暴增至224.25美元之譜，此一顯著差異情形，顯示該方之計算方法並不可靠，無法精確反映系爭專利發明之真正價值。

法官Davis裁定兩造皆未能提供適當權利金計算方式，並自行決定合理權利金計算方法。法官使用2008年以前的CSIRO授權案例，包括訴訟和解背景下之授權及全球性授權等個案，來做為本案兩造2002-2003年假設性授權協商之基礎，並使用CSIRO授權計畫中所主張之條件（每單位產品1.9美元）來做為權利金範圍上限，以及使用Cisco於兩造協商期間曾向CSIRO非正式提出之條件（每單位產品0.9美元）做為權利金範圍下限，並依據前述未經修改之Georgia-Pacific分析要素，來就前述每單位產品0.9至1.9美元之權利金範圍進行後續調整。

法官決定在其他要素為持平或無實質影響下，第3至5項要素具降低權利金數額之影響，以及第8至10項要素具提高權利金數額之影響，兩者可相互抵消。法官以滿足家用及小型商務需求之Linksys產品之淨利潤較低，故Cisco於協商過程中可能要求較低權利金為由，降低其權利金為每單位產品0.65至1.38美元。最終，法官得出Cisco每單位系爭產品0.9至1.9美元，以及每單位Linksys系列產品0.65至1.38美元之合理權利金計算結果，並乘以自本案訴訟日期回溯六年至’069專利失效期間之系爭產品總銷售量，得出共約1,624萬美元之侵權賠償。

二、二審合議庭判決論理

被告Cisco於上訴中提出三項主張，要求推翻一審合理權利金計算結果：（一）一審法官並未以實施系爭專利發明之最小可計量單位（系爭產品中之Wi-Fi無線晶片）做為合理權利金計算基礎；（二）法官並未考慮系爭專利受標準化情形並就Georgia-Pacific 15項分析要素進行相應修改；（三）法官未就CSIRO - Radiata技術授權協議給予適當考慮。

1.  SEP合理權利金計算，無須以實施系爭專利發明之最小可計量單位為基礎

被告Cisco主張，一審法官並未依循專利侵權賠償計算皆須以實施系爭專利發明之最小可計量單位為計算基礎此一慣例，CAFC合議庭不同意前述見解，說明該方式，雖可協助法官判斷兩造專家證人提出之權利金計算方式，是否確實將侵權產品中之系爭及非系爭專利技術特徵價值進行適當區分，然而並非唯一方法。鑒於不同個案之事實情況不同，致使法庭必須斟酌採用其他較為可靠之計算方式，其中包括比較過去實際授權個案，來判定系爭專利技術特徵之價值比例等，以確保權利金計算結果之正確性。

​CAFC合議庭認為，使用最小可計量單位做為權利金計算基礎之原則，並不適用於本案，理由在於一審地院乃直接以過去授權個案及兩造權利金數字主張，來做為計算依據，此些權利金主張，為一固定金額而非比例，故以每單位系爭產品或Wi-Fi晶片做為計算基礎，兩者實無差異，同時，兩造爭論亦集中在合理權利金比例數字多寡，前述情形，意味著為兩造所接受之系爭專利價值區分結果已經存在，故法庭僅需以系爭專利價值之爭議為出發點，透過參酌其他證據來就合理權利金數字進行調整。對此，合議庭認定，地院參酌其他授權個案情形，並沒有違反系爭專利價值區分原則或顯著錯誤情形。

2.  未承諾F/RAND授權義務之SEPs專利權利金計算，仍須考量專利受標準化情形

合議庭說明，無論一項SEPs是否承諾F/RAND授權義務或者其他標準組織智財權政策所規定義務，該專利自身價值與經標準化後所獲得之附加價值，皆須進行區分，理由在於專利法284條（35 U.S.C. § 284）所規定不少於合理權利金數額之侵權損失賠償，必須僅反映系爭專利所賦予侵權產品之價值，並排除其他無關技術特徵以及該專利經標準化後所獲得之附加價值。

合議庭同意被告Cisco主張，認定地院未考慮’069專利受標準化情形及未能排除系爭專利經標準化所獲得之附加價值。一審法官裁定 Georgia-Pacific第8至10項要素中，有關商業成功及技術受廣泛採用之情形，支持增加合理權利金數字，然並未考慮此些情形，是否為專利標準化影響所致。合議庭引用Ericsson一案見解，並重申無論一項SEP是否承諾F/RAND授權義務等，皆須考量其該專利獲得標準化之情形，以確保合理權利金計算結果，僅反映該專利技術之自身價值，而未包含標準受廣泛採用下所賦予該專利之附加價值。依據前述，合議庭推翻一審裁定結果並發回，要求地院在計算及調整合理權利金比例上，應考量系爭專利獲得標準化之影響。

3.  地院在計算合理權利金上，應考慮CSIRO - Radiata技術授權協議

CSIRO於’069專利獲證後，成立Radiata Communications等子公司，以促進該專利商業化應用。1998年，CSIRO與Radiata簽署技術授權協議，由Radiata支付CSIRO每單位Radiata晶片產品價格1%之授權費用。2001年，Cisco併購Radiata，並依據該技術授權協議支付前述費用給CSIRO。授權協議歷經2001年及2003年兩次修訂，始終維持以每單位晶片產品為基礎之權利金計算方式。CAFC合議庭於檢視上述事實後，推翻一審見解並發回，要求地院在計算合理權利金上須給予CSIRO - Radiata授權協議適當考慮，其中說明，鑒於該技術授權協議之修訂時間，與’069專利假設性授權協商之可能發生時間點彼此相同，且於修訂期間CSIRO仍可終止協議或進行再授權，以終止原先’069專利合理權利金條件，故CSIRO主張該授權協議與本案無關聯之說法無法成立，一審法官並未給予該授權協議適當考慮，為一明顯錯誤。

本案判決要旨說明，合理權利金之計算方式，倘若為法庭所參考之過去授權個案或兩造權利金數字主張，已存在適當之專利價值區分基礎，則採用實施專利發明之最小可計量單位，並非一必要方法；無論系爭SEP是否承諾F/RAND授權義務，皆須考慮其受標準化情形，俾使就專利自身價值以及經標準化後所獲得之附加價值進行區隔。(3538字；表1)

表一、本案專利訴訟案件

參考資料：

1. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., Case No. 6:11-cv-343, Not Reported in F.Supp.2d, 2014 (E.D.Tex.) - WL 3805817, FINDINGS OF FACT AND CONCLUSIONS OF LAW
2. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., Case No. 6:11-cv-343, Not Reported in F.Supp.2d, 2014 (E.D.Tex.) - WL 8240391 (Verdict, Agreement and Settlement) Order Granting Joint Motion for Entry of Judgment
3. CAFC Panel Decision, 12/3/2015：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1066.Opinion.12-1-2015.1.PDF