智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(二)

圖、智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(二)

一、 前言
二、 認識智權風險
三、 應對智權風險的作為
四、 智權風險含藏契機
五、 結語

(續)

關於代工、買賣、授權、技轉、及技術合作開發等契約，其中常見品質保證及瑕疵擔保的條款，但合約中絕不宜輕易約定，保證無侵害他人專利的智權擔保條款，此乃因為，即使未曾接觸且沒有抄襲他人的專利技術，但自家公司所製造及/或銷售的產品，也可能使用他人的專利技術；又，不管是專利授權或技術轉移等契約，也不宜輕易對所授權或技轉的專利，保證專利不被撤銷或持續有效性。易言之，擔保無侵害他人的專利權、及保證專利權的有效性，其本質上就隱含著風險，務必嚴謹行事。

簽訂專利授權合約，當謹慎所提供的機密資訊，若約定提供超過多餘的敏感性資訊，履約就是一種風險。例如就專利授權而言，專利授權合約的樣態，各式各樣，支付權利金的類型，主要有二：(1) 是一次(或分期)支付固定金額的權利金；(2) 是根據產銷產品的數量，抽取產品售價特定百分比的金額，以作為權利金；第一種方式的風險，在於無論產銷產品多寡，所固定額度的權利金，通常皆不能減免，所以存在冤枉多付權利金的風險；至於第二種方式，固然可以避免冤枉多付權利金的風險，但為了計算權利金，若約定所必須揭露的資訊，例如包括：產銷數量、產銷價格、產銷型號、產銷國別、客戶名單、運費保險、稅賦捐贈、退貨抵扣、及自理授權廠家等資訊，諸此皆屬於敏感性的業務機密，當慎防提供超過多餘敏感性資料的風險。

已被通知專利侵害，甚至被告專利侵害，若應對不當，將來侵權行為，有可能被認定係屬故意，法院即可酌定加重損害賠償，甚至可能被判惡意侵害的風險。所以，一旦收到專利侵害的警告函件，從談判專利授權，乃至達成協議或被告，進行過程可能數年之久，期間涉及授權談判，授權模式、簽約條件等環節，每一細節都必須慎重，重要的轉折時點，不妨委請專業律師助陣，委請律師出具不侵害專利、或專利無效的意見書，此舉具有緩衝或降低被告惡意侵害的風險。

執行代工、製造、或銷售產品等業務，皆可能被告專利侵害，保守謹慎的作法，有人主張主動請求專利權人的授權，但若太積極主動，則存在有邀約授權不成而反遭被告的風險；因為，專利權人是否同意授權，授權的條件是否合理，皆在未定之天；又，若授權談判不成，將來還可能引來惡意侵害的指控；更何況，解決專利侵權的責任，從設計、代工、製造、銷售、乃至於使用等各環節，根據法令，各環節的主其事者，皆適格出面解決。易言之，責任未必要樣樣皆由設計、代工、或製造者自己來承擔，明智者至少知悉責任的轉嫁，以減免其風險，因為凡事太過積極主動，反而容易招來風險，無端負起責任本來適合轉嫁或分攤他人的風險。

購買專利，也要有風險意識。例如：當反問自己，很好的專利技術，為何權利人要出售；又，購買專利，若因故不能成交，浪費時間在分析並篩選他人的專利事小，不慎暴露敏感資訊招來被告風險事大，因為讓專利權人知悉我方產品可能使用其專利技術，將來若藉故專利買賣不成，自己反而容易變成為被告專利侵害的對象。因此，買賣專利，無論是專利權人、或透過專利仲介人來推銷，都要警覺購買他人專利的風險。以下就購買專利，提供實務意見，包含：購買專利靠機遇，人棄我取是時機，自用投資兩相宜，防禦攻擊皆有益；但須注意，釣魚伎倆誤中計，識破仲介裝假戲，評核程序要完畢，專利轉移速登記，若不能購得專利的所有權，獨家授權也可以。

商業活動有風險，伸張專利權益亦然，而其可能的風險，甚至超出一般人的想像。伸張專利權的風險，諸如：專利權將受到嚴厲的考驗、專利可能被判無效、專利被判不能實施、專利權被判撤銷、招來被告的反告、阻礙原來進行中的專利權伸張、引起供應商及客戶的反彈、不慎可能被告不正競爭、發大錢打官司卻輸了官司、尚未接受授權廠商可能藉故推托接受授權、已經授權廠商可能藉故不再履行授權合約、大規模對同業伸張權益可能演變成為業界的公敵、配合法令調查程序可能必須揭露營業機密資訊、依法令企業主管常被要求出庭作證、以及在集團公司內可能引起不同業務單位間正反兩極的利益性衝突等。

專利授權合約，若能爭取永久免費授權，則授權的專利技術、授權的國家地區、授權涵蓋的產品種類、授權期間等，當然越多越廣越寬越長久越好；但是，若授權是必須支付權利金，則當注意授權過猶不及的風險；因為，過度的授權，可能必須支付更高昂的代價，例如授權的時間太長，產品市場趨勢，變化難測，彼此勢力消長，屆時重新再啟授權談判，反而可能比一次接受長約授權為有利。(1680字)

撰稿者：陳世顯先生

現任日月光技術處長

前宏碁法務智權資深經理、前華宇電腦法務智權協理、前奇美電子法務智權處長

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