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生成式AI創造專利 系列一 AI專利之主體要件 – USPTO就AI發明人身分之實務指引

關鍵字：美國專利商標局(USPTO)；人工智慧；生成式AI；專利申請；自然人；適格發明人；
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科技產業資訊室(iKnow) - 陳家駿 發表於 2024年7月11日
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圖、生成式AI創造專利 系列ㄧ AI專利之主體要件 – USPTO就AI發明人身分之實務指引
 
隨著人工智慧的廣泛使用，AI相關發明申請專利，已成為科技業尤其是智財權領域中極受關注的重要問題。最近美國專利商標局(USPTO)在實務上，進一步闡明專利法與AI交叉的議題，特別是關於使用AI生成的發明，有關申請專利主體資格方面之實務發展。

美國專利局AI輔助發明專利申請指引
美國專利商標局(USPTO)於2024年2月中，在《聯邦公報》發布關於《AI輔助發明之專利發明人身分指引》(Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions) （以下簡稱指引），係迄今為止就AI發明提出最明確的新設指標，有助於澄清AI與專利法間多年來關於主體適格的糾葛。該指引係USPTO根據拜登政府於2023年10月，簽署關於《安全、可靠和值得信賴AI之開發和使用的行政命令》(Executive Order on the Safe, Secure and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, EO 14110)之後發布的 [1]。

該行政命令第5.2(c)(i)指示USPTO發布「處理發明人身分和AI的使用」(addressing inventorship and the use of AI)的指引，提供有關決定AI輔助發明之發明人身分屬性（以下稱發明人資格）的原則。簡言之，係要解決AI系統在發明過程中發揮作用時，USPTO如何處理發明人資格之主體要件的見解。

CAFC Thaler v. Vidal案 -- 專利申請中發明人必須是自然人
早在指引發布之前，人類使用AI做出的發明是否具專利適格，在實務上是個有爭議的問題。眾所周知的Stephen Thaler研發團隊，深信AI具發明的能力，為AI獨立創造出的「發明」而到世界各國申請專利，並於申請文件上直接挑明發明人是AI而非人類。

2022年8月，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC: United States Court of Appeals for the Federal Circuit)於Thaler v. Vidal案 [2]中，法院就USPTO拒絕將AI系統命名為發明人的申請進行審哩，裁定「只有自然人才能成為發明人，因此AI不能成為發明人」。CAFC的理由是，決定的關鍵在於《美國法典》即專利法35 U.S.C. 100(f))條規定，「發明人」的定義為：「發明或發現申請標的之個人、或在共同發明的情況下集體人的共同發明」，而根據最高法院的判例Mohamad v. Palestinian Auth., 566 U.S. 449, 455 (2012) [3]，「個人」指的必須是自然人，除非有跡象顯示國會有其他意圖，但巡迴法院並未發現此類意圖； CAFC因此認為，《專利法》所謂「個人」指的就是人類。然而，法院進一步解釋，該案並未審理涉及「由人類在AI協助下所做的發明，是否有資格獲得專利保護」的問題。

準此，基於AI在發明過程中協助人類，如何處理AI與人類協作創出專利之議題，USPTO乃發布有關AI輔助發明的發明人身分資格指引，並徵求意見通知。其主要要點包括：AI輔助的發明，不會因不當發明人資格而被一概視為不可專利；發明人資格分析的重點是人類的貢獻，特別是實質貢獻（Pannu因素詳後）；指導方針包括五個指導原則以應用Pannu因素；指導適用於實用、植物和設計專利及申請；可能對其他專利實踐產生影響。但在介紹USPTO指引前，也略回顧一下英國最高法院之判決。

英國最高法院關於AI系統是否可成為發明人裁決
除了美國的Thaler案，針對AI系統創造發明之可專利性問題，英國最高法院於2023年12月下旬，就Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trademarks [2023] UKSC 49案亦做出最終判決，裁定只有自然人才能被指定為發明人，最高法院維持下級法院的原判。原告Stephen Thaler 博士，之前在美國、歐洲和澳洲等國，嘗試將其創造的AI機器DABUS，列為專利申請之發明人或受著作權保護作品的作者，但迄今都未成功。

Thaler於2018年在英國二項專利申請，一項涉及食品和飲料容器(food and beverage container)，另一項涉及緊急照明(emergency light)。在每個申請案中，Thaler都明確表明沒有自然人是發明人，AI機器DABUS是發明人，但其聲稱自己作為DABUS的所有者，有權獲得專利保護。但Thaler的申請，都被英國智慧財產局、專利法院和上訴法院以相同理由駁回：Thaler未能按照《1977年英國專利法》的規定，指定自然人作為發明人，而且他也未能建立自己有申請這二項專利的權利，因此Thaler再上訴。

最高法院同意下級法院之判決，認為《1977年專利法》的許多條款中可看出，發明人必須是自然人，而由於DABUS是機器因此不能成為發明人。法院並認為，如果Thaler使用DABUS作為「高度複雜先進的工具」，來增強自己的工作，其結果可能會有所不同。此外，法院還駁回Thaler關於這些發明是DABUS機器「成果」(“the fruits of” the DABUS machine)的理論；此外，也駁回Thaler主張其開發DABUS，根據「加入原則」[4](doctrine of accession)就有權擁有這些發明的所有權。法院認為，該原則僅適用於有形財產所產生新的有形財產(tangible property)。然而，本案涉及的不是有形財產，而是「新的、非顯而易見的設備和方法的概念，以及將它們付諸實踐之方法的描述」。

最高法院並指出，其並未就更廣泛的問題發表意見，例如關於AI產生的技術進步是否應獲得專利，或者「發明人」一詞的含義，是否應擴大到包括AI系統等。法院表示這些都是政策問題，超出Thaler上訴的範圍，而其需要考慮授予專利之壟斷，與公眾因發明公開而受益之間的平衡。

USPTO宣告 -- 使用AI系統並不妨礙該自然人成為適格發明人
回到USPTO，其認為根據Thaler案，美國專利和專利申請中指定的發明人或共同發明人，必須是自然人。申請人不得將AI系統列為獨立發明人或共同發明人。USPTO頒定之指引澄清Thaler案中的原則，特別指出依條文中之法定語言，已明確將發明人身分限制為自然人。然而，該案並未對AI目前或未來狀態之申請做任何限制；亦即，AI系統和其他非自然人，雖然不能在申請中列為發明人，但自然人使用AI系統來創造一項AI發明，並不會因此就否定或妨礙該自然人有資格作為發明人（或共同發明人）。亦即，AI輔助的發明不會因此屬於不當發明人而一概被視為不可專利。

想來，USPTO顯然是為了要穩定申請人民心，以免受Thaler案衍生出負面影響，才特別明白宣示，在發明過程中僅僅使用AI並不會自動排除可專利之保護。

AI輔助發明中人類之實質貢獻 -- Pannu v. Iolab案測試法則
該指引指出，雖然AI輔助發明並非完全不可申請專利，但發明人資格分析，重點應側重於源自人類聰明才智的貢獻，因為專利的作用，是激發和獎勵人類的創造力。因此，儘管在發明過程中使用AI系統，該指引重點關注於自然人，是否在發明過程中做出「實質或重大貢獻」（significant contribution，以下稱實質貢獻），而不僅僅是使用AI工具。否則即不符合專利保護的條件。雖然這些指引不具有拘束法院的約束力，但其為利益相關者提供框架，用於預測USPTO將如何考慮AI發揮作用的專利申請，並了解其在適用時的適用取向。

在界定什麼構成「實質貢獻」時，指引參考Pannu v. Iolab Corp.案(155 F.3d 1344, 1351(Fed. Cir. 1998))中使用的測試因素，來評估人類發明人資格的要素，USPTO因此制定幾項指導原則，來幫助申請人確定發明人的貢獻是否係實質或重大。於Pannu案中，二造係爭執系爭專利中誰才是發明人，被告Iolab質疑原告Pannu列為唯一之發明人身份不當，因為Link才是真正的發明人。CAFC認定，因為有證據認定Link也是實際的發明人，而Pannu也承認他和Link討論該項發明，且Link曾貢獻「鏡頭一體成形結構」(one-piece construction)的想法。

CAFC於該案指出，幾個人可以共同當發明人申請專利，即使：(1) 他們沒有一起或同時實際工作；(2) 每個人沒有做出相同類型或數量的貢獻；(3) 每個人各別對專利中每個請求項標的沒有做出貢獻。反之，共同發明者所需要的只是：(1) 以某種實質的方式，對發明的構思或付諸實施(reduction to practice)有做出貢獻，(2) 對所請求保護的發明，作出品質上非無足輕重 (not insignificant in quality)的貢獻，當該貢獻是根據整個發明維度來衡量時，並且(3) 不僅僅只是向真正發明人解釋眾所周知的概念或當前的技術狀態(current state of the art)。因此，CAFC認定Link是共同發明人。

USPTO指引之指導原則
準此，USPTO制定幾項非耗盡式的指導原則，協助申請人了解Pannu因素在AI輔助發明中之應用，以及釐清發明人的貢獻是否係實質重大，這些原則目的在確保AI輔助發明的發明人身分問題能正確處理，同時重申人類的聰明才智仍然是可專利發明的核心，承認AI在發明過程中的支持作用，並保持專利制度的完整性和公平性。

發明人資格遵循Pannu因素
首先，專利申請和專利中，不得列出任何非自然人作為發明人或共同發明人，即使AI系統在所申請的發明創造中，多麼有價值並發揮關鍵作用亦然。而自然人使用AI系統（或其他先進工具），只要其對所請求保護的發明做出實質貢獻，依Pannu因素即得作為發明人或共同發明人。

因此，根據Pannu因素USPTO認為，自然人在使用AI系統創造發明時，雖有AI輔助也一樣必須對發明中每個被命名的發明人，在以下三方面對做出實質貢獻：
1. 對構思或實施的實質貢獻：發明人必須以某種顯著方式，對發明的構思或付諸實施做出顯著貢獻。
2. 當根據整個發明的維度與規模，來衡量並與整個發明的重要性相比時，發明人對所申請保護發明的貢獻品質，必須具備一定程度而非微不足道。
3. 不能僅僅是向真正的發明人，解釋眾所周知之概念，或當前技術狀態：發明人必須做出超過僅僅解釋已知概念或現有技術的貢獻。
未滿足以上的因素，將被排除作為發明人或共同發明人的資格。

應注意的，Pannu因素分析的重點在於自然人的貢獻。共同發明人可以共同申請專利，即使每個人沒有做出相同類型或數量的貢獻，或者每個人未對專利的每一個請求項做出貢獻。這些原則確保發明的核心創意來自於自然人，而不只是依賴於AI系統，以保持專利制度固有的完整性和公平性。

僅僅單純使用AI系統或付諸實施
僅僅「認知」或「體會」一個問題而向AI系統提出，或只有一個總體目標或擬追求的研究計劃去提示AI，甚或是只認識到AI系統的輸出具創造性（特別是對普通技術人員(ordinary skill)來說顯而易見時），這些都並未能達到發明構想的水平，不足以讓該自然人被認定為AI輸出結果的「發明人」。必須是獲取AI系統的輸出具創造性，並對其做出實質貢獻者（或使用其進行成功的實驗）才可能是。

換言之，僅單純使用AI系統，提出簡單問題由其輸出結果，不足以構成實質貢獻，無從讓該自然人被認為係該結果的「發明人」，這樣並未達到專利法中發明構想要求的水平。因為，發明的構思，是指對發明進行從初步發展到最終具決定性的創意工作；尤其是，發明人資格不能僅限於想法的提出，還必須包括對這些想法的具體實踐應用，而這些構思和具體實踐的貢獻，必須是由自然人來完成，而非得以獨立之AI系統來取代。

反之，自然人使用AI系統仍可以有其貢獻，特別是針對特定問題，在提示之建置過程中以該人之專業知識構思、或判斷和選擇去設計、建構對AI系統之提示，透過迭代優化逐漸從AI系統中引出特定之解決方案時，該具體解決問題之提示可能被視為具有實質貢獻（請參考「USPTO就生成式AI發明人資格認定之二個範例」）。值得注意的是，這與著作權局的立場不同，該局認為自然人將提示輸入AI系統，即使這些提示本身具有創造性，並透過迭代過程進行調整，通常也不足以讓自然人聲稱自己是生成輸出結果的作者。

總之，單純僅將發明付諸實施，並不足以對提升發明人層面的水平做出實質貢獻。因此，不能簡單地採用AI系統輸出結果，而其效用對於本領域普通技術人員來說是顯而易見的，即得主張自己是發明人。反之，如果一個人對AI系統的輸出，做出實質貢獻而創造出一項發明，則其可能成為適當的發明人。

基本組成建構之貢獻
另值得注意的是，即使沒有參與發明中的每個步驟，但如該自然人開發出一項「基本組成建構」(essential building block) [5]，而從其中衍生出擬請求保護之發明時，儘管其並未參與導致發明構思的每項活動，仍可能被認為對請求保護發明已提供「實質貢獻」。因此，為特定目的建制AI系統，將其應用產生輸出結果的人，可能被視為是該系統的發明人，但前提是該AI系統的設計、建構或訓練，對系統所創造出之發明的確做出實質貢獻。最後，一個人僅僅擁有或監督用於創造發明的一項AI系統本身，並不足以使其有資格成為發明人，除非其對發明的構思做出實質貢獻。

每個請求項必須由至少一名自然人所發明
指引指出，雖然一名發明人，無需對專利或申請中的每個請求項做出貢獻，但每個請求項必須由至少一名發明人所發明。換句話說，對專利中的每個請求項都能歸於由一位人類發明人做出實質貢獻。因此，在涉及由AI輔助的一名或多名人類發明人的申請中，必須將Pannu因素應用於每個請求項，以確定每位人類發明人，都對每個請求項做出實質貢獻。該指引警告說，鑑於在發明創造過程中使用AI系統越來越多，申請人應格外小心以確保這一點。

實質貢獻之逐一請求項和個案測試
指引另指出，確定一個人對AI輔助發明的貢獻，是否「實質或重大」可能很難確定，並且「沒有明確的測試」，但在某些情況下，針對特定問題設計、建構或訓練AI系統，以得出特定解決方案的人可被列為發明人，其中設計、建構或訓練AI，對發明人創造的發明應做出實質貢獻。指引強調所謂之實質或重大貢獻，應在逐一請求項和逐一個案基礎(claim-by-claim & case-by-case basis)上做出，每種情況下都根據其相關事實認定。因此，其間之任何灰色地帶將由法院和USPTO決定。同時，為AI輔助發明尋求專利保護的發明人，應在發明過程中基於逐一專利請求項，仔細記錄由人類所做出的貢獻，包括：
1. 所使用的技術，以及針對特定問題設計、建構或訓練AI系統的程度，以及其性質和細節；
2. 所採取的步驟，包括概述要解決的具體問題或要實現的結果的提示、AI系統的輸出、後續實驗和輸出的細化（包括進一步提示或獨立實驗）。

小結
USPTO於2024年5月才截止開放徵求意見，在重新審視回饋後，可能還會有些變化或發佈一些相關後續。然而無論如何，其所揭示的指導原則，基本上仍屬不確定之專利法概念，譬如，究竟何種指令提示可達到所謂實質貢獻的高度？何種提示僅是單純詢問而不得構成？這些都必須從個案中具體認定，因此指令後續發展，勢必將累積實務上個案後才有辦法再調整。儘管如此，USPTO就生成式AI發明人資格認定，特地撰擬了二個虛構之範例，供業界參考（詳見「USPTO就生成式AI發明人資格認定之二個範例」所述）。

再者，既然USPTO迄未強制要求有使用AI者必須全部和盤托出，因此實務上可能很多業者就隱晦不談，因為畢竟在AI黑盒子運作下，人類投入部分如何才構成實質貢獻不見得說得清。理論上，USPTO在審核的過程中，對其所質疑的部分固可要求申請人解釋，而這又要看審查委員的功力。再不然，戰場將可能往後延伸到發生實際訴訟時，透過證據開示程序，才有辦法要求專利權人將其發明申請過程中，究竟有無以及哪部分使用到AI予以釐清，來檢驗人類的實質貢獻，姑且拭目以待。(6055字; 圖1)
 
作者資訊：
陳家駿律師  台灣資訊智慧財產權協會理事長 

註解：
[1] USPTO局長應「在該命令發布之日起120天內，向USPTO專利審查員和申請人發布有關發明人資格(inventorship)、和在發明過程中使用AI（包括生成式AI）的指導，包括例示說明AI系統在發明過程中扮演的不同角色，以及在例示中應如何分析發明人資格問題。」
[2] Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1211 (Fed. Cir. 2022). cert denied, 143 S. Ct. 1783 (2023). Stephen Thaler研發團隊，深信AI具有發明的能力，讓演算法由AI自己創造出兩個「發明」後取名為DABUS，為AI請纓到各國申請專利，甚至於申請文件上直接挑明，發明人是DABUS而非人類，迄今歐盟、美國、英國、澳洲、南非和我國等專利局皆已表態。
[3] 最高法院於Mohamad v. Palestinian Auth案中解釋，當用作名詞時，individual通常意味著一個人，這與一般日常用語中如何使用這個詞是一致的。因此最高法院裁定，在法規中使用「個人」一詞時指的是人類，除非國會「有某種跡象表明」打算進行不同的解讀，否則國會將「個人」理解為自然人。惟專利法中沒有任何內容表明，國會打算偏離設定默認值之含義(default meaning)。相反的，專利法的其他部分皆支持該法中的「個人」是指人類的結論。
[4] 指透過逐步增加獲得財產所有權的過程；將新的或附加元素合併到現有物件中，從而導致原始屬性的特徵發生變化；併入可透過多種方式實現，如自然成長、勞動力或財產改進。在物權法中，併入原則通常規定原始財產的所有者，成為對該財產進行添加或改進的所有人。

 
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