專利優先權日晚於被控產品公開日超過一年，專利蟑螂ZT IP空殼公司未賠償被告VMware訴訟律師費
科技產業資訊室 - 君沉吟 發表於 2024年5月14日
圖、專利優先權日晚於被控產品公開日超過一年，專利蟑螂ZT IP空殼公司未賠償被告VMware訴訟律師費
2023年2月，德州北區聯邦法院作出判決，部分理由是原告ZT IP, LLC 所主張專利的優先權日晚於被告VMware被控侵權產品公開日超過一年，法院因此認為ZT IP LLC v. VMware Inc (3:22-cv-00970) 專利訴訟係屬於案情特殊的訴訟案，並命令原告ZT IP必需賠償被告VMware律師費約92000美元。
但截至2023年8月，ZT IP並未支付VMware任何律師費賠償，VMware稍後又花了數萬美元律師費嘗試追討ZT IP所積欠律師費賠償，提出判決後證據開示 (post-judgment discovery) 與「修改判決並加入應負責賠償的其他各方 (如：ZT IP 投資者與訴訟律師事務所)」的動議 (motions to amend the judgment and to join additional parties)。不過到了2023 年12 月，VMware可能評估收到相關律師費賠償金的機會低，故撤回上述動議。
I、法院判定此訴訟案為案情特殊訴訟案 (Exceptional Case)
法院判定此訴訟案為案情特殊訴訟案，背景事實包括：
(1) 2022年5月2日：原告ZT IP於提起訴訟，
(2) 6月1日：雙方進行首次會議，被告VMware公司法務在會中提醒 ZT IP，被控侵權產品ESX Server version 1.5 ("ESX 1.5") 及其使用者手冊的公開發表日是2002年5月13日，而原告所主張侵權專利USP# 7647583的優先權日是2003年5月20日，因此原告所主張被侵權的 '583 專利的優先權日晚於被控侵權產品ESX 1.5公開日超過一年以上。VMware公司法務提供了顯示被控產品公開發表日期的文件 (及公開網頁連結)。
(3) 截至6月13日：ZT IP缺席雙方後續會議，在此期間，VMware公司法務兩次致函ZT IP，再次告知被控侵權產品ESX 1.5發表日相關的公開資訊，並強調 ZT IP缺乏合理善意基礎來提出專利侵權訴訟。若ZT IP不撤回此訴訟，則VMware將追索因此所衍生的相關訴訟費用。
(4) 6月21日：VMware 向ZT IP提供了民事訴訟第 11 條動議 (Rule 11 motion) 草稿。7月8日：VMware提出撤回訴訟動議，ZT均未作任何回應。
(5) 7月13日：VMware要求在提交第11條動議前，雙方進行會面和協商，雙方同意於7月18日進行協商。於雙方通話結束後不到三十分鐘，ZT IP就撤回訴訟。
德州北區聯邦法院認為：VMware向ZTI P提供所有資訊後，原告ZT IP應該能迅速理解到沒有基礎可尋求專利侵權賠償，並且應該在雙方花費不必要的訴訟費用前放棄訴訟。 ZT IP不需要花費幾週的時間就能意識到VMware所揭露資訊的真實性。最後一次電話會議與 ZT IP 提交撤回訴訟申請之間僅相隔半小時，凸顯了該判斷的簡單性。ZT IP不需要迴避對被告VMware主張的回應。ZT IP 需要進行充分的訴訟前調查，並在意識到其調查不充分時認真採取行動。法院不要求訴狀的完善，但要求當事人勤勉盡責。
德州北區聯邦法院因此命令ZT IP, LLC必需在該判決下達後30天內，賠償VMware因延遲撤訴期間的律師費92,130.35 美元。
但截至2023年8月，ZT IP並未支付VMware任何律師費賠償，VMware提出判決後證據開示調查結果，顯示ZT IP只是一家空殼公司，公司名下財產只有7篇專利和現金US$175，公司成立後只收受過US$5400資金，也未支出任何款項來取得這7篇專利。
VMware提出了修改判決並加入其他應負責公司/個人的動議，包括上兩層母公司：
(1) Dynamic IP Deals LLC（d/ b/a DynaIP）、Pueblo Nuevo LLC及其負責人Carlos Gorrichategui，
(2) Entente IP, LLC 及其負責人 David Ghorbanpoor，以及
(3) 訴訟律師Ramey LLP 及其負責人William P. Ramey III。
不過，到了2023 年12 月，在花了數萬美元律師費試圖收取ZT IP 所積欠的賠償後，VMware撤回上述動議，避免再投資更多訴訟費用。
結語
美國專利侵權訴訟陪審團多會判給極高的侵權損害賠償、原告可享有豐富的訴訟資金融資、被告防禦訴訟的律師費成本極高、有著傾向對原告有利的審判地點、和寬鬆的訴訟案立案標準，諸多因素導致專利侵權訴訟變成經濟規模極大的美國特殊產業，每年會發生3000到4000起美國專利侵權訴訟。
但絕大部分的美國專利侵權訴訟，最後都不會進入最後的開庭審判階段 (trial)，而是在訴訟過程中達成和解。其中部分原因是：許多專利蟑螂運作係採用「提告後迅速和解」(file-and-settle) 模式，每年發送上千封專利侵權/要求支付授權金的警告信函，每年提出上百件專利侵害訴訟，然後要求被告支付遠低於訴訟費用的和解金 (通常會少於5萬美元)，來尋求快速和解結束訴訟案，將有限資源轉向提起下一件專利侵權訴訟。如果這種「提告後迅速和解」模式運作走向極端，極可能會違反律師職業道德和法院規則，例如合理的訴前調查、盡職調查以及禁止提起無意義訴訟等規則。
本案訴訟律師威廉雷米William Ramey曾名列酒後駕車訴訟案的辯護律師排行榜，後來搬到德州韋科，開始進行大量專利侵權訴訟。於2022年，他就在德州提起超過300件專利侵權訴訟。他代表提起訴訟的原告公司包括 AML IP LLC、Authwallet LLC、Cybersoft IP LLC 和 PacSec3, LLC 等，每家公司都對數十名或更多被告提起訴訟。這種提起大量專利侵權訴訟的做法，使得提交的訴狀文件中頻繁出現嚴重未經校對的筆誤或無法支持的專利侵權比對圖表 (claim chart)，例如不正確的專利號和明顯的剪貼複製貼上引起的錯誤；導致不同訴訟案中的多位承審法官對威廉律師處以因缺乏訴前調查的制裁。
如此採用「提告後迅速和解」(file-and-settle)模式的專利蟑螂，不僅導致外國廠商在美國市場銷售產品時，所需提列的訴訟風險成本倍增；同時也對美國本土的不熟悉專利訴訟的中小企業，或資金有限的新創公司構成嚴重的干擾。(2053字；圖6)
參考資料：
ZT IP LLC v. VMware Inc (3:22-cv-00970), Court Listener.
You Can’t Get Blood from a Stone, RPX Empower, April 19, 2024.
With frivolous NPE patent suits clogging courts, counsel’s diligence and ethics suffer, Patent Progress, November 15, 2022.
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