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USITC判定台積電未取得Daedalus Prime訴訟相關專利的授權,雙方和解結束相關訴訟

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科技產業資訊室 - 君沉吟 發表於 2024年2月6日
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圖、USITC判定台積電未取得Daedalus Prime訴訟相關專利的授權,雙方和解結束相關訴訟

如本網站先前報導依據移轉自Intel的半導體專利,Daedalus Prime控告台積電侵權,專利蟑螂Daedalus Prime分別於於2022年9月、2023年6月,向美國東德州聯邦地方法院與國際貿易調查委員會(USITC) 提起地院訴訟2:22-cv-003522:23-cv-00299與337調查請求#337-1336,主張台積電所製造並進口美國販售的積體電路產品,侵害其所擁有的多件半導體相關專利。

因應上述訴訟,台積電於2022年12月30日在德拉瓦州提起確認之訴 (declaratory judgment),要求法院確認:在Intel把相關專利所有權讓渡給Daedalus Prime之前,台積電與Intel於2022年5月簽署LOT交互授權合約,台積電已經取得上述訴訟相關專利的授權。


USITC 判定台積電並未取得 Daedalus Prime 訴訟相關專利的授權

遺憾地,USITC於2023年7月17日做出 #49判決,初步判定同意投訴人Daedalus Prime 「針對訴訟專利,台積電並未取得授權」 即決判定的動議,並且否定台積電 「基於已經取得的授權,主張非侵權」 即決判定的動議。

 
 
  1. 法院 #49 判決中背景事實段落,討論下列文件與事實:
A文件: Intel與Daedalus於2021年4月21日簽署的專利合約。
B文件: 基於保密因素,B文件名稱被刪除。
C文件: Intel與Daedalus於2022年6月3日簽署的專利讓渡合約。
D事實: Intel與Daedalus於2021年4月至2022年6月之間的相關行為。

惟可從台積電遞交的其他法院訴訟文件,合理推論B文件是 「Intel與台積電於2022年5月5日簽署的LOT交互授權合約」。
 
 
  1. 上述C文件的部分前言與讓渡條款文字部分被引述在該判決中:
 
 
  1. 關於D事實,Intel與Daedalus於2021年4月至2022年6月之間的行為:
2020~2021年期間,為了處理訴訟專利和其他A合約所列讓渡專利的申請程序,兩位專利代理人先後向USPTO遞交委任狀 (power of attorney) 和其他書狀,聲稱Intel是該些專利的所有權人。Daedalus則主張,相關專利於2020~2021年期間的申請程序活動並無法用來佐證Intel擁有該些專利,雙方意欲於付款時就移轉訴訟專利。
 
  1. 法院 #49 判決頁尾註解揭露的部分相關文件如下
 

Daedalus於2021年4月27日之前,Gomez先生已經代表Daedalus會簽簡短形式的專利讓渡合約 (Short-Form Assignment)。筆者推論所謂簽簡短形式的專利讓渡合約,意指提供給USPTO辦理移轉登記,會被揭露在USPTO Assignment資料庫的簡短形式讓渡合約,僅簡要列出轉移專利所有權相關的合約條款,而會省略隱匿雙方較機密的交易細節安排。

以訴訟專利USP# 11251281讓渡紀錄截圖說明,點選See documents for details右方連結後就可以看到2021年4月26日生效的簡短形式的專利讓渡合約,部分截圖如下--只有6項條款,未揭露價金及其他敏感交易細節.

 
 
 
  1. 將上述相關事實整理成時間軸如下:
 

需注意,其中 (1) Intel_Daedalus簡短版專利讓渡合約雖然在2021年4月便已經簽署,但推遲至2023年2月才向美國專利商標局辦理登記;且 (2) 2022年6月之前,相關專利於申請案過程中所呈現的申請人仍然是Intel,因此外部第三人查閱美國專利商標局的官方登記文件,都只會看到專利的受讓人或申請人是Intel的資訊,Daedalus尚未出現在任何官方文件中。
 
  1. 法院認定:Daedlus依據2021年4月專利合約支付價金後,相關專利所有權移轉就已經生效

台積電主張:Daedalus返還已會簽的專利讓渡合約PAA副本給Intel是完成雙方於2021年4月簽署的專利合約,實現專利所有權轉讓的必要條件,因此直到2022年6月3日,Intel與Daedalus雙方才完成專利轉讓。
 

但法院認為:儘管合約解釋可能需要考慮事實,但Intel與Daedalus於2021年4月簽署的專利合約,並沒有含糊不清處,故只需要考慮合約的語言文字。據此法院判定:
  1. 「返還已會簽的專利讓渡合約副本」並非實現專利所有權轉讓的先決條件。
  2. 依據2021年4月專利合約,Daedalus支付相關價金後,相關專利所有權移轉就已經生效。
 
 
 
 台積電與 Daedalus Prime達成和解,結束相關專利訴訟 

USITC於2023年11月14日做出 #78判決,同意因為雙方達成和解而終止相關的337調查。對應的兩件地院訴訟案2:22-cv-003522:23-cv-00299,也在2023年11月1日結案。

 

USITC #78判決附件列出下列4項雙方提交的和解相關合約的公開版本;由此可知,於本訴訟案中,TSMC除了支付相關專利授權金外,也同時向Daedalus購入82個專利家族。
 
 
  1. Settlement and patent license agreement
  2. Patent purchase agreement
  3. Binding term sheet for settlement and patent license between Daedalus and TSMC
  4. Binding patent purchase term sheet between Daedalus Blue and TSMC

USITC #78判決附件的和解合約中,也列出多種排除態樣是在授權之外,明文排除不是台積電關係企業的第三人半導體代工廠、IC供應商、下游客戶;並排除不是台積電供應的產品。其中 「排除半導體晶圓廠」明文列出聯電和中芯半導體。
 
 

授權合約同時加上 「專利授權洗白限制 (No Patent Laundering)」,Daedalus嘗試運用各種條款,來限縮台積電此次取得的授權範圍擴大到第三人的半導體代工廠、IC供應商、下游客戶的模糊空間,也保留為Daedalus將來透過相關專利追索第三人的基礎。(1825字;圖15)


參考資料:
Inv. No. 337-1336, USITC
Daedalus Prime LLC v. Samsung Electronics CO., LTD. (2:22-cv-00352) , Court Listener.
Daedalus Prime LLC v. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (2:23-cv-00299)
NPE wielding Intel patents scores settlements with TSMC, Samsung, Iam news.



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