USPTO公布專利適格性修訂指南

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2019年1月16日

圖、USPTO公布專利適格性修訂指南

進入物聯網及AI人工智慧時代，許多產品與服務導入人工智慧、演算法、電腦運算、還有新興的商業方法，這類型專利申請到底該如何認定符合專利適格性議題。

2018年1月4日，美國專利商標局（USPTO）公布了針對《美國法典》第35編第101條中專利適格性（subject matter eligibility）的修訂指南以及將《美國法典》第35編第112條的規定應用於計算機實施的發明的指南。這兩份指導性文件於2019年1月7日正式生效。同時公布上述兩個指南文件的目的，主要在協助USPTO的審查員和專利行政法官提高審查工作的透明性、一致性以及可預測性。

依據「2019年專利適格性修訂指南 (2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)」指出，USPTO在專利審查員如何利用美國聯邦最高法院在Alice / Mayo案中採用的測試法的第一步，進行標的物(Subject Matter)確定專利權利要求是否屬於司法例外（包括自然規律、自然現象和抽象概念等），提出以下兩個重大改變：

一、首先，根據此前的司法判例，修訂後的指南對被法院確認為抽象概念的關鍵概念進行了摘取與整合(extracts and synthesizes)，並指出此類抽象概念，包含如下幾種特定的標的物(Subject Matter)：數學概念、組織人類活動的特定方法以及思維過程(mathematical concepts, certain methods of organizing human activity, and mental processes.)。
二、其次，該修訂指南還包括：判斷權利要求是否屬於司法例外的兩個階段測試法（two-prong inquiry）。
第一階段，專利審查員將會評估權利要求是否屬於司法例外。如果權利要求屬於司法例外的話，那麼專利審查員將會進入第二個測試階段。
第二階段，審查員將評估權利要求是否包含將上述確定的司法例外納入實際應用的其他要素。如果權利要求項既包含司法例外又沒有將該例外納入到實際應用中，則該權利要求指向司法例外。在這種情況下，審查員需要根據第二步Alice/Mayo測試法來開展進一步的分析。

依據《美國法典》第35編第112條規定在計算機實施發明中採用功能性限定權利要求 (Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. § 112)之審查指南，強調了與第112條規定有關的各種問題，尤其是與計算機實施的發明有關的問題。該指南描述了第112條（f）款中的「方法＋功能」原則（means-plus-function principles）、第112條（b）款中的權利要求語言的確定性以及第112條（a）款中的書面描述與可實施性（enablement）。

目前，USPTO正對這兩份文件所提及的問題向公眾徵求意見。公眾提交意見的截止日期為2019年3月8日。
第101節指南（連結）
第112節指南（連結）

歐洲專利局（EPO）方面
至於，歐盟為快速發展的人工智慧與機器學習技術制定出了可專利性的審查細則，歐洲專利局（EPO）於2018年11月1日確立審查指南並生效。根據這份審查指南，人工智慧和機器學習是根據計算模型和演算法來進行分類、聚類、回歸和降維等進行操作，例如神經網絡，遺傳算法，支持向量機，k均值，核回歸和判別分析。這些計算模型和算法本身俱有抽象的數學性質，而不管它們是否可以基於訓練數據“訓練”。因此，G-II，3.3中提供的指導通常也適用於這種計算模型和算法。也就是說，如果專利申請人所申請的人工智慧和機器學習技術發明不具備其他技術特徵，那麼此類專利客體就可能無法滿足EPO的相關規定（即發明應具有相關技術特徵）。

結語
從美國與歐盟公布的專利適格性審查指南來看，相較之下，美國USPTO比歐盟EPO審查細則說明得較清楚些。(765字；圖1)

參考資料：
U.S. Patent and Trademark Office announces revised guidance for determining subject matter eligibility USPTO also announces guidance for the application of Section 112 to computer-implemented inventions. USPTO, 2019/1/4.
歐洲專利局：人工智慧與機器學習專利審查指南已生效。科技產業資訊室(iKnow)，2018/11/15。

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