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專利工程師之職涯發展方向:(三)專利工程師之工作內容

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科技產業資訊室 (iKnow) - 陳志清 發表於 2018年2月26日

圖、專利工程師之工作內容
 
陳志清
現職:執業律師、專利師
曾任:上市電子公司法務暨智權部門最高主管、資深專利經理、律師、專利師
曾任:企業「研發部門專利工程師」、並身為發明人獲得近百件各國核准專利
曾任:法律事務所、專利商標事務所之專利工程師
2018/02/10
 
繼前二篇系列文章講述專利工程師位於企業與事務所之組織與層級後,本篇文章筆者將對於專利工程師之內容再做更進一步地介紹,並且將其差異分點進行比較,最末還帶大家思考一個問題,希望這樣可以讓讀者對這個職位的工作內容有進一步地認識與體會。
 
三、企業專利工程師與事務所專利工程師之工作內容
 
在瞭解了上述企業與事務所內智權或專利部門的可能組織架構後,接著筆者要介紹該二大類專利工程師的工作內容。身為一個「企業專利工程師」所需進行的工作內容,依筆者個人經驗,可包括至少但不限於以下各項:
 
(一)教育訓練
例如智權或專利部門內部之教育訓練-用以對各項新興議題、或是相關法規之更新、或是實務見解與判決有所研究與深入瞭解,以培養團隊的專業度;以及負責對企業內其他各部門之專業教育訓練,包含如何進行專利申請、如何配合處理專利爭議案等。
 
(二)專利申請
例如需與企業內發明人進行技術內容訪談、進行專利前案檢索、與外部專利事務所聯繫與安排面談、專利說明書與申請專利範圍校稿與討論、處理申請後的後續答辯事宜等;然亦有極少數企業會自行培養為數不少的企業專利工程師來自己撰寫專利說明書與申請專利範圍、自己進行專利申請與日後控管、並自己處理後續的Prosecution等活動,但這點筆者個人覺得是較不建議的做法且存在著專業上與管理上的風險,而亦有專家也與筆者持一樣的看法[備註1],頗值得深思。
 
(三)專利管理
需要進行智權或專利管理的範圍就可說是相當地廣泛,例如舉凡專利的是否領證與維持、專利權買賣[備註2]、專利權查核[備註3]、日常的Business運作與智權或專利該如何來進行結合、以及最近很熱門的議題-日後該如何來進行「專利運營」等,很多面向都需要細緻處理,在在都需要有著高度智慧與不同的思考模式。
 
(四)專利爭議
此時可能會包含由內對外、或是由外對內的各項活動,例如專利談判-如何來與「未實施專利實體」(NPE)進行周旋[備註4]、或是處理相關專利訴訟[備註5][備註6]時所需要注意的各個事項、以及訴訟管理等龐雜事宜,這些都有著很多細節「眉角」需要多加留意。
 
企業專利工程師每天將會周旋於這些工作內容之間,而這些工作內容項目並無順序、無一定工作份量、或並無絕對的重要性可區分,有時還必須處理比較複雜的人事與部門之間的溝通問題,例如像一位同道曾經說過的:「敵人存在於企業的內部。」故專利工程師永遠都需要進行多方面的溝通。若不是像比較有規模的智權或專利部門有細部區分其工作內容的話,則一般的企業專利工程師對上述每項工作皆須處理,因此也得練就一個十八般武藝樣樣精通的本領。
 
此外,若是身處於「研發部門專利工程師」[備註7]這項特殊之職務時,由於性質上需更貼近研發單位或其服務的相關事業單位,故其工作內容可能包含有:(一)智慧財產權的學習與教育、(二)申請保護策略的相關議題、(三)建置專利資料庫系統、(四)建置專利資訊網站、(五)專利確認(Recognition)、(六)侵權案例研讀(Infringement Case Study)、(七)專利授權與專利訴訟等,關於各個部分的詳細內容還請參考拙著,在此不再贅述。
 
而若是身為「事務所專利工程師」時,其工作內容很可能會單純許多,但也是要看該事務所的工作內容或型態而定,依筆者個人經驗,其可能包括但不限於以下各項內容:
 
(一)若是位處於一般的專利(商標)事務所,則處理的是與企業專利工程師對接的專利申請工作,此時除了與企業內的發明人訪談以明確瞭解其技術內容外,一般皆不再進行專利前案檢索工作,而是直接開始進行專利說明書與申請專利範圍的撰寫工作,之後再與發明人及企業專利工程師討論相關撰寫內容之合適性與申請專利範圍是否適當等,若一切就緒後就提出專利申請。等到後續收到官方核駁(Office Action,OA)時,事務所專利工程師再與企業專利工程師、發明人進行討論,該如何來進行答辯以取得合適的保護範圍,並完成答辯意見書送交至智慧財產局、或是其國外之複代理人處提交至官方答辯。此時,專利說明書與申請專利範圍的撰寫為其專業所在,故必須要能撰寫出優質的專利、提供出良好的答辯建議,以及能夠適時地為企業客戶提供出專業意見。
 
(二)若是位處於法律事務所,或是與法律事務所配合的事務所專利工程師,所處理的內容就有可能是與企業專利工程師對接的專利爭議處理工作,此時除了與企業專利工程師詳細討論案情之外,並需與法律事務所的律師進行配合,因為大部分的律師皆無理工或技術背景,故需能夠讓該律師瞭解系爭專利爭議案或訴訟案的相關專利及、技術內容及系爭產品或服務等,此時,事務所專利工程師最好具有一些法律的相關知識以利該事務的處理。相似地,事務所專利工程師也可能必須處理專利申請案後續的行政爭訟等程序,此時,也需要具有些法律知識以利這方面的事宜順利處理。
 
(三)若是事務所專利工程師位處於一「綜合型事務所」內,如與創投部門等不同業務結合者,則有可能必須與其單位之業務相配合,例如需要評估其欲投資之新創公司的技術評價與未來性如何等,並有可能為其進行專利檢索、專利申請或進行「實施自由度」(Freedom To Operate,FTO)之調查等。另外,也可能會搭配智權或專利顧問等業務,用以協助企業內部進行一些教育訓練、專利管理或提供智權諮詢服務等不同業務之需求,這些有一部分也類似於其他專利服務公司所提供的業務,就不在本文章探討範圍之內。
 
一般來說,事務所專利工程師的工作內容會比較偏向於高度專業性,若有時還不需要與企業客戶進行聯繫或討論的話,相對來說所處理的工作內容就會比企業專利工程師較單純許多,僅需要顧好所撰寫的專利申請、答辯案件的品質等,企業客戶能夠滿意其所提供的服務內容即可達成任務。對於需要處理專利爭議案件或爭訟案件的事務所專利工程師雖然工作內容會稍微複雜一些,仍然是具有高度專業性,但僅需與企業客戶配合,達成所交付的任務即可,亦是相對單純的工作內容。
 
圖、智慧財產案件審理行政程序

 
請參考上圖為智慧財產法院網站所公布的「智慧財產案件」[備註8]示意圖,筆者利用此圖自行再加上企業與事務所於處理這些案件時的相對關係。如圖上右邊處即為處理行政爭訟案件,此時企業為專利申請人/專利舉發人,係透過專利事務所進行專利申請/專利舉發,若有後續的訴願與行政訴訟案件則再透過專利事務所進一步處理以設法取得專利權/撤銷該專利權,此時企業專利工程師與事務所專利工程師就要多次進行溝通以順利達成任務。如圖上左邊處則為處理專利民事訴訟案件時,通常會有原、被告兩造-企業1與企業2,分別會委任-事務所1與事務所2,也有可能再分別委任其他的外部單位尋求協助,訴訟兩造所委任的律師或專利師則在法庭上進行激烈攻防,此時企業專利工程師與事務所專利工程師亦要多次進行技術與訴訟策略上的溝通以順利達成任務,設法取得訴訟上的真正實質勝利。
 
四、工作內容之異同
 
近年來網站上與各新聞媒體很流行利用「懶人包」來做說明,筆者在這裡也利用懶人包方式來整理出六項企業專利工程師與事務所專利工程師工作內容的相同與相異之處來進行比較,讓讀者可快速有個感覺。當然,另外還有許多差異點可再列出來進行比較與詳細討論,但礙於篇幅筆者就不在此一一詳列。
 
(一)日常事務:
企業專利工程師所處理的日常事務稍嫌繁雜,企業內部跨部門事務協調、行政事務等都需進行打點;相對來說,事務所專利工程師所處裡的日常事務就相對較單純,提供出讓企業客戶滿意的專業服務為最高指導原則,此點如前所述自明。
 
(二)產品技術:
企業專利工程師對於企業內相關的產品或服務、及其相關技術必須達到專精的程度,甚至對於競爭對手的產品或服務與技術亦要熟悉;相對來說,由於事務所專利工程師一般需要配合的企業客戶範圍甚廣,所涉獵的技術領域就較廣、但不容易深入,除非是專利工程師個人的專長所及、或特別進行過鑽研、或是透過大量處理相同或類似客戶的技術案件才可能熟悉該項技術領域,此點有著很明顯的差別,也正是所謂「術業有專攻」。
 
(三)法規與實務:
企業專利工程師對於法規與實務的鑽研與精進程度,說實話要求度沒有太高,僅需要最低程度能夠處理好日常工作所需即可,其他的專業事項處理或建議可以適度地委外或尋求諮詢即可,也就因為如此,有些企業專利工程師的確在專業程度上大打折扣,但有可能是因為本身工作內容太瑣碎繁雜所造成、但也有可能是因為沒有迫切需求而心態上鬆懈,此點身為從業人員還必須有所警惕;相對來說,事務所專利工程師對於基本的專業度、法規與實務的變革等都需要精研與熟悉,需要能夠快速地回答企業客戶的問題、或是找出相關答案,如此才能夠提供給企業客戶較好的服務、品質與建議等,但若長期遇到較不特別要求的客戶或是自我心態鬆懈下來,其專業度仍有可能打折。
 
(四)作業方式:
企業專利工程師的作業方式視情況需常常與各單位進行配合,例如與研發單位一起處理專利申請案、分析技術等,與法務部門配合一起處理專利爭議案或訴訟案等,跨部門的溝通與協調不能少;相對來說,事務所專利工程師的作業方式係較為獨立作業的方式,若是已經相當成熟、經驗豐富的專利工程師,甚至有可能獨立與企業客戶溝通、完成案件等,僅少部分需與其他人再做配合,係一獨立性很強的工作內容。
 
(五)面對客群:
企業專利工程師所面對的客戶群就是企業內部人員,可能包括:企業的事業部門、或管理階層人員等,層面較廣故其複雜度應該可以預期;相對來說,事務所專利工程師所面對的客戶群即是其外部的企業客戶,可能會面對其發明人及企業專利工程師,因此,將客群認定清楚即可方便規劃出作業方向。
 
(六)思考方向:
企業專利工程師於處理事情時的思考方向原則上來說應該是其客戶、也就是企業的最大利益,設法幫企業爭取到各種有利的條件或結果;相對來說,事務所專利工程師於處理事情時的思考方向原則上來說應該就是其企業客戶的最大利益,由於係受人委任處理案件,故能夠優先處理好企業客戶的案件跟滿足其需求應該是很重要的。
 
五、其他
 
至於這二大類專利工程師的其他職業特性,例如:工作條件、目前就業情況、訓練資格及升遷、薪資收入、前景與展望等,或許就請讀者直接參考中華民國勞動部(前身為行政院勞工委員會)所發表文章「專利工程師」[備註9]的內容,其內已經有進行詳細的描述,筆者在此就不再贅述。
 
此外,筆者還想帶大家一起進行類似狀況之思考,除了企業專利工程師與事務所專利工程師這樣的對比常常會有人產生疑問之外,其實大家也可以一起思考以下問題:(一)企業「專利師」(Patent Attorney)與事務所「專利師」間之異同與其價值所在;(二)企業「法務人員」與事務所「法務人員」間之異同與其價值所在;(三)企業「律師」(Attorney-at-Law)與事務所「律師」間之異同與其價值所在。我想大家或許也都可以講出一些不同的答案與差異點,這些就會是值得讀者一起去努力或規劃的地方。(5950字;圖2)
 
備註
 
1. 「技術,藝術 or 魔術? 優質專利的養成之路」,徐振康美國專利律師,2017年10月20日演講,「2017優化專利布局.厚實產業技術研討會」。
2. 「專利權買賣之初探」,陳志清著,2011年04月,專利師公會季刊第五期。
3. 「企業進行智慧財產權查核(IP Due Diligence)之注意事項-以專利權查核為例」,陳志清著,2016年10月,廣流智權評析第35期。
4. 「企業與未實施專利實體(NPE)之互動關係及因應策略(上)、(下)」,陳志清著,2010年07月及2010年10月,專利師公會季刊第二期及第三期。
5. 「美國專利訴訟判決研讀之時機與建議事項」,陳志清著,2015年12月,廣流智權評析第30期。
6. 「於進行申請專利範圍解讀(Claim Construction)時,爭議性術語(Disputed Terms)該如何進行挑選?」,陳志清著,2018年02月,廣流智權評析第43期。
7. 「研發部門專利工程師」,陳志清著,2001年06月,經濟部九十學年度「培訓科技背景跨領域高級人才計畫」-「智慧財產權、技術移轉、投資評估科技管理研習班」。
8. 請參考「智慧財產案件」,智慧財產法院,網址:http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=100031(最後訪問日期:2018/02/06)。
9. 詳「專利工程師」文章,中華民國勞動部,網址:https://www.mol.gov.tw/media/1380905/bb42.pdf(最後訪問日期:2018/02/06)。
 

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