抽象概念不具101條可專利性：RecogniCorp v. Nintendo
科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2017年5月11日
圖一：Nintendo Mii（來源：任天堂官網）
從RecogniCorp v. Nintendo案來看，若一項發明結合多種抽象概念，並不會使其具101條可專利性。
依據美專利法第101 條（35 U.S.C. § 101）說明：「任何人士發明或發現一新穎而具實效之方法、機器、製品或組合，或新穎而具實效之改良成果，皆可獲得專利。」對此，美國聯邦最高法院建立了自然法則（laws of nature）、自然現象（natural phenomena）與抽象概念（abstract ideas）為不可專利標的之認定原則，以避免作為創新建構基礎之基本科學原理、概念或商業施作方法受到專利壟斷，而阻礙創新活動。
自最高法院於2014年Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.（134 S. Ct. 2347, 2355, 2014）案判決中，裁定將前述抽象概念等單純應用至電腦之發明概念，不具101條可專利性。該案判決，說明一項發明標的是否具可專利性，主要透過2012年Mayo Collaborative Services. V. Prometheus Laboratories, Inc （132 S. Ct. 1289, 1298）建立的兩步驟分析方法來判定：
（一）判定系爭專利是否涉及任何自然法則、自然現象或抽象概念；
（二）判定前述專利中是否存在足以確保整體專利成果「顯著大於」前述不可專利標的之發明概念（an inventive concept sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the ineligible concept itself），並可將所涉自然法則或抽象概念等，轉化為一可專利標的。
2017年4月28日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）發布RecogniCorp, LLC v. Nintendo Co., Ltd.（2016-1499）上訴案合議庭判決，維持一審結果，裁定原告專利授權公司RecogniCorp持有的美國專利編號8,005,303，因發明標的涉及抽象概念而無效。
一、本案概述
303專利名稱為「用於影像資料編碼與解碼的方法與裝置」（Method and apparatus for encoding/decoding image data），專利發明主張一種使用複數圖像檔案，來建構臉部圖像的方法和裝置，其中使用一數學公式介面，對多種格式類別的圖像檔案進行編碼來傳輸圖像，並在接收時對圖像進行解碼。
美國一家專利授權公司RecogniCorp，2011年控告日本遊戲大廠任天堂Wii遊戲機中的大頭圖像軟體程式Mii（參見圖一）允許使用者自行選用臉部特徵（如眼睛、眉毛、鼻子等）來建立個人帳號大頭圖像，故侵犯前述專利，並要求侵權賠償。本案背景及訴訟當事人資訊，可參考產業資訊室文章「專利授權公司RecogniCorp控告任天堂Wii專利侵權」：
（http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2012/pclass_12_A011.htm）。
一審中，奧勒岡州聯邦地方法院簡易判決認定303專利因涉及圖像檔案「編碼及解碼」此一抽象概念而無效，RecogniCorp選擇上訴。CAFC合議庭依據2014年最高法院Alice案判決所述兩步驟分析方法，認為：
（一）第一步驟分析結果，303專利所主張之圖像檔案解編碼方法，實際上僅為使用一種數學公式，加上電腦計算機做為實施工具，來進行一般編解碼動作以及圖像檔案格式轉換，而編解碼此一動作，已長期存在並普遍使用於資訊傳輸上，就好比摩斯代碼、餐廳裡使用餐點代號系統來點餐、以及美國獨立戰爭英雄Paul Revere "One if by land, two if by sea" 典故（教堂上掛一盞燈表示英軍從陸上，兩盞燈表示從海上攻來）情形一樣。
（二）數學公式也是抽象概念，將一個抽象概念（數學公式）套用在另一個抽象概念（編解碼動作）上，並不會改變或去除其抽象本質；
（三）第二步驟分析結果，303專利請求項內容，僅由編解碼數學公式、技術方案前及方案後的常態性活動所組成，來執行將圖像檔案由A格式轉換為B格式之動作，並非一功效或技術改良成果，故缺乏能將抽象概念轉化為可專利標的的發明概念（inventive concept）。
合議庭並注意到，303專利，事實上並未強調必須使用電腦來實施編解碼此一抽象概念。例如請求項1內容（透過使用一種數學公式介面，將圖像代碼指配給圖像，並依據前述代碼來重製圖像）也是可以透過口頭或電話等方式來實施，直到請求項36內容才說明可將前述抽象概念直接套用在電腦上，但這等於直接承認其違反Alice案所述原則。
二、評析
本案判決重點，在於多個抽象概念相互結合，例如運用數學公式來執行一種抽象概念，並不會有負負得正的效果，並不會改變或去除其抽象本質，進而使專利發明通過Alice第一步驟分析。 此情形下，專利發明是否存在足以轉化抽象概念之額外發明概念，將成為關鍵所在。
反之，若在某項裝置或方法過程中使用一數學公式，來執行某實質概念或功能，則可以視為可專利性標的。(1502字；圖1)
參考資料
RecogniCorp, LLC v. Nintendo Co., Ltd.（2016-1499）
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