專利共同發明人資格認定訴訟：University of Utah v. MIT、MPG et al.

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2017年4月14日

本案討論了兩項重要議題，包括（一）專利共同發明人資格之認定；（二）美國聯邦地方法院如何裁量美國專利法285條（35 U.S.C. § 285）合理律師費議題。其中要點可歸納如下：

1. 已公開發表之著作內容，若曾獲得專利發明人參考採用，則作者必須在該著作公開發表之前，與發明人存在一定形式之合作，並對專利發明提供相當程度之貢獻，方可主張共同發明人資格。前述貢獻，無需是顯著或等值之貢獻，至少對一個重要請求項之標的概念有所貢獻即可。

2. 專利法285條所述「例外案件」（exceptional cases）之認定，乃依據個案事實背景情況，並無硬性裁量標準。對此，地院僅需判斷，並簡單說明為何案件具（或不具）例外性，無需詳細分析及解釋所有考慮因素；地院若提供合理解釋，則上訴法院不會輕易推翻地院裁量結果。

一、本案簡介

2011年，美國猶他州州立大學（University of Utah）於麻薩諸塞州聯邦地方法院，控告德國科研機構馬克思‧普朗克科學促進協會（Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.，簡稱MPG）、美國麻省理工學院（MIT）、附屬於麻省理工學院的懷特海德生物醫學研究所（Whitehead Institute for Biomedical Research）、以及麻州一家生物製藥公司Alnylam Pharmaceuticals，有關要求變更10項美國專利之發明人資訊(7,056,704、7,078,196、8,329,463、8,362,231、8,372,968、8,445,237、8,765,930、8,778,902、8,796,016、8,853,384 )。前述專利之主要發明人是MPG生物物理化學研究所研究員Thomas Tuschl博士（統稱Tuschl專利）。

Tuschl專利發明，涉及分子生物學中之核糖核酸干擾（RNA Interference，RNAi）現象。原告主張，Tuschl專利申請日之前，猶他州大學生物化學系教授Brenda Bass曾在國際科學期刊《細胞》（Cell）中發表評論文章，討論Tuschl博士之研究，並提供有關RNAi現象之一些假設；Tuschl博士曾經參考Bass教授之評論文章，並曾在瑞典烏普薩拉舉行之科學研討會議上，與Bass教授就參與RNAi現象的小分子干擾核糖核酸（siRNA）技術來口頭交換意見，最終透過實驗，確認其假設為真，並促成Tuschl專利發明，而在專利申請審查過程中，亦將Bass評論文章引述為先前技術文獻。因此，猶他州州立大學主張Bass教授應為Tuschl專利之真正發明人，或至少為共同發明人。

二、專利共同發明人之認定要件

Bass教授在法院口頭取證過程中，提出了一些不利證詞，包括Bass本人未曾參與任何Tuschl專利發明相關實驗，以及未曾就其RNAi現象假設等進行實驗，致使猶他州大學放棄主張Bass教授為專利真正發明人，但仍繼續堅持其應為共同發明人，主要證據即為（一）Tuschl曾經參考並使用Bass評論文章內容，以及（二）兩人曾在科學研討會議上討論專利相關研究。

一審討論前述情形，是否足以建立共同發明人資格。地院承審法官引述了美國聯邦巡迴上訴法院1992年Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co. （973 F.2d 911）案判決，其中就美國專利法116條（35 U.S.C. § 116）之專利發明人資格規定，提出以下補充說明：

共同發明人必須存在一些共同行為要素，諸如與其他發明人合作或共同接受指導；共同發明人無需在相同時間或地點下，與其他發明人進行實質合作，亦無需提供等值貢獻，或對所有專利請求項概念皆有所貢獻；反之，只要對專利當中至少一個具有相當重要性（not insignificant）之請求項有所貢獻，即可為共同發明人。

因此，承審法官在簡易判決中，得出下述事實結論，認定Bass教授不可成為Tuschl專利之共同發明人：

學術論文一經發表並進入公共領域，則成為公開著作。共同發明人資格，不得建立在已公開發表之學術著作內容上。Bass欲成為Tuschl專利共同發明人，必須在Tuschl博士取得評論文章之後，到文章公開發表之前，與Tuschl博士存在一些形式之合作，例如雙方建立一溝通聯繫管道。儘管Bass評論文章具有顯著貢獻，而Tuschl專利發明亦建立於文章所述假設，然實際上，直到文章公開發表之前，兩人未曾就前述假設進行任何實質合作，亦不存在任何溝通管道。
針對猶他州大學辯稱，Tuschl博士將尚未發表之Bass評論文章內容，使用在個人研究，涉嫌違反保密協議，地院認為，即便屬實，仍不足以建立共同發明人資格。
Tuschl 博士與 Bass教授在科學會議上之口頭討論內容，並未顯著涉及Tuschl專利發明，對專利並無實質意義或貢獻，故單純在學術會議上從事資訊交換或分享之行為，不足建立共同發明人資格。

三、美專利法285條合理律師費

美專利法285條說明，法院可就「例外案件」（exceptional cases），給與勝訴方合理律師費補償，並由敗訴方承擔前述費用。被告MPG等聲請主張本案為285條所述「例外案件」，並由原告承擔其約800萬美元律師費用。地院駁回前述聲請，認為猶他州州立大學之訴訟立場、動機、所主張事實及法律根據，並無不合理之處，而該方因證據不足而導致敗訴結果，並不等於本案殊異於其他一般專利案件。被告提出上訴，主張地院未能考慮部分事實要素，故未適當遵循美國聯邦最高法院2014年Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc.（134 S. Ct. 1749）一案判決所建立之裁量標準。上訴法院維持一審決定，並重申有關專利法285條「例外案件」之認定方式如下：

最高法院僅就285條「例外案件」之認定，提出一些參考建議，並未說明任何硬性裁量方法或標準，故不存在MPG所聲稱的Octane Fitness裁量標準。地院承審法官主要依據個案事實背景情況，來進行判斷，當中僅需簡單說明案件為何具（或不具）例外性，亦即敗訴方之訴訟立場為何存在（或不存在）超乎尋常之處（stands out from others with respect to the substantive strength of a party’s litigating position），而無需書面解釋分析所有考慮因素；
最高法院強調，地院在285條議題上擁有裁量權，而承審法官最能夠瞭解個案事實情況以及兩造訴訟立場，故為案件是否具「例外性」問題之最適當裁決人。因此，倘若地院就其認定結果提出充分合理解釋，上訴法院不會隨意推翻其決定。

四、評析

本案中，共同發明人資格之認定，實際上是合理的。假使專利發明人曾經參考其他已公開著作，或在學術會議上與其他學者口頭分享其相關研究，就必須將該作者或交談對象列為共同發明人，此一情形勢將阻礙同行評審等學術交流活動，是故訂立一適當門檻，有其必要性。

受到2014年最高法院判決顯著放寬認定標準之影響，至今，絕大多數專利訴訟案件，皆會主張285條合理律師費，幾乎已成為慣例，而獲得合理律師費案件之數量，自2014年後亦有所增加。對此，地方法院已經獲得相當大之裁量權，而上訴法院亦表明了一審判決結果，很難透過上訴來推翻。

然而，原告因舉證薄弱而導致敗訴，並不等於案件具有例外性，主要考量在於敗訴方之訴訟動機、事由及論點主張是否合理、是否在缺乏充分事實根據下輕率發起訴訟、或者興訟動機是否帶有惡意騷擾性質等。例如在2013年Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp.（2012-1658）一案判決中，兩項系爭專利發明人在專利審查過程中蓄意欺騙美國專利商標局，此一重大不當行為，致使宏達電成功主張合理律師費。(2225字；圖1)

參考資料
University of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft Zur Foerderung der Wissenschatfen E.V. 二審判決

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