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發明的一句話:有效的專利申請書撰寫程序 (第二版)

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陳歆 發表於 2016年7月14日

圖、發明的一句話:有效的專利申請書撰寫程序 (第二版)
 

菜鳥專利律師的錯誤作業程序

筆者開始寫專利申請書時,跟一般菜鳥專利律師一樣,會先閲讀「新發明揭露表」和重看發明人提供的投影片簡報,若不熟悉相關技術,就會去圖書館找參考資料。逢網路時代,現在得以谷歌搜尋和維基百科介紹,很快就進入狀況,而順遂超連結,能找更爲深入的技術説明。網路當然不會提供發明本身的説明,若能尋得到,該發明分明就並非「新穎」,則絕無專利適格。亦即,網路和其他的任何資料來源只能提供發明的技術背景。

先掌握發明之技術背景的菜鳥專利律師,自然而然會想先寫申請書的發明背景部分,如此可一面開始申請案的作業,另一面可趁背景撰寫而求發明的進一步瞭解。然而,先寫Background of the Invention之一舉兩得意圖,不但是浪費時間,亦可能會造成不必要且嚴重的錯誤。

因爲手上有發明人所提供的發明和既有技術説明,以及自己所搜尋的技術資料,菜鳥專利律師會先將所有他所知的相關技術寫進申請案的背景部分,即心裡在想,「反正已經花了不少時間和精神搜集技術資料,乾脆就統統塞進申請案的背景部分,給發明人和主管知道我對發明相關技術的瞭解」。

然而,因爲發明的背景描述應該僅是為界定獨立和附屬請求項的權利範圍,在擬定請求項之後,菜鳥專利律師會發現許多曾所詳細描述的背景技術現在已經無關要緊,背景於是要重寫,則是搜集大量技術背景資料,以及二度撰寫發明背景的時間浪費。

菜鳥專利律師之所想利用背景的撰寫來多瞭解發明技術,其實是承認他還不完全明瞭發明的本質,而發明和其相關既有技術在他腦海裡恐怕已經混成一團,則在撰寫背景時,菜鳥專利律師可能會不慎而將發明寫進申請書的背景部分,即等於是自己承認發明係屬既有技術,而如此就失去發明人應該獲得的發明權。此乃為專利律師最不得犯的嚴重錯誤,則是足以構成執業律師瀆職的指控。

亦是在心底下希望會有助於更瞭解發明,菜鳥專利律師接著會開始寫「發明說明」(Specification)的部分,則會詳細形容發明人所提的發明構想和其所有的實施利(embodiments)。另外,因爲素描和電腦繪圖比較好玩,菜鳥專利律師也會想自己來動筆和滑鼠,畫出發明的各種圖示,並仔細加上各圖示的標號,以及發明説明中的相符標號。

然而,在往後的撰寫作業,逐漸進入狀況的菜鳥專利律師一定會想到許多他認爲是更好的技術描述和圖示表示。但他若想增加新的説明和圖示,原説明和圖示則要重新寫,而原定的標號就會亂掉,他則必須修正和重排所有説明和圖示中的標號。不用説,此既煩惱又花時間的工作亦容易犯錯。

更要緊的是,在撰寫請求項之前,先寫發明説明,會犯不必要且較爲嚴重的撰寫錯誤。譬如,專利局審查員在其「第一審回覆」(First Office Action)中所提列在「先決駁回」 (preliminary rejections)的「基本撰寫錯誤」(fundamental drafting mistakes)及「不符合專利申請書的撰寫規定」(technical drafting mistakes),其中常見的一句話是,「請求項缺乏發明說明的支撐」(claim lacks support in the specification)。即因爲請求項是在更進一步瞭解發明而寫,原寫的發明説明很可能沒有描述後寫的請求項所請求的技術內容。這就是一個因爲先寫發明説明部分所引起之可能撰寫錯誤之一。

由於一般菜鳥專利律師會認為請求項是申請書的「結論」,Spec寫完才會想開始寫Claims。但是,他現在已經花了不少工夫寫申請書的背景和發明説明,腦海中的東西已經太多了,即發明的既有技術和背景、發明説明中的實施例、圖示及其中的標號編排和説明、加上重寫各部分的煩惱,以及發明人和主管的種種叮囑等,會讓菜鳥專利律師,面對撰寫請求項的大工程,不免從心底湧上一個厭煩感。雖然撰寫請求項時,專利律師更應該要聚精會神,但既累又煩的菜鳥專利律師所寫的請求項恐怕會模糊不清,且與發明說明前後矛盾。

勉強寫完發明的請求項之後,菜鳥專利律師還是要寫「圖示說明」 (Description of the Drawings)、「發明摘要」 (Summary of the Invention)、和「發明綱要」(Abstract of the Invention)。

圖示說明一般可輕易撰寫,只要複製發明説明中的相關字詞。但在思考摘要和綱要應該如何寫的時候,因爲菜鳥專利律師現在終於比較瞭解發明,菜鳥專利律師可能會重新檢視發明的本質,進而開始質疑他曾寫過的種種是否準確,即任何對發明的新洞察就會造成整個申請案重寫的必要。(註一)

已經無精打采的菜鳥專利律師,草草了事的Summary和Abstract,正好是專利證書被外界閱讀和參考最多的兩個部分,應該是用心歸納發明精髓的洗鍊文字。

有效率且能避免錯誤的專利撰寫程序

因爲專利律師最基本的任務是確保其所撰寫的申請書會請求到發明人所應該獲得的權利,專利律師應該先認清發明的「新穎點」(point of novelty)。新穎點一旦清楚,接下來只是容易處理的「基本撰寫作業」,如此而已。

故以「新穎點爲主旨」就是有功效的專利申請書撰寫的秘訣,而程序的第一步是,
 
抓準發明的新穎點
Find the Point of Novelty


前所述,菜鳥專利律師所犯的程序上錯誤是先處理申請書之非關鍵部分,即發明背景、發明説明、和圖示。專利律師的首要任務是界定發明的權利範圍,而這就是取決於發明的新穎點。簡單的發明之新穎點或許能一目了然,但一般的發明,雖然新穎點看似極明顯,但經由更進一步的研究和思考,專利律師往往會發現最後所認定的新穎點與原先的新穎點南轅北轍。所以,最好是多下功夫認定發明的新穎點,且依據一定的程序來抓準發明的新穎點。

閲讀發明揭露書及經由第一次與發明人會面之後,事務所的標準作業程序是專利律師要寫一封信給發明人,除感謝他選擇事務所的客套話之外,緊跟著是一句,「你的發明是 …」,即以僅一句話清楚地形容他的發明,亦即認定發明的新穎點,而那一句話只能有一個句點。

如此規定,事務所的所有專利律師必須先設法擬定發明的新穎點。專利律師若發現他無法寫出那一句話,則有兩個可能:其一、他不瞭解該發明,或其二、他瞭解該發明技術內容,但該發明並不新穎。兩者其中之一成立時,便代表該發明技術內容目前是寫不成一份可被核准的專利申請案,若此時就貿然開始撰寫專利申請案,可預期將會事倍功半浪費時間。

專利律師此時可以聯絡發明人,先告訴他斷定新穎點有困難 ,即讓發明人幫忙擬定定義發明的那一句話。即發明人或許能更加解釋既有技術與發明的不同處,或乾脆就自己動筆寫出發明新穎點的一句話。

然而,若發明人對該發明創作過度引以爲傲,強烈渴望藉由專利申請能帶來榮譽和金錢回饋,恐怕會妨礙發明人的客觀評估。即一般發明人會貶抑他人的既有技術,而誇大自己發明的優點,故有時與發明人做更進一步討論,可能會適得其反而更混淆對發明新穎點的認知,確實有誤導之虞。

專利律師在思考新穎點的一句話時,若引起了一些不得不問發明人的問題,最好是先準備一套「是或非」(yes or no)型的問題,可親自會面、或以電話、電子郵件、和簡訊進行問答,但進行後三者的時候,要注意專利申請的保密義務。訴訟律師通常會善用的「是或非」型質問方式,既可集中問題的焦點,並且壓抑證人之利己濶論。

當然,發明人不一定是個自誇狂,相反地,若發明人是一位過於謙虛默默不語標準型工程師和科學家。專利律師若要取得多一點解釋,可鼓勵不喜歡講話的發明人談起他發明的功能和所牽涉的新產品,則希望他會開始侃侃而談他喜歡的技術題目,而從他話中多瞭解他發明的新穎點,而因爲此類發明人身心謙卑,比較不會誤導人。

經過發明人之討論之後,新穎點的一句話若仍然無法出爐,專利律師可以請同事參加意見,而重要的案子甚至可以找主管討論。僅是準備部門討論有時也會出其不意而讓新穎點自然而然水落石出。

然而要知道,事務所同仁和合夥人若不能計鐘點費,他們不大會幫忙,即事務所的經營本性是獨立作業,各律師畢竟是在和其他律師競爭鐘點費的累積。公司內部的智權部門作業反而是比較適合團隊運作,專利工程師可趁新發明的例行研討會,將他辦理的發明案題列為會議議程的議題。不過,太多的討論恐怕會耽誤專利申請的進度,則會被研發部門批評為過慢。所以智權部門主管的主要任務之一是擬定各申請案的時程表,而這就會牽涉專利工程師辦案的效率。

經過這般努力之後,若仍然無法擬定新穎點的一句話,專利律師可以開始質疑該發明本身的新穎性。但現在事務所和公司智權部門會施展不同的專利申請標準作業程序。

律師事務所仍然會想賺取該申請案的服務費,所以在告訴發明人他的發明恐怕不具新穎性時,專利律師也會盡所能想辦法讓發明能過新穎性的關卡。譬如,抽出若干能迴避既有技術的修改(design-around),或發明對既有技術的更進一步改良(improvements over the prior art)等協助的建議。

聽似廢話,但目前所述程序最重要的作用是,新穎點若仍然無法出爐,專利律師就要認知一個事實,即該「發明」根本不是一個發明,而專利律師和專利工程師應該改而轉向其他申請案的作業,則不繼續浪費時間在根本無望的專利申請案,此也是提升工作效率重要的一環。

發明的一句話若能出爐,專利律師雖然是花不少時間和精神,他的花費正好是在刀口上,而具新穎性的發明幾乎是絕對具備專利適格,即是值得專利律師往後所要付出的努力。發明的新穎點一旦可確定,專利律師會比較有精神,即能更有效率地撰寫申請書,而這也是辦案功效的一環。

發明的揭露資料若是涵蓋多於一個發明,先擬定新穎點的一句話會有助於分辨發明各獨立請求項(及跟隨的附屬請求項)。第二個新穎點若是與第一個新穎點無直接牽連關係,則第二個新穎點應被視爲另外一部發明,得以獲得原優先申請日的「分案申請」(divisional application)處理。

許多分案申請是經由專利局審查員的指示。若公司年度專利目標是想快速累積專利件數,則將單一申請案分成數個申請案就有助於達到該目標;但若公司年度專利工作重點是控制專利申請費用,則專利律師也可以爭辯第二個新穎點是原先第一個新穎點彼此相關聯,則仍可爭取以一件專利申請案包裹兩個新穎點處理,而節省申請費。當然外部事務所的專利律師一般會建議分成兩件申請案處理,如此有助於事務所增加工作量,以便收取較高申請服務費用。

新穎點的一句話擬定之後,專利申請的關鍵部分其實已經完成了,現在可以進行第二步,即

依照新穎點的一句話撰寫請求項
Draft Claims Based on the Point of Novelty


因爲已經下過不少功夫擬定發明的新穎點,專利的第一個請求項其實也已經寫好了,只要將新穎點的那一句話,依照專利請求項的一貫用語,寫成主要且「最廣泛的獨立請求項」(broadest independent claim)。現在也可知道新穎點的一句話為何要限制於一個句點,即專利的請求項只能含有一個句點,而該句點的作用是界定請求項的權利範圍。

最廣泛的獨立請求項寫完,專利律師現在可將發明人所提供的各「實施例」(embodiments),寫成第一請求項的「附屬請求項」(dependent claims)。則基於擬定新穎點時所進行的既有技術分析,發明與既有技術不同之處就是構成附屬請求項所提示的「請求項權限」(claim limitation)。

除了請求發明實施例的權利之外,在某獨立請求項沒有被核准的情況之下,其附屬請求項的作用是讓審查員在數項附屬項中,劃出超越既有技術的發明界線,即界定新穎和非顯而易知的專利權。審查員一般接著就會建議申請人,依照所劃的界限,將相關的獨立請求項和該界線所包含的附屬請求項合併成一項新的獨立請求項。該新的獨立項,以及其附屬項就是申請人相關該請求項所獲得的專利權。

請求項寫好之後,申請書的主要工作其實業已完成了,接著只是容易處理的撰寫專利申請書第三步,即
 
將請求項複製於發明説明
Copy Claims into the Specification


專利律師現在應該將剛剛寫好的請求項全部統統拷貝在申請書的「發明說明」部分(Specification)。接著,專利律師應該將專利請求項的專有法律用語改成一般技術說明,譬如,將請求項所有的「said」改成「the」,以及請求項所難免的艱澀字詞改成普通的工程説辭,即採用一般的專用技術名稱,加上分段且必要的説明,即可讓審查員容易讀懂申請案,且對發明產生好感。

申請人亦可當作其發明的新專用名稱之「編纂者」(lexicographer),即只要申請書中的所有用法是與新字詞的定義一致,申請人也可以在申請書中採用幾乎任何他想到的新技術名詞,尤其全新的技術堂堂會需要全新的字詞,譬如「雷射」,才能充分地説明發明的新技術。

因爲所有的請求項被重復在發明説明部分,每一請求項是絕對有說明書中的「支撐」,即如此的「先寫Claims後寫Spec」的撰寫程序絕對會避免「請求項缺乏發明說明的支撐」(claim lacks support in the specification)的基本撰寫錯誤。
 
準備説明書的圖示
Prepare the Drawings

 
專利申請書的主要撰寫部分已完成,第四步是較爲機械性的 "準備説明書的圖示",電腦繪圖雖然好玩,因為專利局對專利圖示的規定極爲嚴格,專利律師最好自己只要提供圖示的素描給專業繪圖人,或有電腦繪圖經驗的實習生或助理處理,但他們必須參考「專利審查程序手冊」(Manual of Patent Examining Procedure)之第608.02先熟悉專利繪圖的特殊規定。在新穎點清楚,且請求項和發明説明一致的狀況之下,各圖示應該更能彰顯發明的焦點,則更能讓審查員易於瞭解發明,且有助於專利的獲准。因爲請求項和發明説明相符,圖示標號只要僅一次而能妥當地編排。接著,順便就將發明説明中的圖示形容重復於「圖示說明」的部分(Description of the Drawings)。
 
撰寫發明背景
Draft Background of the Invention


專利撰寫的第五步則是菜鳥專利律師一開始就錯誤要進行的 "撰寫發明背景",因爲發明的新穎點清楚,現在寫發明背景就不怕會將發明本身寫進背景的部分,即可避免承認發明為既有技術的巨大錯誤。發明背景只要簡略地描述申請人所知的相關既有技術。

許多專利律師會利用發明背景來「推銷」專利,即發明能如何克服或彌補既有技術,但以避免不慎而自稱發明是屬既有技術,最好是將專利推銷的字詞放在「發明的摘要」(Summary of the Invention)部分,亦即有些專利律師是喜歡用「本發明之目的之一是...」(an object of the present invention is ...)來更急進一步表明發明的新穎點。
 
寫發明摘要和發明綱要
Write Summary & Abstract of the Invention


專利申請書撰寫的最後幾步驟 "寫發明摘要和發明綱要" ,主要是複製已經寫的新穎點,進而略加一點説明。專利局核准的最廣泛請求項就可做「發明摘要」(Summary of the Invention)和「發明綱要」(Abstract of the Invention)的基礎。即專利律師又一次可將最廣泛的請求項乾脆就原封不動照抄成專利的發明摘要和發明綱要。如此做不免稍顯懶惰,不過是符合專利局要求,即是達成專利公開的權利範圍通告義務。專利律師因而以最廣泛的請求項為專利綱要即是最爲適當。專利撰寫者若感覺不好意思就三個部分都完全一樣的話,也可將摘要和綱要個別稍加修改,請求項當然不得改。

以便推廣新技術之應用以及宣告新專利權,各工業化國家會公佈新頒發的專利綱要在其定期發行的「專利官方報告」(Patent Gazette),而先進的科技公司研發人員的例行工作之一是閲讀該報告,即便可知道新專利技術的發展狀況。

然而,除會例行取得專利授權的大型科技公司之外,因爲閲讀過某專利的綱要可被視爲被通知有關該專利的存在和權利範圍(constructive notice),公司若繼而生産相關的產品,不但是專利侵權賠償就可從閲讀專利綱要時開始計算,公司甚至有惡意侵害之嫌以及其三倍賠償之險(willful infringement)。

最後,若有任何有關撰寫專利申請書的疑問,可參考「專利審查程序手冊」(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)之相關説明。
 
總結
Final Thoughts


除非是答應申請人不更改申請案(國内許多公司,爲了節省律師費用,會叮囑律師事務所將公司智權部門已經完成的申請書毋須更改而直接寄到專利局),執業的專利律師是有職業義務閱讀並明瞭整個的申請案,即在傳給專利局前必須宣誓「本專利律師曾閲讀過且明瞭本申請案的内容」(「I have read and understood the contents of this Application」),即專利律師要承擔申請案最後的法律責任。

申請書業已完成,切要記住,撰寫專利申請書並非文學著作,而是一部界定權利的法律文件,即重點必須放在請求項的權利界定,而並非以漂亮的文筆取道。以上所述的專利申請書撰寫程序強調專利工程師和專利律師的專業知識和撰寫能力應放在專利申請書的關鍵權利表述。即專利律師若在發明的新穎點多下功夫,權利的界定會更準確,往下的撰寫工作可精確地快速完成,亦可避免若干基本錯誤。菜鳥專利律師所犯的錯誤是先花時間和精神寫專利說明書的背景及發明說明部分,因爲這些部分在請求項撰寫完成後均可水到渠成;菜鳥專利律師錯誤的段落撰寫順序,不但是在浪費時間,也可能引進若干可避免的基本撰寫錯誤。有效率的專利律師注重申請書最重要的部分,先準確地掌握發明的新穎性,優先完成專利請求範圍的撰寫。(6245字;圖1)

[註1] 筆者確實有此經驗,申請案終於寫完,經過與發明人和主管的最後檢討時,大家竟是決定要更改發明的重點,即全部的前功盡棄,我必須從頭再寫整個的申請案。

[註2] 以前,專利律師經常就會讓審查員在駁回請求項時,以其所提出的既有技術,當作申請案的既有技術揭露者,即申請人自己無需自己尋找且揭露發明的既有技術,反正審查員駁回請求項所依賴的既有技術方為關鍵的既有技術。但2011年九月所開始實施的「美國專利法修正案」(America Invents Act)是加重申請人的既有技術揭露義務。然而,專利界人士皆知,若干既有技術其實是搜尋不到的,即受保密的正在審查中的申請案,若被核准就成爲「潛水艇專利」(submarine patents),而由於是牽涉最新的技術,是構成隱秘且富足殺傷力的既有技術。


本文作者:陳歆 博士 (Dr. Robert H. Chen)
密歇根大學空間物理學博士、史丹佛大學雷達天文學後博士、加州大學柏克萊法學院法學博士,美國加州執業律師、美國專利暨商標局註冊律師、曾任職美國律師事務所,在臺灣曾任職宏碁電腦、國際通商法律事務所、台積電、奇美電子、日月光,以及國立臺灣、清華、和交通大學的兼任教授。現在是財團法人資策會和工研院的專案顧問。



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