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美上訴法院討論合理權利金計算之兩項審酌要素:Prism Tech. LLC v. Sprint Spectrum L.P.

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2017年3月23日
 

一般來說,專利權人以專利受侵害請求合理權利金,來做為專利侵權的損害賠償。對此,「假設性協商」(hypothetical negotiation)成為美國法院合理權利金計算之常見方式。假設訴訟當事人,在侵權行為發生之前達成專利授權協議,以雙方可接受之權利金數額。前述方法,為依據1970年Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.(318 F.Supp. 1116)一案所提出之 15 項衡量因素來計算,當中以系爭專利之既有授權個案、其他類似授權個案、專利產品收益、技術改良程度、被告侵權獲利及產業慣例等為基準因素,再利用其他因素來進行調整修正,最後算出最合理之權利金數額。

2017年3月6日,美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)發佈Prism Technologies LLC v. Sprint Spectrum L.P.一案上訴判決(No. 2016-1456、2016-1457),確認並維持內布拉斯加州聯邦地方法院一審判決結果。二審中,CAFC合議庭討論假設性協商方法中較少使用的兩項因素,包括(一)過去訴訟之和解協議條件;(二)被告從事侵權行為所獲得之成本節省效益,並說明了兩項因素,如何作為合理權利金計算之主要參考。前述討論,致使本案判決之重要性提升。
 
本案判決要點:
  1. 訴訟一方,若欲使用過去相同專利訴訟之和解金數額,來做為合理權利金計算參考,則應檢視兩者背景及環境條件是否完全相同,俾使兩者具可比較性,也就是說談判雙方所有議價考量因素應完全雷同,方可做為計算參考。
     
  2. 美國專利訴訟中,侵權損害賠償之計算,必須以「專利發明之市場價值」(invention's footprint in the market place)為主要根據 [註1],是故,專家證人所提交之侵權賠償計算主張,必須與專利發明之市場價值,存在必要聯繫,否則將成為無效證詞。然而,訴訟當事人在進行假設性協商時,主要為依據專利市場價值、其他技術方案之可行性、以及可帶給侵權人之成本節省等效益,來談判合理權利金數字,而談判結果必將包納前者。是故,原告若能夠充分舉證,證明侵權行為確實為被告帶來成本節省好處,則成本節省效益計算,無需以專利發明之市場價值為依據。
 
一、本案背景
美國加州的數位科技服務暨專利授權公司Prism Technologies(簡稱Prism),2012年控告美國無線通訊服務業者Sprint Spectrum(簡稱Sprint)使用自第三方業者購買之乙太回程網路服務(Ethernet backhaul network services)來提供客戶3G/4G服務,侵害其美國專利編號 8,127,345及8,387,155,專利發明涉及保護網路資料不受未信任網路存取之安全管理系統及方法。一審陪審團裁定被告侵害兩項專利及3,000萬美元合理權利金賠償。訴訟雙方皆不滿一審結果而提出上訴。
 
眾多上訴議題中,值得關注是被告Sprint挑戰一審法院決定採納原告所遞交之2014年Prism與另一家通訊業者AT&T所簽署、涉及相同專利之和解金條件(原案為Prism Technologies v. AT&T et al,8:12-cv-00122)做為合理權利金計算之參考證物、以及原告所主張之成本節省效益有誤;原告Prism方面,則質疑地院駁回其依法律判決聲請(JMOL),主張陪審團合理權利金判決數額,僅涵蓋過去侵權損失,而未考慮未來侵權部分,故應再提高前述金額。

 二、上訴法院論理

1. 過去和解金條件,議價考量完全雷同下,方可納為合理權利金計算之參考

過往訴訟之和解協議,雙方約定之和解金,通常能夠反映特定專利之實際價值,並約略等同於法院可能判決之合理權利金數字。是故,和解協議若涉及相同專利,且該協議之簽署,與本案假設性協商之舉行,兩者時空環境因素及條件完全雷同,則有機會成為合理權利金計算之參考證物。

倘若環境因素或條件明確出現不同,導致兩者喪失可比較性,將不得作為合理權利金計算之參考證物。例如,當事人雙方,在官司期間進行和解談判,專利權人可能會考慮到,部分實體爭點不利於己方,而願意主動降低和解金額,以促成雙方共識,進而低估專利價值;反之,倘若雙方所談妥之和解金,夾帶其他專利技術或權利授與等雜支,或甚至存在惡意侵權加重賠償考量,則可能導致高估專利價值。

本案中,CAFC合議庭不同意Sprint主張,認為一審法官有充分理由,將AT&T和解金條件納為合理權利金計算之參考證物。前述理由包括(一)兩案皆涉及345及155專利;(二)該和解協議就兩項專利價值做單獨計算;(三)Sprint與AT&T是在訴訟接近尾聲階段才達成和解;(四)兩案皆未討論惡意侵權加重賠償議題。另外,陪審團在評估考慮此一證物上並無困難,且Sprint未能證明,2012年初Prism與Sprint舉行假設性協商,與2014年Prism與AT&T簽署和解協議,期間存在任何重大技術或市場變化情形,致使兩者喪失可比較性。
 

2. 被告從事侵權行為所獲得之成本節省效益,無須以專利發明之市場價值為計算依據

原告Prism於庭審中主張,假設性協商之合理權利金計算結果,應反映被告Sprint藉由侵權行為而節省下來的提供客戶服務成本。Sprint本應向獲得專利授權之第三方租借乙太回程網路服務,而不得直接加以收購,收購成本與長期租借成本之價差,即為Sprint所獲得之成本節省效益,Sprint應當在假設性協商中,同意以權利金形式支付給Prism此一價差。原告Prism專家證人之計算主張,認為前述價差,應當等同於長期租借成本。

被告Sprint表示反對,認為兩項專利並非Prism所發明,Prism專家證人並未以專利發明之市場價值為計算依據,實有違相關法律原則;此外Prism亦未能證明,長期租借成本,可做為計算成本節省效益之合理基礎。

合議庭不同意被告Sprint主張,說明儘管侵權賠償,必須以專利發明之市場價值為計算依據;然而,訴訟當事人在進行假設性協商時,主要為依據專利市場價值、採用其他技術方案之可行性、以及可獲得之成本節省效益,來做為合理權利金之計算基礎。前述成本節省效益,包括為專利產品帶來之額外銷售獲利、為被告節省下來之產品研發或生產製造成本、或提供客戶特定服務而需付出之部分成本。是故,專利權人若能夠充分舉證,證明被告成功藉由侵權行為來減少付出更多成本代價,前述原則仍可獲得滿足。

合議庭認為,原告Prism專家證人之計算主張,確實符合上述原則,而被告Sprint在未獲專利授權之當下,理當嘗試技術迴避,自行研發乙太回程網路系統,並付出所需之研發費用,且其已放棄爭論採用其他技術方案之可能性,故實無充分理據來反對原告向陪審團提出之計算主張。
 

 3. 原告Prism之侵權賠償主張 
 
原告Prism爭論點,認為陪審團所判決之合理權利金數字,僅代表過去侵權賠償,並未涵蓋未來侵權部分。合議庭認為,陪審團庭審指引及一審地院判決中,皆已清楚說明該合理權利金判決,代表「針對過去、現今及未來侵權行為之賠償」,為一次繳足性質之權利金費用,且其無其他文字用語,隱含著排除未來侵權相關補償之意,所以駁回其主張。
 
三、小結
從本案得知,美上訴法院討論合理權利金計算之兩項審酌要素:他案和解金條件、被告成本節省效益:
 
(一)環境條件等完全雷同下,他案和解金條件,方可做為本案合理權利金計算之參考;
(二)訴訟雙方在進行假設性協商時,主要為考慮專利市場價值、是否存在其他技術方案、以及專利發明所帶給侵權人之成本節省效益等,來談判合理權利金,而後者結果必將反映前者。是故,成本節省效益之計算,無需遵循侵權賠償之計算原則(以專利發明之市場價值為依據)。(2466字;圖1)
 
 
參考資料

 1. 【註1】 “the trial court must carefully tie proof of damages to the claimed invention's footprint in the market place.”ResQNet.com Inc. v. Lansa Inc., 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010);“[t]he focus of a reasonable royalty determination is on the value of the invention in the marketplace.” Rite-Hite Co. v. Kelley Co. Inc., 56 F.3d 1538, 1576 (Fed. Cir. 1995).
 2. Prism Tech. LLC v. Sprint Spectrum L.P.二審判決文

 


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