淺談美國聯邦法院對於標準必要專利之權利金判決

長久以來，科技大廠搶佔市場佔有率的策略之一，就是採取標準技術與專利捆綁，以合法手段鞏固核心競爭力，但過度保護，或將導致權利被濫用，形成壟斷。但是，自從2011年智慧型手機專利戰爭啟動，全球產業聚焦通信技術匯流與創新的帶動下，更使得「標準技術引發知識產權」議題浮出水面，由「知識創新」反被標上「阻礙創新影響社會發展」的問題，迫使必須藉由法律層次來規範解決它。

所謂標準必要專利（standards-essential patents，SEPs）就是標準組織所形成一種標準共通技術結合專利保護的專利，既可提高企業市場佔有率，也可藉此收取專利授權費供標準化組織成員有償使用專利的合作模式；近年來，有些科技大廠以更積極態度，將SEPs當成阻擾競爭對手的武器，從三星、Interdigital、Ericsson等公司提起專利侵權訴訟可以看出，都是涉及標準專利的訴訟案件。

對於涉及標準專利的討論在業內形成了兩種具有代表性的觀點：(1) 對標準專利的支持方(科技大廠或是NPEs)認為，專利本身即是一種合法壟斷，將專利和標準捆綁後就應該借此形成壟斷並實現利益最大化；(2) 對標準專利的反對者(後進入者或新創公司)認為，涉及標準專利是共通難以迴避的技術，應當避免受到少數專利權人專利權濫用和市場壟斷。

還好，各個標準組織為規範標準共通技術的普及，都要求專利權人須簽署FRAND（Fair，Reasonable and Non-discriminatory）條款，以公平、合理、無歧視”的精神有償提供給他人使用，藉此平衡專利權人和被許可人的利益，找到合適的專利運營模式。但是，專利權人和被許可人之間，雙方對於在收取合理的專利使用費議題，在一直無法得到共識之下，訴諸法律也是一種公平解決的方式。

經過2年多法院論理辯證之後，科技廠商在美國聯邦法院提告涉及標準專利侵權訴訟，陸續於2012年6月至2014年2月28日止判決出來共有五個案例，可從法院判決案例看出美國對標準必要專利(SEPs)之趨勢：(1)專利權以佔該元件之比率計算(2)SEPs權利金價值降低 (3) 專利權人必須先進行授權流程 (4) 不能直接要求禁制令。

Microsoft Corp v. Motorola, Inc. [W.D. Washington]

法院計算H.264標準的RAND範疇方式，係採用MPEG LA聯盟H.264專利池規則來配置權利金之後，法院判定Motorola的SEP應為每一件終端產品授權金0.185美分，經過3倍加乘後，即等於0.555美分；另一方面，專利池的授權金上限定為每一件產品1.5美分，因此在3倍加乘後等於16.389美分，故Motorola的H.264 SEP組合的RAND範疇為0.555 ~ 16.389美分。

最後，法院判決H.264是採計以最低的授權金額，即所有產品每台須付0.555 美分授權金，顯示法院認為Motorola的H.264專利對標準而言不是十分重要。

法院計算802.11標準的RAND範疇方式，係採用一份分析報告將Motorola的802.11 SEP訂出0.1%的授權金比例，即對每件Microsoft的產品可以收取20~40美分的授權金，但法院認為Motorola的802.11 SEP的價值不高，因此，法院最後裁定為每件Microsoft的產品授權金為0.8美分至1.6美分。

另外，陪審團最後裁定Motorola違反對IEEE及ITU的約制承諾（802.11及H.264），因此必須賠償Microsoft因訴訟而支出律師費、訴訟費及其發貨中心的搬遷費用（從德國遷到荷蘭），合共約1,500萬美元。

表一、美國聯邦法院對於標準必要專利之權利金判決

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/03

In re Innovatio IP Ventures系爭專利屬中高度SEPs

兩造同意由法院裁定所有Innovatio的系爭專利 (19個)是否屬於必要專利，也就是Innovatio的SEP (19個)數目與相關SEP (300個) 數目的比例，這300個SEP在3,000個標準SEP中，計算出重要性比重是前10%，因此法院裁定前10%做為計算基準，顯示Innovatio的系爭專利對標準的重要性。也因此，Innovatio拒絕以專利池的授權金比例作為計算標準，因為專利池中有不少是不太重要的專利，授權金比例會因此被拉低。

因此，法院以一顆晶片的平均價格及一顆晶片的平均利潤為基準，開始計算RAND遵循之合理權利金。然後，法院依據這300個SEP在3,000個標準SEP中，重要性是前10%的，而法院裁定前10%為計算基準顯示Innovatio的專利對標準重要性，再將一顆晶片的平均利潤乘以Innovatio的SEP (19個)數目與相關SEP (300個) 數目的比例。

還有，考慮晶片的價格會隨著時間過去而下降，因此法院將平均利潤率訂為12.1%，而得出每顆晶片之利潤為1.8美元。法院再依據一份文獻的報導，指出重要性前10%的專利在電子技術的專利中占84%的價值，因此將1.8美元的利潤乘以84%，而得出每一顆晶片利潤為1.51美元的結論。之後，再將1.51美元乘以19/300 (Innovatio的SEP在所有前10%SEP中的比例)後，法院裁定innovatio的SEP的RAND為每一顆晶片9.56美分。因此，Cisco共付給Innovatio 270萬美元的授權金 (850萬件終端設備，每件授權金為3.2美分)。

Innovatio相較Motorola兩者在SEPs含量之重要性，由此可見，Innovatio是比Motorola的RAND高出許多，而法院也指出Innovatio的SEP比Motorola的SEP重要許多。

表二、Erisson提出SEPs專利授權金 (單位：每部終端產品售價計算)

Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理，2014/03

對於我國企業應對標準必要專利之建議：

全球對於SEPs已經有幾個清楚的發展態勢，包括不能藉著SEPs來申請禁制令、專利持有者需先進行授權合約的協商；標準專利的授權金有下降的趨勢，主要是需要遵守FRAND的條款(公平、合理、無歧視的授權)；美國跟歐洲的司法機關對於標準專利的看法是趨於一致的，藉此鼓勵國內的廠商參與標準組織。

(一)、針對企業是否應該加入標準組織活動：

雖然SEPs專利價值降低，但是參加標準組織可以協助企業了解技術的發展方向，擁有標準專利(SEPs)應可增加企業在授權上的談判籌碼。

(二)、建議我國企業有效管理內部專利機制：

面對變化中標準專利(SEPs)發展策略或是手中握有關鍵專利的專利授權公司(NPE)，建議我國企業應可以將內部專利分成五類：一是標準專利(SEPs)，並且簽署FRAND；二是標準專利(SEPs)，但沒有簽署FRAND；三是自然形成的標準de facto(SEPs)，像Android作業系統一樣，是產品用到的共通性技術，但並不是標準組織制定的；四是零組件專利；五是系統性專利。台灣廠商可由此檢視自己跟對手的專利是屬於何種類型，並研擬回應策略。

(三)、標準專利的大廠可能釋放SEPs專利給NPEs，回收專利投資

由於標準專利的授權金水準有降低趨勢，許多擁有標準專利的大廠，可能會將沒有運用的SEPs釋放至市場中，因此未來專利授權公司(NPE)將更容易掌握SEPs，並作為提訴的籌碼，而這些專利授權公司並未加入標準組織，也未簽屬FRAND，未來NPE將如何運用手中的SEPs值得關注。(3506字；表1)

參考資料：

1. 智財局(2013/12/4)，2013年通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析菁英論壇
2. David Long (2014/2/27)，Jury returns RAND-royalty rate of 0.19 percent of WiFi chip sale price (Realtek v. LSI)。Essentialpatentblog。
3. David Long (2014/2/7)，Cisco and Innovatio settle WiFi standard essential patent case。Essentialpatentblog。