美上訴法院要求USPTO須依據專利本文來判定是否屬商業方法專利：Secure Axcess, LLC案

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2017年3月10日

美國發明法（America Invention Act）將涵蓋商業方法專利（covered business method patent，CBM）之定義解釋為「一項專利之發明主張，為使用於金融產品或服務上相關周邊活動的方法或裝置，其中不包括技術發明」。對此，美國專利商標局（USPTO）主要考慮專利發明是否屬於金融性質、伴隨或者搭配某項金融活動，來判斷該專利是否屬於CBM。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於2016年11月21日Unwired Planet, LLC v. Google Inc.（841 F.3d 1376）一案判決中，曾經認定USPTO對 CBM界定標準過於寬鬆，不符合AIA條文要旨，並要求USPTO重新考慮CBM定義問題。

2017年2月21日，CAFC在Secure Axcess, LLC v. PNC Bank National Association一案判決中，依舊認為USPTO對CBM之判定標準過於寬鬆，推翻USPTO認定美國專利編號7,631,191是CBM之複審結果，亦說明USPTO應依據專利本文是否提及金融產品或服務之相關活動，來判定一項專利是否為CBM？

一、本案背景

美國一家智財管理顧問公司Secure Axcess 持有美國專利編號7,631,191「用於網頁認證之系統及方法」（System and method for authenticating a web page），相關發明為一種使用網路金鑰來保護電腦傳輸資訊安全之方法。2013年9月27日，Secure Axcess使用191專利，在東德州聯邦法院控告共35家美國銀行業者侵權（Secure Axcess, LLC v. U.S. Bank National Association et al 6:13-cv-00717），招致前述業者向USPTO提交達5件複審申請，力主該專利無效。2015年9月8日，USPTO 專利審判暨上訴委員會（PTAB）複審結果（CBM 2014-00100），認定191專利為CBM，同時請求項1-32因受先前技術文獻揭露是顯而易之而無效。Secure Axcess 不服而提出上訴。

PTAB認定191專利為CBM之理由，因該專利發明可適用於任何類型對象（如政府機關、教育等），其中亦涵蓋金融服務業者，例如在專利說明書中，即舉出銀行網頁連結來進行說明，並多次使用到「消費者」等字眼；另一方面，專利權人Secure Axcess特別針對銀行和金融服務業者來提告，亦能支持該專利發明屬於金融活動附帶方法或裝置之結論。

二、上訴法院判決

AIA § 18(a)(1)條文將CBM定義解釋為：

"a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions..."

CAFC合議庭多數法官意見，認為前述條文中"...a patent that claims..."此一說明，意味著專利本文及專利說明書敘述，是決定一項專利是否為CBM之主要關鍵，而 "...a financial product or service..."此段文字，意味著專利發明必須導致金融產品或服務相關活動之產出。為使CBM能夠與一般專利有效區別，不能以專利發明是否偶然或附帶性地使用在金融商業活動，來作為判定標準，此一過份寬鬆且足以涵蓋四方之認定標準顯然行不通，較為適當之辦法，為檢視專利內容是否提到任何金融產品或服務相關活動（...Necessarily, the statutory definition of a CBM patent requires that the patent have a claim that contains, however phrased, a financial activity element...）。專利發明之適用對象涵蓋金融業者、專利權人挑選金融業者來提告、侵權主張、被告財務狀況、訴訟地點等事實因素，因未必反映專利發明之正確本質，故不必然使系爭專利成為CBM，且使用此些事實情況來判斷，亦容易導致CBM定義範圍過度寬大。據此，合議庭推翻PTAB認定191專利為CBM且顯而易知之複審決定。

另一方面，合議庭亦認為，CBM定義問題是屬於法律問題，故採取重新審理（de novo），並未尊重身為美國政府行政機關之USPTO對於自身規約之解釋結果，亦未引用美國聯邦最高法院Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.（467 U.S. 837）一案判決之認定標準，來檢視USPTO對CBM之解釋是否合理。

審理本案之CAFC法官Lourie提出異議，認為法院對AIA條文及專利內容之詮釋，不應脫離常識基礎，僅討論專利請求項之意義，將容易忽略專利發明之真正實踐目的，且發明用途，應由專利說明書來說明即可，專利本文無需加以複誦；儘管並無證據顯示，191專利發明必然使用在金融商業領域，然專利說明書內容以及Secure Axcess控告多家銀行機構之情形，皆可證明其可用於執行金融產品或服務相關活動，並有別於Unwired Planet案中所謂銀行金庫照明設備之偶然性使用例子。

三、評析

近期來，CBM受到軟體專利適格性議題之熱烈討論。CBM專利複審是屬於AIA過渡期之程序，預定時程設在2020年9月16日終止。然而近年來，美國國會已有不少專利改革立法草案，主張將CBM複審程序永久化。相較於普遍為人所知之多方複審程序（Inter Partes Review，IPR），CBM複審僅適用於涵蓋商業方法專利，其好處在於複審申請人可出示任何類型事由（如美國專利法101條適格性主張）來主張專利無效，相較之下，IPR複審中申請人僅可透過先前技術文獻，來主張已核准專利不具新穎性或顯而易知，故若專利被認定為CBM將可適用CBM複審，並將有利於挑戰專利之一方。

本案判決是一項重要決定，更進一步限制USPTO僅能依據專利內文敘述是否提到使用在商業金融活動，來判定一項美國專利是否屬於CBM。顯然，CAFC所主張之判定方法，雖意在避免CBM解釋過於寬大，然僅檢視專利本文來決定，亦過於嚴苛，頗有見樹不見林之感，容易導致忽略或誤判了一項專利發明之真正用途，同時CAFC在是否尊重行政機構法律解釋之問題處置上亦頗為草率，故未來本案判決，可能會受到進一步挑戰。

倘若本案判決最終未受最高法院推翻，則將使USPTO對一項專利是否為CBM之認定轉為嚴格，致使CBM申請難度劇增，同時既有CBM亦容易被改判定一般專利，進而導致CBM複審申請門檻提高（儘管有利於專利權人）。對此，專利申請人若希望其發明成為CBM，則專利說明書撰寫上，必須特別強調其發明是使用在商業金融活動。

隨著金融科技(Fintech)崛起，CBM認定標準將更趨重要，更有助於未來創新科技的良性發展。(1822字；圖1)

參考資料
1. PTAB就191專利之複審決定
2. 本案判決文

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