美國專利侵權發生於境外與屬地主義：WesternGeco v. ION
科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2016年8月30日
圖、美國專利侵權發生於境外與屬地主義：WesternGeco v. ION
● Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group, Ltd., et al. （2:09-CV-00290）案：美國專利法第271條(f)(1)款就屬地主義之例外規定，討論侵權人是否就供應部份零組件至國外組裝侵權產品之行為擔負侵權責任。
● WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corp.（4:09-cv-01827）案：美國專利法第271條(f)(1)款就屬地主義，討論專利權人原告可否就侵權產品使用所導致之美國境外侵權損失情形來獲得侵權賠償救濟。
一、本案背景及一審判決
本案專利權人原告WesternGeco為成立於1933年之英國海洋地質調查探勘公司，旗下生產販售所持有探勘技術之相關設備器材，例如Q-Marine系列海洋地震訊號接收系統。本案被告ION Geophysical（簡稱ION）為1968年創立於美國德州之同業公司。WesternGeco除在美國境內生產其專利技術之相關產品外，本身亦在美國境外為石油公司提供海床資源探勘等服務，而被告ION亦在美國境內生產製造探勘器材設備等，然產品販售對象，則以位於美國境外並從事海洋探勘調查等服務之公司為主。
WesternGeco於2009年6月12日，向德州南區聯邦地方法院遞狀控告ION所生產販售之DigiFINs深海拖纜定位暨控制系統，侵害其四項美國專利（編號6,691,038、7,080,607、7,162,967、7,293,520），專利發明涉及深海海床石油及天然氣蘊藏之探勘技術，為作業船隻利用發射聲波並接收反射訊號，以及裝設有多個感測器之深海拖纜來進行探勘，並繪製海底地貌資料，以提供石油公司來判定理想之鑽油開採地點。
WesternGeco聲稱，購買ION侵權產品之其他同業公司，至少成功搶走WesternGeco 10項服務合約生意，此些合約價值總計約達9,000萬美元。一審陪審團裁定系爭專利皆有效，被告侵害所有系爭請求項，以及該方須支付9,340萬美元之過去侵權損失賠償以及1,250萬美元合理權利金。被告ION就一審結果提出上訴，主要論述為地院於訴訟期間就520專利請求項18是否適用美專利法271條(f)(1)項之簡易判決結果，所採用之認定標準有誤，同時亦不當影響其他所有系爭請求項之最終侵權賠償計算結果，對此，原告不應就屬於美國境外之商業機會損失情形（侵權所導致服務合約喪失）獲得侵權損失補償。
二、本案二審判決
1. CAFC認為原告就侵權產品於美國境外使用情形所導致之商業機會損失，不可要求賠償
2015年7月2日CAFC合議庭判決推翻一審結果，認定原告WesternGeco不得就其美國境外服務合約機會之損失獲得賠償。合議庭說明如下：
● 包含專利法在內之美國法律不適用於美國境外及境外活動，仍為一強力推定原則；
● 儘管美國國會就專利法271條(f)款之立法目的，係針對美國境內廠商將零組件運送至國外來組裝侵權產品，以規避專利法271條(a)款之侵權責任之情況，然並無跡象顯示，美國國會亦希望藉由該立法來就此類侵權產品之境外使用情形給予制裁，故§ 271(f)僅為一有限之例外，而並非否定前述原則；
● § 271(f)說明，侵權責任在於當事人自美國境內出口侵權產品零組件之行為，其中並未涉及在國外組裝之侵權產品，故若法院允許專利權人就其境外損失獲得補償，則將使§271(f)受到不當擴大解釋，並踰越§271(a)之所述範圍（…any patented invention, within the United States or imports into the United States…）。
● § 271(f)規定之用意，在於將自美國境內出口侵權產品零組件之個人，視同於美國境內生產製造之侵權產品進行國內販售供應或出口之當事人，既然前述當事人不能就國內製造並出口成品之國外使用情形，來承擔侵權責任，則自美國境內出口侵權產品零組件之當事人，亦理當不能就後續國外製造成品之國外使用情形來承擔責任（“Just as the United States seller or exporter of a final product cannot be liable for use abroad, so too the United States exporter of the component parts cannot be liable for use of the infringing article abroad.”）。
● 原告WesternGeco不能就侵權產品國外使用情形所導致之商業損失來獲得過去侵權賠償救濟。但，專利權人原告仍可就系爭專利受侵害情形，要求並獲得合理權利金救濟。
2. 惡意侵權議題
由於本案發生時間在2016年6月13日最高院Halo & Stryker一案判決放寬三倍侵權賠償認定門檻之前，故地院及合議庭仍採用較嚴格之Seagate標準來進行檢視本案原告之惡意侵權主張。對此，一審陪審團雖認定WesternGeco已出示充分證據，來證明ION明知故犯行為構成惡意侵權，然庭審後，承審法官以ION訴訟期間所提出之專利未侵權及無效主張，客觀上並非毫無根據或不合理，因此駁回原告加重賠償要求。二審合議庭確認並維持一審法官決定。
合議庭判決後，原告WesternGeco要求CAFC召開聯席庭，以重新審理侵權賠償及惡意侵權兩項議題，遭駁回。
3. 聯邦最高法院發回本案
原告上訴最高法院，要求討論兩項問題，為：（一）CAFC裁定專利權人不得就美國境外之侵權損失情形獲得賠償，就§ 271(f)規定而言，此見解是否有誤？（二）最高法院是否應鑒於Halo & Stryker一案判決而同意本案請願？最高法院於2016年6月20日同意受理本案，並同時廢棄CAFC判決及發回，要求依據Halo & Stryker一案判決重新考慮。
三、評析
本案最終因惡意侵權議題而為最高法院直接發回，故實際上，最高法院並未同意討論專利權人可否就境外侵權損失獲得賠償救濟之問題。美國聯邦最高法院雖於6月27日同意審理Life Technologies Corp., et al. v. Promega Corp.一案，將討論依據專利法271條(f)(1)項所述，被告LifeTech公司從美國向境外供應侵權產品之單一組件是否構成侵權行為，是屬於構成§ 271(f)侵權行為之門檻認定問題，而非§ 271(f)下之侵權救濟爭議問題。
所以，WesternGeco案與Carnegie Mellon University案該兩案判決，可說是CAFC就§ 271(f)侵權行為可否獲得侵權賠償救濟之問題，提出詳細見解。兩案中，CAFC一致認為，無論被告侵權行為是否屬於§ 271(f)所述情形（換句話說，一項侵權產品於國外生產製造，無論其零組件是否來自美國境內），專利權人皆不得就侵權產品使用情形所導致之境外損失來獲得賠償救濟，然而，專利權人仍可獲得合理權利金等其他救濟。(3008字；圖1；表1)
表一：美CAFC上訴法院就§ 271(f)侵權行為可否獲得賠償救濟之認定
| 系爭產品類型 |
是否侵權 |
可否就發生於美國境內之侵權損失獲得賠償 |
可否就發生於美國境外之侵權損失獲得賠償 |
可否獲得合理權利金救濟 |
可否要求將此產品做為侵權賠償或權利金計算基礎 |
| 系爭產品於美國境內生產製造 |
是 |
是 |
否 |
是 |
是 |
| 系爭產品於美國境外生產製造 |
1. 該產品之販售、使用，至少有一項活動發生於美國境內；
2. 該產品進口至美國境內；
3. 被告供應相當部份零組件至國外組裝 |
是 |
否 |
需滿足下列條件之一：
1. 該產品之販售、使用，至少有一項活動發生於美國境內；
2. 該產品進口至美國境內； |
需滿足下列條件之一：
1. 該產品之販售、使用，至少有一項活動發生於美國境內；
2. 該產品進口至美國境內； |
| 被告將相當部份之零組件運至國外來組裝系爭產品 |
是，無論該產品是否於美國境內販售或使用，或是否進口至美國（§ 271(f)） |
是 |
否 |
是 |
否 |
Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/8
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