美最高法院將複審權利懈怠可否排除侵權賠償議題：SCA Hygiene案

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年5月5日

權利懈怠原則屬一衡平抗辯（equitable defense），見於美國專利法282條，其主張事由是原告在發起專利侵權訴訟上存在不合理及顯失公平之拖延情形，並使被告蒙受重大損害。該抗辯一旦成立，則原告將不可獲得屬於訴訟以前之過去侵權賠償救濟。

圖一、美最高法院將複審權利懈怠可否排除侵權賠償議題：SCA Hygiene案

專利法286條規定，專利權人僅可就提告日起過去6年之侵權行為獲得賠償，此為過去侵權賠償之法定追溯時限。例如，倘若侵權人於過去10年期間持續製造並販售侵權產品，則專利權人僅能就其中6年之過去侵權行為獲得賠償。

美國聯邦最高法院近期同意審理SCA Hygiene Products v. First Quality Baby Products一案之移審請願。最高法院就本案將討論之議題為：
美國專利法286條（35 U.S.C. § 286）規定，侵權賠償追溯時限為提告日起算之過去6年。對此，權利懈怠（laches）原則，可否作為排除訴訟前6年過去侵權賠償救濟之一項抗辯？

一、本案簡介
本案原告SCA Hygiene Products（簡稱SCA）與First Quality Baby Products（簡稱First Quality）兩家公司互為美國成人失禁產品市場之競爭對手。一審中，被告First Quality主張原告因權利懈怠以及衡平禁反言原則而不得行使美國第6,375,646號短褲性尿布專利權，地院同意被告主張並做出終判。SCA提出上訴。聯邦巡迴上訴法院（CAFC）合議庭推翻衡平禁反言部分，但維持一審就權利懈怠之判決結果，認定原告SCA自2007年3月27日USPTO再審查結果確認646專利有效起至2010年8月2日正式提告為止，共為期3年之不合理無作為情形，構成權利懈怠。

SCA僅3年無作為情形，即構成權利懈怠，主因為SCA早在2003年10月即首次致函警告First Quality侵權，故USPTO於2007年3月公佈再審查結果確認’646專利為有效之後，SCA理當立即提起告訴，而非拖延額外3年時間至2010年，對此SCA亦未能充分解釋原因，是故，地院及CAFC合議庭同意被告之權利懈怠主張。

SCA就合議庭判決結果再次上訴，要求召開聯席庭以重審本案。SCA依據最高法院2014年Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer（134 S. Ct. 1962）一案判決說明美國著作權法507條(b)款（17 USC § 507(b)）禁止著作權人於獲得著作權當日起3年以後發起侵害著作權之訴，故除極特殊情形（extraordinary circumstances）外，權利懈怠抗辦不得做為法定3年時限內所發起侵害著作權訴訟之一有效抗辯，並主張為權利懈怠（laches）抗辦應不可用來排除專利法286條所規定過去侵權賠償6年追溯時效內之過去侵權賠償（The defense of laches is not applicable to bar a claim for damages based on patent infringement occurring within the six-year damages limitations period established by 35 U.S.C. § 286）。

對此，合議庭認為，最高法院Petrella案結果，並未將權利懈怠抗辦自專利法範疇中排除，並引用A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.（960 F.2d 1020, Fed Cir. 1992）案聯席判決，說明權利懈怠抗辯與專利法286條之賠償追溯時限並無衝突，同時權利懈怠抗辯不得排除屬於訴訟期間之侵權損失賠償。

聯席庭之見解，為專利法286條並非訴訟時效限制（statute of limitations），而為侵權賠償時效限制（damage limitations），故與聯邦最高法院Petrella案之情形不同；專利法282條立法歷程顯示美國會已將權利懈怠原則於專利法中成文法化，同時專利法內容及其立法歷程並未禁止將權利懈怠抗辯用於排除侵權賠償救濟，且CAFC自1952年後判例皆允許被告當事人主張權利懈怠來排除原告獲得侵權賠償，故權利懈怠原則仍為專利侵權訴訟中之一有效抗辯，可排除過去侵權賠償救濟，同時，地院必須依據最高法院eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.（547 U.S. 388, 2006）案之分析架構，來衡量權利懈怠之基礎事實根據，來決定是否同意核發禁制令救濟。另一方面，除特殊情形（extraordinary circumstances）外，權利懈怠不得用於排除專利權人就侵權情形來獲得持續性權利金。

針對聯席庭判決結果，SCA選擇繼續上訴至最高法院。

二、評析
權利懈怠抗辦可否用於排除專利侵權訴訟之各類型侵權救濟，CAFC於過去判例中，已明確說明了：

不可排除屬於訴訟期間之侵權賠償；
不可排除持續性權利金救濟；
地院必須依據最高法院eBay案標準來審酌相關事實，以決定原告可否獲得禁制令救濟。

本案爭論議題，則為鑒於專利法286條存在6年過去侵權賠償追溯限制，故權利懈怠原則可否用於排除自提告日起算過去6年內之侵權賠償。筆者認為，著作權3年與專利侵權賠償6年追溯時效規定，兩者雖不同，然而就衡平考量而言，權利懈怠抗辯不適用於排除自提告日起過去6年內侵權賠償之觀點，並無不妥，且美國會亦未同意權利懈怠可用來進一步限縮專利法286條之追溯時效規定，故最高法院最終頗可能比照Petrella案結果，推翻CAFC見解，裁定權利懈怠原則雖仍為專利侵權訴訟之一有效抗辯，然不得用於排除屬於6年內之過去侵權賠償。(1226字；圖1)

本案二審詳細介紹，請參見產業資訊室相關報導：
http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=11679

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