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美國會提案HR4829遏止專利流氓濫用關稅法337禁制令

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2016年4月29日
2016年3月22日,美國聯邦眾議院議員Tony Cárdenas 以及 Blake Farenthold正式推出HR 4829法案(Trade Protection Not Troll Protection Act,貿易保護而非流氓保護法案)。HR 4829法案曾於2014年首次提出,本次則為2014年版本之改進。HR4829法案之主要目標及辦法,為提高非專利實施實體(NPEs)或俗稱之專利流氓(patent trolls)藉由美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission, ITC)關稅法337條調查來獲得禁制令救濟之難度,以杜絕其利用禁制令核發救濟來進行勒索威脅,並確保關稅法337條調查程序能夠真正有效保護美國國內產業。

圖一、美國會提案HR4829遏止專利流氓濫用關稅法337禁制令
 

HR 4829法案之措施辦法包括:
  1. 受專利保障產品生產活動發生後進行之授權活動(簡稱事後授權活動),不可用於證明美國國內產業(domestic industry)存在情形
  2. 原告用於證明國內產業存在而出示之系爭專利被授權人,必須以共同原告身分參與調查
  3. 原先試辦之ITC 100天速審計畫(100 day pilot program)制度化;
  4. 授權國際貿易委員會(ITC)可單純依據公共利益事由來中止調查。
一、授權行為必須導致受專利保障物品之生產與使用
(一)依據1930年關稅法337條(19 U.S.C. § 1337)
1930年關稅法337條(19 U.S.C. § 1337)賦予ITC就屬於進口侵害美國專利產物品之不公平貿易競爭行為進行執法。申訴人原告為證明違反該法情事,須建立下述事實根據:
  • 不公平競爭或不公平行為,例如一有效美國智慧財產受侵害之事實;
  • 侵權產品進口、為銷售目的而進口或進口後於美國境內從事商業銷售之行為;
  • 受一美國專利保障之物品(article),其相關產業存在美國境內之事實。
 
19 U.S.C. § 1337(a)(2)項條文,說明前述第三項要求,為申訴人必須建立「受美國專利保障物品之相關產業存在於美國境內、或正於美國境內建立之事實。」。對此,ITC運用「經濟要件」(Economic Prong)和「技術要件」(Technical Prong)兩面向分析,來驗證申訴人是否擁有存在於美國境內、以開發應用系爭專利為目的之產業。

19 U.S.C. § 1337(a)(3)項條文,補充說明三種類型之活動,可滿足前述經濟要件:
(A)對廠房施設或設備進行顯著投資;
(B)顯著勞務或資金投入;
C)在系爭專利開發應用上進行實質投資,包括工程技術、研究和開發或智慧財產之授權活動。
 NPE通常透過出示其授權活動或被授權人應用該方專利之投資花費情形,來滿足前述之(C)項規定,進而證明國內產業存在情形。

() HR 4829法案要求
HR 4829法案要求所出示之授權活動,必須導致應用專利、版權、商標、設計等物品之研發及使用("lead to the adoption and development of articles that incorporate the patent, copyright, trademark, mask work, or design")。此一規定將「受專利保障物品生產前之授權行為」(以從事生產活動為動機之事前授權行為,ex-ante production-driven licensing)與「受專利保障物品生產後之授權行為」(以獲利為動機之事後授權行為,ex-post revenue-driven licensing)進行區別,並禁止原告藉由出示為滿足獲利動機下之事後授權行為,來滿足國內產業要件。

此法案規定,致使倚賴專利授權活動之NPE,較難以證明存在美國國內產業,同時NPE亦無法再仰賴被授權人在應用專利上之投資活動,理由在於授權活動與生產活動必須存在有因果關係。然而,有關於「事前」及「事後」之認定上,仍存在爭議,例如被授權人若在NPE提供授權之後,研發並販售較新版本之產品,則NPE之授權行為,是否可視為事前授權,亦或須以最初始產品為基準?此一問題,法案內容並無交代。

二、用於證明國內產業存在之當事人(被授權人)必須為共同原告
 
HR 4829法案亦要求,原告為證明國內產業要件而所出示之第三方(多半是系爭專利之被授權人),必須參加該調查為共同原告。此一辦法或有可能顯著提高NPE成功證明國內產業存在之難度,理由在於可能曾經為受害人之被授權人,多半不願意配合NPE演出,且HR 4829法案亦禁止原告提出第三方非自願性參與調查之要求。然而,相關辦法亦可能不利於非屬專利流氓之非專利實施實體,如大學院校等研究機構,且亦無法對應NPE和被授權人相互勾結以共謀利益之情形(例如過去Motorola成為Intellect Wireless幫兇之案例)。

三、一百天速審計畫制度化
 
HR 4829法案亦使ITC有更多管道來提前終止337條調查,並使NPE受害人能夠儘早擺脫訴訟威脅。其措施辦法為將目前仍處於試辦階段之100天速審計畫正式實施,該計畫允許ITC於立案調查前,先行判定具關鍵性之議題(case-dispositive issues,例如美國國內產業議題,即可直接決定調查結果),並指示行政法官自ITC立案調查日起使用3個月時間,針對申訴人於訴狀書中陳述薄弱之情形,先行審理此些議題並發佈初步調查決定,此一辦法,亦可有助於防止NPE於訴狀書中就相關議題含糊交代。

四、ITC可依據公共利益事由終止調查
 
依據既有之關稅法337條調查程序,ITC於聽證會舉行及行政法官發佈最終初步調查決定之後,方開始考慮公共利益議題。對此,HR4829法案允許ITC於調查進行階段,即可先行考慮排除系爭產品進口至美國之做法是否符合公共利益,並允許ITC以不符公共利益為由,於任何時間點以及在尚未作出任何調查決定下提前終止調查。

評析
該法案針對美國國內產業要件之規範方面,可能有效打擊NPE,同時亦導致無法從事實質生產活動之正當專利權人(大學院校或研究機構等)難以滿足國內產業存在要件,並限縮ITC之管轄範圍以禁制令嚇阻不公平貿易競爭。而且該法案仍無法涵蓋到NPE與被授權人相互勾結之可能情況(然此應為極少數案例)。HR 4829法案以目標明確、立意相當良好且措施爭議性較低之法案,將來獲得通過之機率相當大。(1908字;圖1)


參考資料 
H.R.4829 - Trade Protection Not Troll Protection Act, 114th Congress (2015-2016)
https://www.congress.gov/114/bills/hr4829/BILLS-114hr4829ih.pdf
 
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