美國會提案HR4829遏止專利流氓濫用關稅法337禁制令

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年4月29日

2016年3月22日，美國聯邦眾議院議員Tony Cárdenas 以及 Blake Farenthold正式推出HR 4829法案（Trade Protection Not Troll Protection Act，貿易保護而非流氓保護法案）。HR 4829法案曾於2014年首次提出，本次則為2014年版本之改進。HR4829法案之主要目標及辦法，為提高非專利實施實體（NPEs）或俗稱之專利流氓（patent trolls）藉由美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission, ITC）關稅法337條調查來獲得禁制令救濟之難度，以杜絕其利用禁制令核發救濟來進行勒索威脅，並確保關稅法337條調查程序能夠真正有效保護美國國內產業。

圖一、美國會提案HR4829遏止專利流氓濫用關稅法337禁制令

HR 4829法案之措施辦法包括：

受專利保障產品生產活動發生後進行之授權活動（簡稱事後授權活動），不可用於證明美國國內產業（domestic industry）存在情形；
原告用於證明國內產業存在而出示之系爭專利被授權人，必須以共同原告身分參與調查；
原先試辦之ITC 100天速審計畫（100 day pilot program）制度化；
授權國際貿易委員會(ITC)可單純依據公共利益事由來中止調查。

一、授權行為必須導致受專利保障物品之生產與使用
(一)依據1930年關稅法337條（19 U.S.C. § 1337）
1930年關稅法337條（19 U.S.C. § 1337）賦予ITC就屬於進口侵害美國專利產物品之不公平貿易競爭行為進行執法。申訴人原告為證明違反該法情事，須建立下述事實根據：

不公平競爭或不公平行為，例如一有效美國智慧財產受侵害之事實；
侵權產品進口、為銷售目的而進口或進口後於美國境內從事商業銷售之行為；
受一美國專利保障之物品（article），其相關產業存在美國境內之事實。

19 U.S.C. § 1337（a）（2）項條文，說明前述第三項要求，為申訴人必須建立「受美國專利保障物品之相關產業存在於美國境內、或正於美國境內建立之事實。」。對此，ITC運用「經濟要件」（Economic Prong）和「技術要件」（Technical Prong）兩面向分析，來驗證申訴人是否擁有存在於美國境內、以開發應用系爭專利為目的之產業。

19 U.S.C. § 1337（a）（3）項條文，補充說明三種類型之活動，可滿足前述經濟要件：
（A）對廠房施設或設備進行顯著投資；
（B）顯著勞務或資金投入；
（C）在系爭專利開發應用上進行實質投資，包括工程技術、研究和開發或智慧財產之授權活動。

NPE通常透過出示其授權活動或被授權人應用該方專利之投資花費情形，來滿足前述之（C）項規定，進而證明國內產業存在情形。

(二) HR 4829法案要求
HR 4829法案要求所出示之授權活動，必須導致應用專利、版權、商標、設計等物品之研發及使用（"lead to the adoption and development of articles that incorporate the patent, copyright, trademark, mask work, or design"）。此一規定將「受專利保障物品生產前之授權行為」（以從事生產活動為動機之事前授權行為，ex-ante production-driven licensing）與「受專利保障物品生產後之授權行為」（以獲利為動機之事後授權行為，ex-post revenue-driven licensing）進行區別，並禁止原告藉由出示為滿足獲利動機下之事後授權行為，來滿足國內產業要件。

此法案規定，致使倚賴專利授權活動之NPE，較難以證明存在美國國內產業，同時NPE亦無法再仰賴被授權人在應用專利上之投資活動，理由在於授權活動與生產活動必須存在有因果關係。然而，有關於「事前」及「事後」之認定上，仍存在爭議，例如被授權人若在NPE提供授權之後，研發並販售較新版本之產品，則NPE之授權行為，是否可視為事前授權，亦或須以最初始產品為基準？此一問題，法案內容並無交代。

二、用於證明國內產業存在之當事人（被授權人）必須為共同原告

HR 4829法案亦要求，原告為證明國內產業要件而所出示之第三方（多半是系爭專利之被授權人），必須參加該調查為共同原告。此一辦法或有可能顯著提高NPE成功證明國內產業存在之難度，理由在於可能曾經為受害人之被授權人，多半不願意配合NPE演出，且HR 4829法案亦禁止原告提出第三方非自願性參與調查之要求。然而，相關辦法亦可能不利於非屬專利流氓之非專利實施實體，如大學院校等研究機構，且亦無法對應NPE和被授權人相互勾結以共謀利益之情形（例如過去Motorola成為Intellect Wireless幫兇之案例）。

三、一百天速審計畫制度化

HR 4829法案亦使ITC有更多管道來提前終止337條調查，並使NPE受害人能夠儘早擺脫訴訟威脅。其措施辦法為將目前仍處於試辦階段之100天速審計畫正式實施，該計畫允許ITC於立案調查前，先行判定具關鍵性之議題（case-dispositive issues，例如美國國內產業議題，即可直接決定調查結果），並指示行政法官自ITC立案調查日起使用3個月時間，針對申訴人於訴狀書中陳述薄弱之情形，先行審理此些議題並發佈初步調查決定，此一辦法，亦可有助於防止NPE於訴狀書中就相關議題含糊交代。

四、ITC可依據公共利益事由終止調查

依據既有之關稅法337條調查程序，ITC於聽證會舉行及行政法官發佈最終初步調查決定之後，方開始考慮公共利益議題。對此，HR4829法案允許ITC於調查進行階段，即可先行考慮排除系爭產品進口至美國之做法是否符合公共利益，並允許ITC以不符公共利益為由，於任何時間點以及在尚未作出任何調查決定下提前終止調查。

評析
該法案針對美國國內產業要件之規範方面，可能有效打擊NPE，同時亦導致無法從事實質生產活動之正當專利權人（大學院校或研究機構等）難以滿足國內產業存在要件，並限縮ITC之管轄範圍以禁制令嚇阻不公平貿易競爭。而且該法案仍無法涵蓋到NPE與被授權人相互勾結之可能情況（然此應為極少數案例）。HR 4829法案以目標明確、立意相當良好且措施爭議性較低之法案，將來獲得通過之機率相當大。(1908字；圖1)

參考資料
H.R.4829 - Trade Protection Not Troll Protection Act, 114th Congress (2015-2016)
https://www.congress.gov/114/bills/hr4829/BILLS-114hr4829ih.pdf

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