Round Rock Research在訴狀中提到SanDisk有侵權疑慮的產品有SD卡、microSD卡、USB儲存裝置等可移除式記憶體產品,內嵌式快閃記憶體產品如iNAND、iSSD以及具有控制器的固態裝置,如SanDisk Meteor5-B, SanDisk PhoenixC2HMP6, SanDisk PhoenixC2HUP6, SanDisk PhoenixC2EMP6, SanDisk Firebird2SP9, FMT1203, SanDisk Meteor6mp6, Marvell Monet2 (88SS9187-BLD2), SanDisk SealMp6, or SanDisk SumerULUP4。
JVC Kenwood是日本影音媒體電子產品大廠,所生產、製造並銷往美國的產品包含家庭劇院投影機、車用娛樂系統、攝影機和即時串流攝影機。系爭產品包含但不限於Everio與Adixxion系列,因使用Falconbrid處理器(型號JCY0246)、Ambarella A7L處理器,即包含Ambarella A7L-B1-RH晶片的影像處理器而有侵權之虞。
Canon所生產、製造並銷往美國的產品包含小型數位相機、數位攝影機、數位單眼相機(digital single-lens reflex camera, DSLR)等產品,使用Digic 4, Digic 4+, Digic DV 4, Digic 5, Digic 5+和Digic 6影像處理器,所有的Canon數位攝影機產品包含聯發科(Mediatek)的BF68339A ARM處理器和薩瑞(Renesas) SH7231微處理器,即型號R5F72315A和Canon Powershot SX280 HS。
Round Rock Research認為SanDisk、Canon和JVC Kenwood系爭產品侵害’347號系爭專利的第1~6權利項;’405號系爭專利的第1~3、6~10、12權利項;’683號系爭專利的第27、28、30、32~35權利項;’935號系爭專利的第1~4、6、8~10權利項;’801號系爭專利的第1、2權利項。而Canon銷往美國的產品旺宏(Macronix) MX29GL256F記憶體,故被Round Rock Research認為侵害’617號系爭專利的第1、3、4、6、11、13~15權利項。
Round Rock Research最新提起的訴訟案是2014年12月17日控告Nintendo(任天堂)侵權,系爭專利除了控告SanDisk和JVC Kenwood的5件之外,增加US 6,424,594和US 6,469,336,系爭產品是遊戲主機、手持式遊戲系統及配件。被控侵權的理由是該些產品包含影像處理器、ARM處理器以及90nm製程(及90nm以下製程)的半導體元件,具體的產品是Wii、Wii U、Wii Mini、3DS XL、2DS等。US 6,424,594專利名稱為「多重延遲同步動態隨機存取記憶體之方法和裝置(Method and apparatus for multiple latency synchronous dynamic random access memory)」,於2002年7月23日通過實體審查並公告,共有9個權利項,其中第1、4、5、8、9項是獨立項。US 6,469,336專利名稱為「減少接觸長寬比結構(Structure for reducing contact aspect ratios)」,於2002年10月22日通過實體審查並公告,共有12個權利項,其中第1、12項是獨立項。兩件專利皆於2009年12月23日由原始專利權人美光轉讓給Round Rock Research。
從表三可見Round Rock Research近年仍在審理中的訴訟案共有7件,2011和2012年的3件,其餘為2014年12月的4件。觀察最近Round Rock Research在2014年底的4件訴訟,大致以控告SanDisk和JVC Kenwood的5件系爭專利為基礎,再依據另案被告產品包含的元件,增補其他專利以充實火力。
於2012年4月26日,華碩對Round Rock Research及Micron提起不侵權確認之訴(案號5:2012cv02099),並要求美光提交書面文件和證詞(案號3:2013cv02859),兩案在2014年1月17日移轉並集中於加州北區聯邦地方法院(案號3:14-cv-00275)管理[註1],在2014年7月23日因雙方和解故全案關閉。
Round Rock Research與SanDisk的訴訟起自2011年10月27日,SanDisk對Round Rock Research的11件專利提起不侵權確認之訴(案號3:11-cv-05243);在2012年5月3日Round Rock Research在德拉瓦州聯邦地方法院對SanDisk提起侵權訴訟(案號1:12-cv-00569)。
2014年6月13日,加州北區聯邦地方法院針對不侵權確認之訴一案,即時判決(Summary Judgment)SanDisk不侵權、符合權利耗盡原則,且Round Rock Research的專利有效[註2],隨後Round Rock Research於2014年7月23日提交上訴通知書(Notice of Appeal),但至今未見下文。
回到2012年5月3日的侵權案,目前仍在權利項解釋程序(claim construction)進行中。依據2014年12月17日的文件,法官Sue L. Robinson裁決僅允許Round Rock Research所提StrataFlash對US 6,848,041侵權的即時判決動議,StrataFlash是Intel架構的蜂巢式記憶體,使用在多媒體手機裡已逾10年。
依據IAM雜誌的評估,Round Rock Research所擁用的電腦軟體佔其專利組合約26%,在Alice v. CLS Bank之後,發動訴訟的風險提升[註3],主攻半導體零組件的專利訟訴勝算較大。回顧2012年Round Rock Research對SanDisk一案的侵權爭點,可知將箭靶對準SanDisk,以功能所需而附加的晶片是可行的操作方式,只是加州北區聯邦地方法院認定所附加的晶片權利耗盡,此次在德拉瓦州聯邦地方法院重起爐灶,Round Rock Research又指出Canon的系爭產品使用聯發科、旺宏、薩瑞的處理器或記憶體,不外乎預期法官會採用符合權利耗盡之首次發生必須於美國境內的主流觀點,屆時後續發展就可能不同。(2500字;表3)