2012年4月26日,華碩向加州北區聯邦地方法院(District Court for the Northern District of California) 對專利主張實體(patent assertion entity, PAE) Round Rock Research, LLC (下稱Round Rock) 提起確認之訴,請求法院確認華碩未侵犯Round Rock擁有的6件專利。
本案系爭專利如下:
- 美國專利編號US6570791,專利名稱為「具有DDR DRAM 介面的快閃記憶體(Flash memory with DDRAM interface)」,於2003年5月27日通過實體審查並公告,原始專利權人為美光。被告Round Rock在2012年9月20日提出的系爭產品是華碩Eee Pad Transformer(TF101),使用eMMC快閃記憶體。
- 美國專利編號US 6765276,專利名稱為「製造固態影像感測器的底部抗反射塗層過濾器製程(Bottom antireflection coating color filter process for fabricating solid state image sensors)」,於2004年7月20日通過實體審查並公告,原始專利權人為安捷倫科技。系爭產品是華碩Eee State EP121,使用CMOS影像感測器。
- 美國專利編號US6845053,專利名稱為「快閃記憶體之功率輸出調整(Power throughput adjustment in flash memory)」,於2005年1月18日通過實體審查並公告,原始專利權人為美光。系爭產品與’791相同,為華碩Eee Pad Transformer(TF101)。
- 美國專利編號US6930949,專利名稱為「於待機狀態之節電(Power savings in active standby mode)」,於2005年8月16日通過實體審查並公告,原始專利權人為美光。被告Round Rock在2012年9月20日提出的系爭產品是華碩K52DR筆記型電腦。
- 美國專利編號US7021520,專利名稱為「使用編結結構連結的堆疊式晶片(Stacked chip connection using stand off stitch bonding)」,於2006年4月4日通過實體審查並公告,原始專利權人為美光。
- 美國專利編號US7279353,專利名稱為「鈍化平滑層(Passivation planarization)」,於2007年10月9日通過實體審查並公告,原始專利權人為美光。系爭產品與’276相同,為華碩Eee State EP121。
華碩在訴狀中詳列提起確認之訴的緣由,華碩自認為消費性電子產品系統商,而Round Rock曾對系統商提起數次侵權訴訟,藉興訴的專利也是應用於消費性電子產品零組件層次,且Round Rock已於2012年授權給華碩的上游零組件提供商,諸如三星、美光,因此華碩認為系爭專利已權利耗盡(patent exhaustion)或已得到Round Rock的默示授權(implied license),因此請求法院確認華碩的產品未侵害系爭專利之權利、系爭專利無效與不可行使專利權(unenforceable)。
法官Jon S. Tigar在2013年10月8日裁定駁回華碩提出的即席判決(summary judge)要求。華碩認為Round Rock使用代表性產品而非對每一系爭產品建立技術特徵比較表,但法官引用案例Network Prot. Sciences, LLC v. Fortinet, Inc.,(案號12-cv-01106-WHA)、Infineon Technologies AG v. Volterra Semiconductor(案號11-cv-06239-MMC)等共4項前例說明,華碩未能說明為何不能使用代表性產品製作技術特徵比較表;同時距離Round Rock興訟已一年,但華碩未如其他侵權案被告即時對薄弱的爭點提出異議,雖華碩提出不包含侵權零組件的部份產品,但不足以說服法官事實已臻明朗。華碩在2013年12月3日向加州南區聯邦地方法院提出強制聲請(motion to compel),要求美光(Micron)為控告Round Rock一案提交書面文件和證詞(案號3:2013cv02859);之後,2014年1月17日法官同意將案件移轉並集中於加州北區聯邦地方法院。
被告Round Rock是知名專利主張實體(PAE),創辦人John Desmarais律師在2007年代表通訊設備大廠Alcatel-Lucent,以MP3專利對微軟興訟,獲得15.2億美元賠償金。Desmarais在2009年向美光半導體購買4500項專利後,於2010年離開任職15年的Kirkland & Ellis事務所,創立Round Rock。Round Rock曾在2011年3月在紐約拍賣4份不起訴契約,每份契約適用特定技術領域的專利組合,允許買家在授權範圍內經營業務,免於擔心被告。該契約為首份在拍賣會上售出的合約,創下3850萬美元成交紀錄。Round Rock與多間廠商簽訂一般技術類別授權契約,包含蘋果、三星、宏達電、黑莓、IBM、Nokia、Sony、Dell、甲骨文、聯想、LG等20間公司;另有RFID和NFC技術的授權合約,已有20間公司簽署。(1096字;表3)
表一、系爭專利
Flash memory with DDRAM interface |
公告號 |
US 6570791 |
|
公告類型 |
B2 |
申請號 |
US 09/943,330 |
公告日 |
2003年5月27日 |
申請日 |
2001年8月30日 |
優先權日 |
2001年8月30日 |
其他專利號 |
US20030043624 |
發明人 |
Frankie FariborzRoohparvar, Kevin C. Widmer |
原專利權人 |
Micron Technology, Inc. |
Bottom antireflection coating color filter process for fabricating solid state image sensors |
公告號 |
US 6765276 |
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公告類型 |
B2 |
申請號 |
US 09/938,394 |
公告日 |
2004年7月20日 |
申請日 |
2001年8月23日 |
優先權日 |
2001年8月23日 |
其他專利號 |
DE10230134A1, DE10230134B4, US6967073, US20030038293, US20030038326, US20040002178, |
發明人 |
Duane Fasen, Jack D. Meyer, Cheryl Bailey, John H. Stanback, Kari Hansen |
原專利權人 |
Agilent Technologies, Inc. |
Power throughput adjustment in flash memory |
公告號 |
US 6845053 |
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公告類型 |
B2 |
申請號 |
US 10/295,653 |
公告日 |
2005年1月18日 |
申請日 |
2002年11月15日 |
優先權日 |
2002年11月15日 |
其他專利號 |
US20040095834 |
發明人 |
Christophe J. Chevallier |
原專利權人 |
Micron Technology, Inc. |
Power savings in active standby mode |
公告號 |
US 6930949 |
|
公告類型 |
B2 |
申請號 |
US 10/227,994 |
公告日 |
2005年8月16日 |
申請日 |
2002年8月26日 |
優先權日 |
2002年8月26日 |
其他專利號 |
US7277333, US7411857, US20040037151, US20050243635, US20070002663 |
發明人 |
Scott Schaefer |
原專利權人 |
Micron Technology, Inc. |
Stacked chip connection using stand off stitch bonding |
公告號 |
US 7021520 |
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公告類型 |
B2 |
申請號 |
US 10/002,175 |
公告日 |
2006年4月4日 |
申請日 |
2001年12月5日 |
優先權日 |
2001年12月5日 |
其他專利號 |
US20030102358 |
發明人 |
Neal M. Bowen |
原專利權人 |
Micron Technology, Inc. |
Passivation planarization |
公告號 |
US 7279353 |
|
公告類型 |
B2 |
申請號 |
US 10/404,145 |
公告日 |
2007年10月9日 |
申請日 |
2003年4月2日 |
優先權日 |
2003年4月2日 |
其他專利號 |
US7101727, US7875487, US20040195595, US20040235239, US20070166854, US20110140222, |
發明人 |
Howard E. Rhodes |
原專利權人 |
Micron Technology, Inc. |
Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2014/01
表二、專利訴訟案件基本資料:ASUS Computer International v. Round Rock Research, LLC
訴訟名稱 |
ASUS Computer International v. Round Rock Research, LLC |
ASUS Computer International v. Micron |
提告日期 |
2012年4月26日 |
2014年1月17日 |
原告 |
ASUS Computer International |
ASUS Computer International |
被告 |
Round Rock Research, LLC |
Micron Technology Inc.
Round Rock Research LLC |
案號 |
5:2012cv02099 |
3:14-cv-00275 |
訴訟法院 |
California Northern District Court |
California Northern District Court |
系爭專利 |
US 6570791;US 6765276;US 6845053;
US 6930949;US 7021520;US 7279353 |
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系爭產品 |
華碩生展的消費性電子產品 |
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訴狀下載 |
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備註 |
確認之訴 |
案件移轉自District of California Southern; 3:13-cv-02859. |
Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2014/01
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