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發明人Huster提起專利訴訟向專利流氓爭取權利金

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科技產業資訊室 (iKnow) - 蔡茜堉 發表於 2014年11月5日

這是一件發明人資格確認及權利金分配不均引起發明人與專利流氓內鬨之案件。

2013828日,目前居住於華盛頓州的Phyllis A Huster (下稱Huster)於伊利諾州北區聯邦地方法院(Illinois Northern District Court) 求根據35 U.S.C. § 256,提起發明人更正之訴(Correction of Inventorship),案號1:13cv06143。本案在2014919日由法官Joan H. Lefkow因欠缺管轄權而裁決移轉至喬治亞州北區聯邦地方法院(Georgia Northern District Court)繼續審理,在20141021日由法官Amy Totenberg負責審理。

Huster於訴狀內陳述,當她1994年居住在喬治亞州亞特蘭市時,曾開發出一種系統雛型,使用中央伺服器接受和儲存語音信件與傳真,並透過瀏覽器傳遞給使用者,在當年秋天,她使用自己的電腦做為伺服器在網路上收發傳真。當時被告之一的原告Charles R Bobo, II開設公司NetOffice,正在開發透過電子郵件發送傳真的系統,Bobo聘請Huster當他的的顧問,但最終Bobo放棄開發此系統。199514日,HusterBobo前往律師事務所商議申請專利事宜,當時雙方同意並列共同發明人,但是當申請案送件時卻不見Huster名列其中。

本案被告是J2 Global Communications, Inc., Advanced Messaging Technologies, Inc., Unified Messaging Solutions, LLC, Acacia Patent Acquisition LLC 等四間廠商和Charles R Bobo, II

本案共有9件系爭專利被請求確認發明人,首篇是US 5,675,507,專利名稱為「資訊儲存與傳遞系統(Message storage and delivery system)」,於1997107日通過實體審查並公告,共有70個權利項,其中第13168項是獨立項。’507號專利的原始專利權人是Charles R Bobo, II,幾經轉讓在201056日由J2 Global Communications轉讓給Advanced Messaging Technologies。其餘8篇系爭專利是US 5,870,549US 6,350,066US 6,564,321US 7,895,313US 6,857,074US 7,895,306US 7,836,141以及US 7,934,148,專利名稱皆為「儲存、傳遞與通知訊息之系統與方法(Systems and methods for storing, delivering, and managing messages)」,轉讓歷程也很雷同,最後在201056日由Advanced Messaging Technologies取得權利,Advanced Messaging Technologies是本案所有系爭專利的專利權人。

被告出現知名專利授權公司Acacia的原因是其子公司Unified Messaging Solutions曾向Advanced Messaging Technologies取得專屬授權,在2011~2013年間,以本案系爭專利群提起100多件侵權訴訟,該些訴訟在201283日經美國跨區訴訟司法委員會(Judicial Panel on Multidistrict LitigationJPML)做出裁定,成為多區訴訟(Multi-District Litigation)案件(In Re: Unified Messaging Solutions LLC Patent LitigationMDL 2371. Case no. 12C6286),原告有Unified Messaging SolutionsAdvanced Messaging Technologies,全案在2014613日因原告撤回侵權告訴以及被告的反訴無效而終結。

回到本案發明人更正之訴的原告Huster,她爭取的利益不外乎當初Advanced Messaging Technologies授權給Unified Messaging Solutions獲得的權利金,成為系爭專利群的共同發明人就有分一杯羹的機會。根據2010Unified Messaging SolutionsAdvanced Messaging Technologies簽訂的授權協議,當初Advanced Messaging Technologies取得之款項分成預付款(upfront payment)和權利金(royalty payment)兩類。預付款為200萬美金,權利金是Unified Messaging Solutions日後非專屬授權給其他廠商或因提起訴訟並扣除成本的淨收入(net receipts)依比例分配給Advanced Messaging Technologies

權利金分配比例有四個等級,依照被非專屬授權廠商的一般公認會計原則(Generally Accepted Accounting PrinciplesGAAP)列示的年度營收區分,營收大於12.5億美金的分配50%淨收入給Advanced Messaging Technologies,營收介於12.5億和2.5億美金之間是55%、營收介於2.5億美金和2500萬美金之間是60%,營收低於2500萬美金則是65%。可見得對專利權人來說,和Acacia等授權公司合作具有相當誘因。

 
表一、勝訴後權利金分配比例分四個等級
Level
Annual Revenues (USD)
Royal Payment
1
Greater than $1.25B
50%
2
Between $1.25B and $250M
55%
3
Between $250M and $25M
60%
4
Less than $25M
65%
Source: GAAP

討論訴訟案後,從專利檢索角度回顧系爭專利的歷史。本案9件系爭專利都屬同一專利家族:

 

  • 最早的’507號專利是此家族的最早案件,申請日1995428日是後續多案主張的優先權日,並衍生多國專利,以INPADOC家族而言,共有73件專利,涵蓋美國、歐盟、日本、加拿大、德國、台灣等。
  • ’549號是’507號專利的部分延續案(continuation-in-part),申請號是US 08/944,741,’549號和’507號專利是本專利家族被主張優先權最多的案件。
  • 家族成員的加拿大和澳洲案則由Bobo所設立的美商Netoffice Solutions LLC提出申請,其餘原始專利權人大致分成本案被告群和Sony,為何Sony會出現在專利家族的專利權人名單呢?
  • Sony1994513日在日本提出JP 3484757 B2的申請案,申請號是JP 199499869 A,接著199551日在美國主張日本優先權提出US 5668927 A的申請案,申請號是US 1995431746 A
  • 從歐盟Espacenet看到被告之一J2 Global Communications20061211日提出’313 號系爭專利的申請案,記載主張7項複數優先權,其中就有SonyJP 199499869 A,因此相關度不高的Sony案,依照INPADOC的定義也成為專利家族的一部分,約有21案,其中有3件是美國公告案,內容是偵測和降低語音噪音的方法,申請國家包含台灣、美國、日本、德國、墨西哥等。
  • 檢視USPTOPAIR紀錄,只看到原始申請文件主張6項美國優先權,未見主張國外優先權,不知為何Espacenet會多一筆紀錄?因此,扣除Sony的專利且挑出美國公告案,僅剩本案9件系爭專利。

 

因此,提醒在專利檢索遇到專利家族時,要注意彼此關係和技術相關度,甚至查閱原始文件,以免把不相關的專利也納入討論。(2680字;表3)

 

表一、系爭專利
Message storage and delivery system
公告號 US 5,675,507  pclass_10291a_20141105.gif
公告類型 A
申請號 US 08/431,716
公告日 1997年10月7日
申請日 1995年4月28日
優先權日 1995年4月28日
其他專利號 共73件
發明人 R. Bobo II Charles
原專利權人 R. Bobo II Charles
Systems and methods for storing, delivering, and managing messages
公告號 US 5,870,549  pclass_10291b_20141105.gif
公告類型 A
申請號 US 08/944,741
公告日 1999年2月9日
申請日 1997年10月6日
優先權日 1995年4月28日
其他專利號 共73件
發明人 R. Bobo II Charles
原專利權人 R. Bobo II Charles
Systems and methods for storing, delivering, and managing messages
公告號 US 6,350,066  pclass_10291c_20141105.gif
公告類型 B1
申請號 US 09/186,595
公告日 2002年2月26日
申請日 1998年11月5日
優先權日 1995年4月28日
其他專利號 共73件
發明人 R. Bobo II Charles
原專利權人 R. Bobo II Charles
Systems and methods for storing, delivering, and managing messages
公告號 US 6,564,321  pclass_10291d_20141105.gif
公告類型 B2
申請號 US 09/840,759
公告日 2003年5月13日
申請日 2001年4月23日
優先權日 1995年4月28日
其他專利號 共73件
發明人 R. Bobo II Charles
原專利權人 R. Bobo II Charles
Systems and methods for storing, delivering, and managing messages
公告號 US 6,857,074  pclass_10291e_20141105.gif
公告類型 B2
申請號 US 10/436,798
公告日 2005年2月15日
申請日 2003年5月12日
優先權日 1995年4月28日
其他專利號 共73件
發明人 R. Bobo II Charles
原專利權人 J2 Global Communication, Inc.
Systems and methods for storing, delivering, and managing messages
公告號 US 7,895,306  pclass_10291f_20141105.gif
公告類型 B2
申請號 US 10/963,586
公告日 2011年2月22日
申請日 2004年10月14日
優先權日 1995年4月28日
其他專利號 共73件
發明人 R. Bobo II Charles
原專利權人 Advanced Messaging Technologies, Inc.
Systems and methods for storing, delivering, and managing messages
公告號 US 7,836,141  pclass_10291g_20141105.gif
公告類型 B2
申請號 US 11/608,986
公告日 2010年11月16日
申請日 2006年12月11日
優先權日 1995年4月28日
其他專利號 共73件
發明人 R. Bobo II Charles
原專利權人 Advanced Messaging Technologies, Inc.
Systems and methods for storing, delivering, and managing messages
公告號 US 7,895,313  pclass_10291h_20141105.gif
公告類型 B2
申請號 US 11/608,999
公告日 2011年2月22日
申請日 2006年12月11日
優先權日 1994年5月13日
其他專利號 共73件
發明人 R. Bobo II Charles
原專利權人 Advanced Messaging Technologies, Inc.
Systems and method for storing, delivering, and managing messages
公告號 US 7,934,148  pclass_10291i_20141105.gif
公告類型 B2
申請號 US 11/609,003
公告日 2011年4月26日
申請日 2006年12月11日
優先權日 1995年4月28日
其他專利號 共73件
發明人 R. Bobo II Charles
原專利權人 Advanced Messaging Technologies, Inc.
Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2014/10

 

表二、專利訴訟案件基本資料:Huster v. j2 Global Communications, Inc. et al
訴訟名稱 Huster v. j2 Global Communications, Inc. et al
提告日期 2014年10月15日
原告 Phyllis A Huster
被告 J2 Global Communications, Inc. ,
Advanced Messaging Technologies, Inc. ,
Unified Messaging Solutions, LLC
Acacia Patent Acquisition LLC
Charles R Bobo, II
案號 1:14-cv-03304
訴訟法院 Georgia Northern District Court
系爭專利 US 5,675,507;US 5,870,549;US 6,350,066;US 6,564,321;US 6,857,074;US 7,895,306;US 7,836,141;US 7,895,313;US 7,934,148
系爭產品
訴狀下載  download.gif
Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2014/11
 
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