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合理權利金適用因素判斷

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科技產業資訊室 (iKnow) - 柯秉志,交通大學科技法律研究所劉尚志教授團隊 發表於 2011年8月8日

案件名稱: Lucent Technologies v. Gateway, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)

一、案件概述

Lucent Technologies, Inc. (“Lucent”) 公司 2002 年於加州南區聯邦地方法院控告 Gateway 、 Dell 與微軟 等公司產品侵害其 4,763,356 ( '356 號) 專利。陪審團認定被告微軟構成侵權,其 Microsoft Outlook 、 Money 及 Windows Mobile 產品中 的日期選擇器 ( Date Picker) 功能侵害 第 19 項請求項,而 Windows Mobile 產品則侵害第 21 項請求項, 消費者於使用該等產品時構成直接侵權,微軟則應負間接侵權之責 。然而,陪審團於損害賠償數額認定時,未區分侵權產品種類及侵權型態 , 即以單一總額 (Single Lump-Sum) 方式計算合理權利金 (Reasonable Royalty) ,判命微軟 應給付 3 億 5,769 萬 3,056.18 美 元之損害賠償, 微軟就專利有效性及損害賠償數額部分不服, 上訴聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 。

二、公司簡介

(一) Lucent Technologies, Inc.

本案原告 Lucent Technologies, Inc. (“Lucent”) 公司原為美國 AT&T 公司之 網路系統與技術部門,於 1996 分離為獨立公司,主要從事通訊設備的設計、製造和銷售業務,於 2006 年與法國電信設備製造商 Alcatel 合併成為 Alcatel-Lucent 公司 。

(二) Gateway, Inc.

本案被告 Gateway, Inc. ( 捷威)為個人電腦公司,成立於 1985 年,總公司位於美國加州, 1997 年在紐約證券交易所 ( NYSE) 掛牌上市,為全球知名電腦科技品牌 , 2007 年時為宏碁電腦所併購。

三、系爭專利

圖 一 、系爭專利代表圖

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4,763,356 號 專利為一圖形使用者介面 (Graphical User Interface) 相關之方法專利,於 1986 年申請, 1988 年 8 月獲證。該技術突破傳統以文字為基礎之使用者介面,進一步設計螢幕小鍵盤、選單以及計算機等圖型於電腦螢幕上,讓使用者得無需透過鍵盤、以直接點選圖示方式輸入資訊於特定欄位,如:顯示圖型化日曆,待使用者點選特定區塊日期時,即於日期欄內自動顯示某年某月某日資訊。

表 一 、 專利訴訟案件基本資料彙整

原告 Lucent Technologies, Inc. Multimedia Patent Trust
被告 Gateway, Inc. Dell, Inc. Microsoft, Inc.
地方法院 加州南區聯邦地方法院
上訴法院 CAFC
索引編號 580 F.3d 1301
系爭專利 US4,763,356
系爭產品 Microsoft Outlook, Money, Windows Mobile
提告日期 2002 年 10 月 7 日
一審終結 2008 年 6 月 19 日
一審結果 '356 號 專利有效,微軟 構成 間接侵權,應賠償 3 億 5769 萬 3056.18 美 元之權利金
上訴日期 2008 年 7 月 23 日
二審終結 2009 年 9 月 11 日
二審結果 '356 號 專利有效, 微軟構成 間接侵權,但認定權利金數額過高,發回地方法院重新審理

 

四、主要爭點

陪審團是否未依據充足之證據即決定損害賠償數額?

五、法律議題

美國專利法第 284 條規定,損害賠償之計算方法包含所失利益 (Lost Profit) 及合理權利金 ( Reasonable Royalty ) 兩種類型。 本案 原告請求 以合理權利金方式計算損害賠償,並主張被告微軟三種侵權產品之總銷售量約 1 億 1 千萬單位、總銷售額約 80 億美元,若以銷售額數額 8% 之浮動型方式計算損害賠償,則原告應至少獲得 5 億 6,100 萬美元之合理權利金;被告則主張損害賠償數額應為總額型之 650 萬美元。陪審團最終認定應一次以總額方式給付 3 億 5769 萬 3056.18 美元之損害賠償,被告上訴挑戰證據不足,且陪審團不應採用 「整體市場價值法 ( Entire Market Value Rule ) 」將 Microsoft Outlook 、 Money 及 Windows Mobile 產品之「整體」銷售額作為權利金計算之基數。

計算合理權利金最常見的方法為「假設性協商法 ( Hypothetical Negotiation ) 」,即假設在侵權行為不存在的狀況下,雙方透過授權協商可能達成合意之權利金數額。 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp. , 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970) 案曾 提出 15 個參考因素,本案法院就下列參考因素進行分析:

1. 因素 2 (類似授權金契約)

若現實上存有與本案狀況類似之其他授權契約,則法院得參考 該授權金數額以計算損害賠償。參考此一因素時,應檢視他授權契約之背景事實是否確實與本案類似而具有比較性,如:他授權契約的權利金計算方法為依銷售額比例計算之「浮動型權利金 ( Running Royalty) 」或一次給付之「總額型權利金 ( Lump-Sum Royalty ) 」,兩者具有本質上之差異。

陪審團以「總額」方式決定權利金數額,須有相對應之判斷證據。 Lucent 指出陪審團之判斷係由 8 個類似之授權契約予以支持,該決定建立於實質證據之上而無錯誤。但 CAFC 認為其中 4 個授權契約為「浮動型授權金」,本質上與陪審團之總額型結論相左而無法支持其決定;另外 4 個授權契約雖同為一次給付之總額型權利金,但其中包含大型的交互授權契約,專利內容及授權數量均與本案有極大之出入,因此原告證據無從支持陪審團之判斷。

2. 因素 10 (發明本質與商品化程度)及因素 13 (可歸功於專利功能之收益與侵權行為人貢獻)

CAFC 表示 Outlook 等軟體均具有極多數之功能, 最常被消費者使用的是電子郵件與其他通訊錄、行事曆等功能,系爭專利技術僅使用於「日期選擇器 ( Date Picker ) 」,占整體程式碼 之極小部分,因此軟體之銷售獲利多數應歸功於非專利之功能,不利於本案高額損害賠償數額之決定。

3. 因素 11 (侵權人利用系爭專利的程度)

CAFC 表示本案原告並未提出證據,說明 軟體 使用者利用日期選擇器於 Outlook 輸入日期之實際狀況,因此無法藉此估計系爭專利被利用之頻率,本因素無法支持陪審團判定之高額賠償數額。

 CAFC 審酌上述因素後表示,陪審團雖亦參考 其他因素,如:是否為專屬授權、雙方商業上競爭關係等,但該等因素對原判決之影響程度都十分輕微,不足以克服前述負面效應。本案陪審團之決定無實質證據予以支持,因此發回地方法院重新審理。

 此外,若專利權人得證明系爭專利功能為消費者購買該產品之主要需求,則整體市場價值法 (Entire Market Value) 允許專利權人以「侵權產品整體的銷售價額」作為「權利金計算基準 ( Royalty Base ) 」,將產品之獲利歸功於系爭專利。相反的,若系爭專利技術僅為侵權產品眾多功能中的微小部分,則無法適用整體市場價值法。 CAFC 於本案中指出,相較於日期選擇器功能, Outlook 的電子郵件系統才是消費者購買該軟體主要之需求 ,因此本案無整體市場價值法之適用。

六、結論

專利權人請求損害賠償數額以合理權利金為主流方式,法院多採取假設性協商法判斷權利金數額,並參考 Georgia-Pacific 案所提出的 15 個因素進行衡酌。 Georgia-Pacific 因素中 以「既有權利金協議」、「類似權利金協議」、「專利產品收益」、「技術改良程度」、「侵權利益」及「產業慣例」為「基準因素」,判斷損害賠償數額時先依此等因素決定權利金基礎價額,再利用其他調整因素進行修正,找出最合理之授權金數字。

CAFC 於本案中強調,運用 Georgia-Pacific 因素 2 (類似授權金契約)計算權利金時需注意該類似授權契約與本案事實之可比較性,如:權利金之計算是否有依銷售數額變動及一次性給付之差異、授權內容是否有包裹授權及單一專利授權之差異等,唯有授權契約確實具備「類似性」時方有實質參考之價值。此外, CAFC 亦強調,若專利權人欲使用 整體市場價值法計算損害賠償數額,則專利權人應證明系爭專利確為消費者購買該產品之主要需求。 (2353 字;表 1 ;圖 1)


 
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