美上訴法院全院法庭將討論AIA專利複審期間修改專利聲請之裁量標準：In re Aqua Products

2016年8月12日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）同意召開聯席法庭（en banc）以重新審理In re Aqua Products, Inc（Case No. 2015-1177）一案，其中將討論美國專利商標局（USPTO）專利審判暨上訴委員會（PTAB）在專利複審程序中考慮是否同意專利權人聲請修改專利內容（motion to amend），要求專利權人必須先證明新增或修改之請求項內容具可專利性之做法是否適當。

一、本案背景

美國發明法案（AIA）提供三種專利複審程序，包括多方複審（IPR）、核准後複審（PGR）以及涵蓋商業方法專利複審（CBM），並允許專利權人在前述複審程序中要求修改專利請求項內容（參考35 U.S.C. § 316(d)）。對此，USPTO負責制訂專利修改聲請之細部規則，而PTAB複審判例則對前述規則具進一步詮釋作用。然而實際上，專利權人成功說服PTAB同意修改專利之成功機率極低，依據USPTO近期統計結果[1]，至2016年4月30日為止，在1,539件已完成審理之專利複審案件中，僅192件曾提出專利修改聲請，其中PTAB最終同意修改聲請者更僅有6件，成功機率不到5%，本案即為一失敗案例。

本案背景，始於美國一家水池清潔機器產品研發公司Aqua Products（簡稱Aqua）所持有之美國專利編號8,273,183。183專利名稱為「具噴射推進系統之自動化泳池清潔機器」（Automated swimming pool cleaner having an angled jet drive propulsion system ），專利發明一如其名，主張一種自動化泳池清潔機器（參見圖一），該機器採用噴射推進系統進行水中移動，相較於傳統馬達驅動設計來說，這是一個比較低成本之替代方案。
 

圖一 Aqua Products公司所研發販售之Aquabot Rapids XLS家用泳池清潔機器產品

專利權人Aqua在183專利多方複審程序（Zodiac Pool Systems, Inc v. Aqua Products, inc. Case IPR2013-00159）中，要求新增專利請求項22–24來替代原始請求項1, 8, 20，然僅就原始請求項21是否具可專利性來提出說明，其他受挑戰之原始請求項1–9, 13, 14, 16, 19, 20則皆放棄爭論，並宣稱183專利發明之實施例確實獲得成功，以及指控複審申請人抄襲其發明。最終，PTAB裁定受申請人挑戰之所有原始請求項皆受先前技術文獻揭露而無效，同時以Aqua未能證明新請求項內容在對照已知先前技術文獻下仍具可專利性為由而駁回其修改聲請。Aqua上訴CAFC，質疑PTAB在考慮是否同意修改聲請上，要求專利權人必須出示證據來證明新請求項內容具可專利性之裁量標準不適當。
 
二、二審結果

CAFC合議庭在2016年5月23日作出二審判決，同意並維持PTAB駁回修改聲請決定。合議庭說明，鑒於CAFC過去判例，包括Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc.（789 F.3d 1292, Fed. Cir., 2015）以及Nike, Inc. v. Adidas AG (812 F.3d 1326, Fed. Cir. 2016) 兩案結果，已確認PTAB可要求專利權人需先證明新請求項內容具可專利性，且PTAB法官小組中亦無專業審查員可檢視新增內容是否具可專利性，故不需要再討論PTAB是否能要求專利權人舉證之問題，僅需判斷PTAB在認定Aqua未能充分舉證上是否濫用審酌權。最終，合議庭認為Aqua僅就請求項21提出可專利性主張，且該主張最終亦受駁回，故PTAB駁回修改聲請決定並無不合理。針對合議庭判決結果，Aqua再要求召開聯席法庭以重新審理本案。

CAFC於2015年6月16日Microsoft案合議庭判決中，曾經討論到專利權人於IPR複審程序中要求修改替換原始請求項內容之議題，最終並同意PTAB將USPTO制訂之37 C.F.R. § 42.20（c）項規則解釋為專利權人必須舉證證明，新請求項內容在參照已知先前技術文獻下仍具可專利性。2016年2月11日Nike案合議庭判決，亦重申前述Microsoft案結果，說明專利權人須證明新請求項內容在參考可見於過去紀錄以及未見於過去紀錄、但為專利權人所知悉之先前技術文獻下仍具可專利性。

2016年5月23日，CAFC宣布同意Aqua召開聯席法庭要求，廢棄本案合議庭判決，並徵求外界提供法庭之友意見，以重新考慮過去判例是否合理。未來，聯席法庭就本案將討論兩項主要議題：
 
（一）專利權人於複審中依據35 U.S.C. § 316(d)要求修改專利請求項內容，對此USPTO及PTAB可否要求專利權人舉證證明新請求項內容具可專利性，以作為同意其聲請之前提？何種舉證要求可符合35 U.S.C. § 316(e)所述之舉證責任？

（二）倘若複審申請人並未對新請求項內容之可專利性提出挑戰，或者PTAB駁回申請人提出之相關質疑主張，PTAB可否再自發性地對前述新增內容提出挑戰？倘若前述問題答案為是，則該將由何者擔負證明新內容具可專利性之舉證責任？
 
三、評析 

本案二審結果顯示CAFC在處理專利複審上訴方面，傾向於尊重USPTO所制訂規則以及PTAB判例對前述規則之解釋結果，亦即PTAB同意專利權人於複審中修改請求項內容之前提，為專利權人須先出示證據來證明新內容在對照已知先前技術文獻下仍具可專利性。此一要求實際上並非不合理，理由在於一旦PTAB同意修改，則新內容將直接加入專利而無需通過其他檢驗，對此PTAB法官亦無法確認新內容是否有效，然而，面對外界質疑聲浪，CAFC內部法官亦出現雜音，認為USPTO程序規則已對AIA條文構成不合理限制，故本案進入聯席法庭審理，其結果或將意味著CAFC選擇持續尊重USPTO法定職權，或希望依據自身見解來重新塑造AIA專利複審程序規則。(1855字；圖1)
 
 
參考資料：
[1] PTAB就複審期間專利修改聲請之統計調查簡報（Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study 4/30/2016）
Zodiac Pool Systems, Inc v. Aqua Products, inc.（Case IPR2013-00159）
In Re: Aqua Products, Inc., No. 2015-1177（Fed. Cir. May 25, 2016）
In Re: Aqua Products, Inc., No. 2015-1177, Order Granting en Banc Petition（August 12, 2016）

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