Smartflash專利複審結果不利於向蘋果索賠

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年6月16日

圖一、Smartflash專利複審結果不利於向蘋果索賠

一、一審經過

本案一審資訊，可參考產業資訊室相關報導「專利流氓Smartflash勝訴蘋果判賠5.329億」：http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10770

本案（Smartflash LLC v. Apple Inc., 6:13-cv-00447）為2013年美國一家專利授權公司Smartflash於德州東區聯邦地方法院控告蘋果公司iTunes軟體付費下載服務侵害其與多媒體資料儲存及存取技術相關之7項美國專利。除蘋果公司外，Smartflash亦對三星、Google及亞馬遜公司提供之線上軟體商店服務發起侵權訴訟（參見表一整理）。一審陪審團於2015年7月裁定蘋果蓄意侵害原告3項專利請求項（參見表二整理），並應支付5.329億美元侵權賠償。隨後，承審法官Rodney Gilstrap認定蘋果並未惡意侵權（避免了高達16億美元之加重侵權賠償）、但駁回三項系爭專利因涉及抽象概念而無效之主張，以及鑒於原告並未主張陪審團指引（jury instruction）中所述之整體市場價值原則（EMVR，亦即以系爭產品市場價格來計算侵權賠償金），故前述jury instruction內容提供了陪審團一錯誤之計算基礎，據此廢棄陪審團計算結果，並命令就侵權賠償計算議題重新舉行庭審。之後，承審法官同意暫停庭審舉行，由兩造先就侵權及有效性議題提出上訴，被告蘋果隨即就一審侵權及有效性判決結果上訴至聯邦巡迴上訴法院，而原告Smartflash則向上訴法院主張應維持陪審團判決結果，該上訴案（Smartflash LLC v. Apple Inc., 16-1059）目前仍處於審理階段。

表一：Smartflash所發起之專利侵權訴訟

案件名稱	案號	系爭專利
Smartflash LLC et al v. Apple Inc.	6:13-cv-00447	US 7,334,720 B2 Data Storage And Access Systems US 7,942,317 B2 Data Storage And Access Systems US 8,033,458 B2 Data Storage And Access Systems US 8,061,598 B2 Data Storage And Access Systems US 8,118,221 B2 Data Storage And Access Systems US 8,336,772 B2 Data Storage And Access Systems US 8,794,516 B2 Data Storage And Access Systems
Smartflash LLC et al v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al	6:13-cv-00448
Smartflash LLC et al v. Google, Inc. et al	6:14-cv-00435
Smartflash LLC et al v. Amazon.Com, Inc., et al	6:14-cv-00992

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/6

表二：本案一審結果

系爭專利	請求項	是否有效性	是否侵權	是否惡意侵權
US 7,334,720	請求項13	是	是	否
US 8,118,221	請求項32	是	是	否
US 8,336,772	請求項26, 32	是	是	否
侵權賠償金	陪審團計算結果為5.329億美元。承審法官以陪審團指引內容有誤為由，推翻前述結果並命令重新舉行庭審，亦同意暫停庭審舉行，由被告蘋果先就侵權及有效性議題提出上訴。

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/6

三、CBM複審結果認定Smartflash專利不具可專利性

一審訴訟進行同時，本案被告蘋果及他案被告三星及Google聯合起來向美國專利商標局（USPTO）提出大量涵蓋商業方法專利複審申請，對Smartflash主張受侵害之系爭專利輪番發起進攻，並大有斬獲（參見表三整理）。2016年3月29日，USPTO專利審判暨上訴委員會（PTAB）專利法官小組裁定221專利所敘述之多媒體資料儲存及付費下載構想，為一既存及普遍習知之抽象概念（abstract idea），且除透過一般電腦硬體來實施前述構想外，系爭專利本身不存在其他額外發明概念，故依據最高法院Alice一案見解，不具備美國專利法101條所述之專利適格性。隨後，5月26日及5月28日，PTAB再就蘋果、三星及Google所發起之其他CBM複審發佈書面裁定結果，裁定772及720專利多個請求項因相同理由而不具可專利性。

PTAB複審結果與地院法官Gilstrap就系爭專利有效性之見解存在顯著差異，其中主要爭議問題在於系爭專利所描述之多媒體資料儲存及付費下載構想，究竟是否為一抽象概念。確實，最高法院並未就抽象概念提出具體定義及界定方法，故Smartflash後續上訴主張，將可能援引CAFC過去判例見解來挑戰PTAB就前述抽象概念問題之認定結果。

表三、USPTO PTAB就Smartflash專利之複審結果

複審案號	複審申請人	裁決發佈時間	裁定不可專利之請求項
CBM 2014-00194	蘋果、三星	2016年3月29日	221專利請求項32
CBM 2014-00190	蘋果、三星	2016年5月26日	720專利請求項13、14
CBM2015-00028	蘋果、Google	2016年5月26日	720專利請求項1、2
CBM2015-00029	蘋果、Google	2016年5月26日	720專利請求項3、15
CBM2015-00031	Google	2015年5月28日	772專利請求項1, 5, 8, 10
CBM2015-00032	Google	2015年5月28日	772專利請求項14, 19, 22
CBM2015-00033	蘋果	2016年5月28日	772專利請求項25, 26, 30, 32

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/6

四、評析

本案突顯了資本豐厚之大型企業公司，實可單獨或聯合他方發動專利複審車輪戰，來打擊侵權訴訟原告，可帶來反制專利流氓騷擾之正面效果，然亦可能不利於資源財力較薄弱之正當發明人或專利權人主張其權利。

PTAB於五月所發佈之CBM複審結果，致使原先獲得陪審團裁定侵權之系爭專利請求項，皆因涉及抽象概念而不具可專利性，實給予Smartflash原先勝局一重大打擊。依據複審結果來看，為蘋果所侵害之系爭專利請求項全軍覆沒，意味著蘋果可望擺脫鉅額侵權賠償責任，然而比賽尚未結束，Smartflash仍可就PTAB複審結果提出上訴。鑒於PTAB已駁回Smartflash重審聲請，且所牽涉之侵權賠償金額並非一小數字，上訴應為Smartflash唯一且必然之選擇。倘若原告於上訴中獲勝，則本案仍可回到侵權賠償計算議題上。對此，蘋果方面已於5月10日，要求上訴法庭將本案及PTAB複審結果上訴合併審理，以降低訴訟成本、增進審理效率及判決統一性。

然而，鑒於原告為典型之非專利實施實體，同時CAFC已採取較為嚴格態度審理出自德州東區聯邦地院之鉅額侵權賠償案件，且多件CBM複審案結果皆重創其專利，Smartflash欲靠上訴來挽回局勢，難度不小。(1486字；表4)

表四、專利訴訟案件基本資訊

訴訟名稱	Smartflash LLC et al v. Apple Inc, et al
提告日期	2013年5月29日
本案原告	Smartflash LLC Smartflash Technologies Ltd
本案被告	Apple Inc. Game Circus LLC Kingsisle Entertainment Inc. Robot Entertainment Inc.
訴訟案號	6:13-cv-00447
訴訟法院	美國德州東區聯邦地方法院
爭議專利	US 7,334,720 B2 US 7,942,317 B2 US 8,033,458 B2 US 8,061,598 B2 US 8,118,221 B2 US 8,336,772 B2 US 8,794,516 B2
爭議產品	蘋果iTunes多媒體影音資料線上付費下載程式，其餘被告則為透過蘋果線上商店及iTunes來販售自家需付費之APP軟體。
訴訟進度	一審部分目前暫停舉行侵權賠償計算庭審，以等待上訴二審就侵權及有效性議題之判決結果。

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/6

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