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先前技術文獻中帶有貶意,不必然構成反向教示: Michael Meiresonne v. Google

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科技產業資訊室 - 朱子亮 發表於 2017年3月17日

依據專利法對於「反向教示」(teach away),係指一項先前技術文獻所教導之技術方案,將致使相關技術領域具通常知識技藝水平人士,排除使用專利發明所提供之技術方案,或使專利發明無法正常運作,以達成其目的。
 
2017年3月7日,美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)發佈Meiresonne v. Google Inc.一案二審判決( Michael Meiresonne v. Google Inc. No. 2016-1755),確認美國專利商標局專利審判暨上訴委員會(PTAB)裁決美國專利編號8,156,096請求項16、17、19、20,因兩項先前技術文獻(prior art)揭露而無效(多方複審案件編號IPR2014-01188)。
 
本案096專利發明所主張之網路搜尋引擎介面,結合了「文字敘述」和「圖示」兩種呈現方案,專利複審申請人Google所出示之兩項先前技術文獻,雖對文字敘述方案提出負面批評,但本質上,並未教導具通常技藝水平人士,全面排除文字敘述方案,或者兩種方案不得合併使用,是故,並未構成反向教示。

一項先前技術文獻,對於專利發明等其他技術方案,若帶有輕微負面評論,不全然互斥,或互斥意味不夠強烈,則不構成反向教示。

 

一、096 專利介紹


096專利名稱為「識別和定位供應商的系統和方法」(Supplier Identification and Locator System and Method),發明人為Miachel Meiresonne。096專利主張一種網路搜尋引擎,可供用戶尋找特定商品或服務之供應商。系爭請求項內容,描述該搜尋引擎介面可顯示三種類型內容(參見圖一),包括:(一)前往供應商網站之多個網址連結(中間藍色區域);(二)該廠商商品或服務等資訊之文字敘述(右側橘色區域);(三)顯示以上資訊之視窗捲動瀏覽圖示(左側紅色區域)。
 
 
圖一、096專利發明圖示

 

二、PTAB多方複審經過


Google拿出了兩項先前技術文獻,來挑戰096專利有效性,包括:(一)Brad Hill所著,1997年出版的World Wide Web Searching for Dummies書籍第二版(簡稱Hill文獻,參見圖二);(二)美國專利編號6,271,840(簡稱Finseth文獻,參見圖三)。
 


圖二、Hill文獻圖示

 

圖三、Finseth文獻圖示

 
Hill文獻揭示了為網站連結提供文字敘述之方案,而Finseth文獻則揭示了圖示方案。Google主張,此兩項文獻合併參考,可使096專利顯而易知。
 
發明人Meiresonne辯稱,前述兩項文獻,會對其專利發明構成反向教示,理由在於Finseth文獻,對於文字敘述方案,提出了一些帶有貶意之描述,此情形,相當於教導具通常技藝人士不要將兩者放在一起使用。PTAB複審結果駁斥了這個主張,認為:

(一)Finseth文獻之用途,在於強化搜尋結果之視覺呈現,並未建議要以圖示來取代其他類型之呈現方案,故未構成互斥;
(二)儘管Finseth文獻有意貶低文字敘述方案,藉此來讚揚其圖示方案,然至多僅表達後者較前者為佳,並無跡象顯示,具通常技藝人士會將此文獻敘述,理解成兩者不可以放在一起使用。

 

三、上訴法院判決論理


涉及先前技術文獻之認定爭議,例如文獻所教導內容為何、通常技藝人士合併參考不同文獻動機是否存在、以及文獻是否構成反向教示等,皆屬於事實問題,CAFC僅檢視下級法院或PTAB之判決是否有誤,以及是否獲得充分證據支持。倘若無誤,則將尊重及維持,而不會重新審理。

針對本案上訴,CAFC合議庭討論「Finseth文獻內容是否對文字敘述方案構成反向教示」之爭議。合議庭決定維持原判,認為儘管2項先前技術文獻,對於文字敘述呈現方案,都有提出負面批評,例如Hill文獻批評文字敘述欄位,常常在胡言亂語,而Finseth文獻也提到文字敘述資訊往往不夠完整,然而,資訊難以理解或不完整,並不等於文字方案所顯示資訊是錯誤、不可靠及具誤導性的,故不至於妨礙具通常技藝人士採用文字敘述方案,或合併其他方案來使用。

合議庭就「反向教示」之認定問題,提出了以下評論:

(一)一項先前技術文獻,描述其他技術方案之缺點,並不等於教導具通常技藝人士,要完全排除其他技術方案,或阻止前述人士將該文獻之技術方案,與其他技術方案合併使用。先前文獻內容,必須足以使前述人士完全放棄專利發明等其他技術方案例如敘述其他方案可能帶來錯誤資訊等評語,才構成反向教示。

(二)多項先前文獻之合併參考情形,並不等於其中任何技術方案,將會無法正常運作,例如,Hill及Finseth文獻內容,皆未表示文字敘述方案,將會阻礙圖示方案運作及其目標(使用戶更容易閱讀)。事實上,兩種方案對於前述目標之達成皆會有助益。

最後,合議庭拿出2009年DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.(567 F.3d 1314, 1326)一案判例,來與本案比較。兩案差異在於,DePuy Spine案中,先前文獻內容清楚提到,該文獻所教導之使用剛性螺釘方案,將使專利發明裝置之減震能力降低或喪失,進而使其無法達成預定用途。前述情形下,即構成反向教示。

 

四、評析


是否構成反向教示之判斷,對於不同先前文獻能否被合併參考,進而使專利發明顯而易知,具有關鍵性影響。

上訴法院在本案中,確認一項先前技術文獻,縱使對其他技術方案,帶有輕微貶抑描述,尚不足以構成反向教示。反向教示之成立要件,必須是先前技術文獻之負面描述,足以使具通常技藝人士排除結合其他技術方案之合理性 。例如,當先前技術文獻有清楚提及,多項技術方案之合併使用,將會使專利發明之既定功能及用途等受到影響,如此構成反向教示。另一方面,若先前技術文獻只是表示對若干可替代先前技術方案的喜好優選順序,但沒有批評否定反對之意,則尚不足以構成反向教示 。(1786字;圖4)


參考資料 
1. IPR2014-01188 Final Written Decision
2. Michael Meiresonne v. Google Inc., No. 2016-1755
3. World Wide Web Searching For Dummies 2e 2nd Edition

 


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