美國ITC 337調查裁決與USPTO專利IPR複審結果影響：337-TA-939案

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年8月5日

圖、美國ITC 337調查裁決與USPTO專利IPR複審結果影響：337-TA-939案

美國專利法318條說明，倘若專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）於多方複審程序（IPR）認定專利請求項為無效，則美國專利商標局（USPTO）將於該複審上訴判決發佈或上訴期限屆滿（當事人放棄上訴）之後，發佈書面公告來正式取消前述請求項之有效性。而上訴期間，經PTAB裁定無效之專利請求項仍為有效且可行使。

美國國際貿易委員會（ITC）於2016年7月20日發佈之Certain Three-Dimensional Cinema Systems and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-939案最終調查決定顯示，ITC於關稅法337條專利侵權調查中乃依循前述原則，並不會直接參照IPR複審結果，來變更或廢棄其調查決定及禁制令，而僅就當事人之上訴決定予以暫停執行。由於訴訟兩造仍可就IPR複審結果提出上訴，故ITC不予參考PTAB複審結果，並暫停涉及934專利侵權產品禁制令之執行，此為一合理合法之處置。

一、337-TA-939案概況

2015年12月16日，承審本案之行政法官發佈本案最終初步調查決定（Final Initial Determination, FID），認定被告MasterImage 3D公司及其韓國分公司進口美國販售之3D劇院系統及組件侵害編號7,857,455、7,959,296、8,220,934之三項美國專利。

2016年2月16日，ITC決定同意被告請求，就行政法官FID進行複審。

2016年4月14日，ITC複審進行期間，PTAB發佈了IPR複審案結果，認定934專利部分請求項無效。對此，ITC於4月18日發佈通知要求訴訟兩造提供書面簡報，以說明PTAB複審決定對於ITC最終調查結果之可能影響。

2016年7月20日，ITC發佈複審行政法官FID結果及本案最終調查決定（Final Determination, FD），除確認被告侵害前述3項美國專利，並就侵權產品發佈停止暨禁止命令（Cease and Desist Order）之外，亦確認經PTAB裁定無效之系爭934專利兩項請求項並非無效，並未參酌IPR複審結果來廢棄或更改其調查決定，而僅暫停涉及934專利侵權產品之禁制令執行，以等待兩造就PTAB複審決定之上訴結果。

表一、ITC與PTAB審理此案大事記

PTAB	日期	ITC
	2014/10/7	美國加州公司RealID, Inc指控加州公司MasterImage 3D, Inc.及韓國分公司MasterImage 3D Asia LLC進口美國販售之3D劇院系統及組件侵害其7,905,602、8,220,934、7,857,455、7,959,296四項美國專利。
MasterImage 3D, Inc.就RealID, Inc持有之934專利提出IPR複審申請，複審案號為IPR2015-00040。	2014/10/7
	2014/12/12	ITC成立939案調查（Certain Three-Dimensional Cinema Systems and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-939）。
	2015/7/23	ITC複審確認行政法官7月2日第六號命令終止系爭602專利調查。
	2015/9/25	ITC複審確認行政法官8月20日第九號命令同意原告RealID滿足美國國內產業要件。
	2015/12/16	行政法官發佈本案FID，認定被告侵害455、296以及934三項專利，並建議ITC針對侵權產品發佈有限禁制令。
	2016/2/16	ITC同意被告MasterImage複審請求，決定複審行政法官FID中之各專利侵權及有效性調查結果，其中包含934專利系爭請求項是否為有效之議題。
PTAB發佈複審案最終決定，認定934專利請求項1, 6-10, 18-20因受先前技術文獻揭露而顯而易知。	2016/4/14
	2016/4/18	ITC要求訴訟兩造提交書面簡報，闡述PTAB複審判決934專利無效情形，對於本案最終調查結果之可能影響。兩造於4月26日完成書面意見遞交，並於5月3日完成對造意見書面回覆遞交。
PTAB駁回934專利專利權人RealID再審請求	2016/5/19
	2016/7/20	ITC發佈本案最終調查結果，其中仍維持934專利請求項1、6、11受侵害害以及934專利為有效之調查決定；ITC亦說明，鑒於PTAB IPR複審結果認定934專利無效，決定暫停針對934專利侵權產品之禁制令執行，以待IPR複審上訴結果。
MasterImage 3D向IPR提出複審上訴	2016/7

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/8

二、評析

939案情形顯示，ITC不必然會參考及採納IPR複審決定，來廢棄或變更其最終調查結果，相關原因，雖仍有待未來ITC發佈意見書來進一步了解，然可推測存在兩項要點：

1. 首先是IPR複審結果在獲得上訴判決或者兩造未放棄上訴之前，仍不具最終性，
2. 其次是鑒於PTAB複審中所採用之最廣義合理解釋原則與美國法院及ITC所採用之Phillips請求項解釋原則有所差異，故兩方在系爭請求項是否有效之判斷上可能會有不同見解，而對此，ITC顯然決定以聯邦巡迴上訴法院二審結果為基準。

對於關稅法337條調查之被告當事人而言，IPR複審雖仍不失為一有效策略及管道，然鑒於關稅法337條調查較難因IPR複審事由而暫停，同時ITC亦不必然將參照複審結果來做出調查決定，故申請複審時間上或應趁早，以爭取能夠在行政法官舉行聽證會前獲得複審結果，並做為一有利事證；倘若IPR複審結果最終未受採用，則可就複審結果提出上訴，以爭取暫停調查或暫停禁制令執行等機會。(2488字；表1)

參考資料：
337-TA-939, Three-Dimensional Cinema Systems and Components Thereof
https://www.usitc.gov/three_dimensional_cinema_systems_and_components.htm_0

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