︿
Top

完全圖解:USPTO專利檢索、PAIR、第三方提交前案證據、PTAB

瀏覽次數:12011| 歡迎推文: facebook twitter wechat twitter twitter

科技產業資訊室 - Harry 發表於 2016年6月21日

圖、完全圖解:USPTO專利檢索、PAIR、第三方提交前案證據、PTAB



圖、USPTO專利資料庫檢索入口網站http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/index.html
 
許多專利從業人員從踏入專利行業的第一週起,就和USPTO美國專利局網站結下了不解之緣;也相信USPTO美國專利局網站成為許多專利從業人員日常工作普遍需要使用且已經相當孰悉的網站。筆者在此野人獻曝地把USPTO網站作一次圖解整理,希望能節省國內專利從業人員一些摸索資料庫運用細節的時間;也歡迎各位投稿到科技產業資訊室,補充本文遺漏的USPTO網站的其他重要功能。

左方欄位是核准專利檢索功能,右方欄位是公開申請案檢索功能,相信是大家較常運用必較熟悉的功能選項,在此就不多作介紹。將僅就中間欄位加註綠字翻譯的四項功能提供圖示導覽解說。

(1)
專利權讓渡登記 Assignment Database
 
USPTO 把所收授到的專利權讓渡文件彙整歸檔於此資料庫,開放供公眾知悉目前該專利所有權是登記在誰名下。
 
以下以USP# 6188132的讓渡文件舉例說明:首先點選Advanced Search,再輸入專利號碼,便可以看到該專利所有的讓渡紀錄 (累計10次)。
 
就權利移轉實質而言:除了第一次讓渡是發明人把專利權讓渡給工研院外,其餘九次讓渡大致可分為三類:(a)工研院轉讓給宏碁Acer,(b)工研院轉讓給中環CMC,(c)宏碁和中環間交互轉讓。
 
就申報格式而言:有的讓渡登記載明百分比,有的則省略百分比(雖然可推論得知在 #2 讓渡程序中,工研院只移轉部分所有權);大部分載明讓渡標的是interest,但也有載明讓渡標的是co-ownership rights
 
讀者可能會好奇,工研院在 #2 讓渡時便已經移轉未註明百分比的部分所有權給中環CMC,但在爾後的 #3~#6 的四次讓渡程序中,工研院既然還能轉出去共 105% 的所有權 (35%+35%+20%+15%)  給宏碁和中環?
 
就筆者所理解USPTO並不會審核專利權人申報的讓渡文件內容或申報格式,因此才會有上述看似超過100% 所有權移轉的申報內容;畢竟當專利所有權發生爭議時,單憑USPTO行政機關的職權恐怕難以釐清事實爭議,終究是要透過法院程序來調查判決。因此若有利害關係人認為某件專利讓渡程序有瑕疵時,可能就要提起訴訟來澄清該專利所有權歸屬問題。
 
 

 

 
#2 assignment

#3 assignment
 

#4 assignment
 

#5 assignment

#6 assignment

#7 assignment

(2).專利申請資訊存取Public PAIR (Patent Application Information Retrieval)
http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair  

若你是US專利代理人,可以登入Private PAIR去存取你被委任代理的申請案狀態;但針對一般公眾,則只能進入Public PAIR來存取(a)自申請日起算已經滿十八個月期的公開申請案,或(b)已經核准專利的審查文件。
 
在Public PAIR系統首頁中,公眾至少可以輸入專利號patent #,公開號publication #, 或申請號 application # 來檢索目標專利或已經公開的申請。
 
 


假設我們輸入專利號 7532200,就會出現下列畫面。
 

 
點選image file wrapper標籤,就會顯示該 ‘200專利所有審查相關資料。使用者可以逐一點選各個文件,也可以在右方綠色箭頭處全部勾選,一次打包下載所有文件後,在自己的電腦中閱讀。
 
 

 
舉例而言,若公眾想要了解畫面中所顯示的2015 Jan. 13 “Request for Trial Granted” 文件內容,可以直接點選該文件連結,在跳出新視窗中檢視該文件內容 – 如下,公眾可以得知是Asus 對USP# 7532200提出IPR (Inter Partes Review) 請求,然後獲得USPTO核可,決定要立案institution展開再審的決定;不過 PAIR系統並非儲存IPR程序相關文件的主要資料庫,稍後在 (6) 專利審理暨訴願委員會 Patent Trial and Appeal Board (PTAB) 入口網頁段落,會比較詳盡介紹如何檢索IPR程序相關文件。
 

 
(2.1) 從 PAIR系統檢視Ex Parte Reexamination 和 Inter Partes Reexamination相關審查文件:
 
PAIR系統儲存了在AIA修法生效前,較早欲撤銷已核准US專利兩種再審查程序Ex Parte Reexamination 和 Inter Partes Reexamination 的相關文件。若在PAIR畫面中 Continuation Data 標籤資料中出現90/000,000格式控制編號control number文件,就代表該專利曾經被公眾提出Ex Parte Reexamination審理要求;若Continuation Data 標籤資料中出現95/000,000格式控制編號文件,就代表該專利曾經被公眾提出Inter Partes Reexamination審理要求。
 
以下圖所示USP# 7172303的PAIR畫面舉例說明,點選Continuity Data標籤後,就可以看到Child Continuity Data中的90/010408案件;再點選該連結後,公眾就可以存取該 ’303專利Ex Parte Reexamination程序的所有相關文件 – 從一開始的  Determination -- Reexam Ordered,直到USPTO最後審查認定該 ‘303專利仍然有效而發出再審憑證Reexamination Certificate Issued。
 



 

 
(2.2) 從PAIR系統檢視年費繳交狀態與繳費: 
以USP# 7532200為例,點選PAIR左方的Pay Online,然後再點選下一頁的Patent Maintenance Fees Storefront,就會引導到View and Pay Fees的畫面。
 

 
 

 
輸入專利號與申請號後,就會跳出USP# 7532200的年費繳交狀態:3.5年費已經繳交,目前7.5年費的繳費時間窗口已經開啟,該時間窗口將於 2017 May 12 關閉;若於2016 Nov. 15以後才繳交年費要負擔額外的附加費surcharge。
 

 

 
(3).專利分類號檢索 Searching by Class 

以 USP# 7532200為例,從專利說明書首頁可以得知其US專利分類碼為345/163;如果公眾想要檢索更多和 ‘200專利相關類似的US專利,那可以直接從USPTO設立的專利分類號檢索畫面,先找到相關分類號定義,進而利用分類號找到更多相關專利。
 

 
先確定345/163 美國專利分類號在整個分類碼目錄中的位置與定義,得知345/163分類名稱是mouse,而其定義是 ”cursor mark position device is movable on a fixed surface (e.g., desk top)…”。觀看上一層分類,得知345/163是345/157的子項目,得知345/157分類名稱是cursor mark position control device。公眾可以試著比較345/157的其他子項目,了解345/158 ~ 345/163各子項目的差異,決定是要用上一層的345/157,或低一層的345/163來檢索目標專利。
 
公眾也可以直接點選分類碼前方的P或A圖示,就可以直接跳到專利/申請案檢索表列,列出所有屬於345/163分類碼下的1767件核准專利或1390公開申請案 (*因為核准專利資料庫,至少從1976年開始的專利內容就能被檢索而呈現在表列中;而US申請案早期公開制度是從2001年開始實施,故2001年前核准專利是沒有對應公開案,故目前仍可能有同一個分類號下核准專利多於公開申請案的狀況)。
 
 

 

 

 

 

 
(4) Sequence Listings 超長序列列表
 
點選後,可以看到資料庫全名是Publication Site for Issued and Published Sequences (PSIPS),針對專利說明書包含超過300頁的序列,或超過200頁的表格,或其他篇幅超長的數據資料內容,USPTO將它們從核准專利或公開申請案資料庫中抽出,另外儲存於此。推論如此應該能加速USPTO核准專利或公開申請案資料庫的檢索效率。
 
以PSIPS舉例說明的專利號碼7154027為例,共揭露219個基因序列,第一個基因序列如下頁顯示。
 

 

 

 
(5)公眾提交前案證據 3rd party submission 入口網頁
http://www.uspto.gov/patent/initiatives/third-party-preissuance-submissions 
此功能並未和專利資料庫索引畫面有直接連結,因此要另外從USPTO網頁index搜尋
 

 
相關法源程序依據是:35 USC 122(e),公眾可以在特定期限內,針對已經公開的US專利申請案提交和目標專利相關的前案,讓審查委員得以參考是否要作為核駁申請案的引證案。
 
另一方面,為了避免公眾藉由提交相關前案程序,迫使審查委員必需持續研讀新收到的前案證據,進而延誤目標專利申請案的審查進度,因此限制公眾提交前案時間點必需同時早於 (a) 和 (b) 兩個時點:
  1. (i) 和 (ii) 兩個時點中較晚者,
  1. US申請案公開滿6個月,或
  2. 審查委員發出第一次office action 拒絕任何專利範圍
  1. 審查委員發出核准通知notice of allowance 日。
 
狀況I:目標專利申請案剛公開滿五個月,且審查委員已經發出核准通知,如此已經超過 (b) 時點,因此公眾此時就無法提交前案。
 
狀況II:目標專利申請案剛公開滿七個月,但審查委員尚未發出核准通知或第一次office action 拒絕任何專利範圍,如此 (a) (b) 時點均能被滿足,因此公眾此時仍能提交前案。
 
以2016 Jun. 16 剛公開的Apple專利申請案20160168779 "LASER-MARKED FABRIC",搭配以下圖示來舉例說明:
 
 
(5.1) 首先到本文前幾段所述的 (2) 專利申請資訊存取Public PAIR 系統輸入專利公開號 "20160168779",先得到相關的專利申請號Application Number和確認號Confirmation Number。順便看審查紀錄,確認審查委員尚未發出核准通知。
 

 
(5.2) 先書寫申請人姓名和後續連繫email,然後把上述專利申請號和確認號寫入相關欄位中。
 

 

 
(5.3) 依據欲提交的前案證據是(i) US專利,(ii) US專利申請案,(iii) 外國專利或外國專利申請案,或 (iv) 非專利公開文獻,分類後填寫對應的文件編號或期刊名稱文章編號欄位,並附上1000字以內的簡要關聯性說明。當公眾提交的前案證據是非英文的外國專利,外國專利申請案或公開文獻,當然公眾要一併提供英文翻譯。
 
舉例:假設欲提交的前案證據是US專利 USP# 9189078,則可填寫下列資料。
 

 
(5.4) 點選 "新增一項" 引證資料後,就可以得到如下畫面。
 

 
(5.5) 在畫面下方選擇是否索取USPTO確認通知函,選擇是否需要繳交規費,並簽署姓名後送出申請案,如此就大致完成公眾提交前案證據的程序。
 

 
(5.6) 若在 (5.5索取確認通知函",則當USPTO判定所繳交文件齊備,且未超出繳交引證案的合法期限,則USPTO會寄送下列確認通知函到你所先前所留的email帳號,稍待幾天後,你所提交的引證案會出現在 PAIR系統中。
 

 
(6)專利審理暨訴願委員會 Patent Trial and Appeal Board (PTAB) 入口網頁
http://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board-0 

既然Inter Partes Review現在是被告對抗專利蟑螂的重要工具,相信其中必然會引用到被告們竭盡心力所能挖掘到最有殺傷力的前案證據,當其他廠商欲對抗同一篇專利時,必然值得參考這些前案證據和無效論點;而要閱讀IPR 的相關文件,建議要從PTAB入口網頁開始。
 

 

 
(6.1) 就以前面所提到的 USP# 7532200 專利來舉例說明,輸入專利號碼進行檢索後,就可以看一件IPR,對應案號是IPR2014-01108.
 

 
(6.2) 點選連結後,就可以該案號下的所有文件共計26件;於2015年一月,USPTO決定立案審理後;同年三月初,雙方就達成和解而共同要求終止該項IPR審理程序。因此所有文件中,和實質專利範圍關聯性較高的可能只有 #4 文件PETITION FOR INTER PARTES REVIEW UNDER 35 U.S.C. 311-319 AND 37 C.F.R. S 42.100 ET SEQ.
 

 

 
(6.3) 點選 #4文件連結後,閱讀Petition內容,公眾就可以得知華碩所準備的相關前案證據為何,以及各項前案證據和各項claims之間的比對關聯性;華碩認為哪幾項專利範圍是欠缺新穎性,哪幾項專利範圍是欠缺進步性。
 

 

 
如此藉由閱讀華碩所提的IPR內容,當其他廠商也被追索USP# 7532200 專利權利金時,或許也可依據上述前案證據和無效論點,來抗辯主張USP# 7532200 專利應該為無效,進而降低或甚至拒絕支付和解金。
 
另外,所謂財力雄厚的被告往往會針對同一件專利提出複數件IPR訴願案實務作法multiple filing practice,也可以從PTAB資料庫中反映出來。例如下列USP# 6853142專利就收到了來自六家半導體廠的23件IPR 審理要求。*註一
 
主要是因為USPTO限定每件IPR訴願書狀有60頁的頁數限制,因此當目標專利技術較複雜或有較多項專利範圍,被告廠商欲引用較多的前案證據和不同的排列組合論點時,被告廠商律師只好針對同一件專利提出複數件IPR訴願案,如此來迴避USPTO設定的頁數限制。
 

 
結語:
 
US已經被業界公認是行使專利權最積極,風險高,但投資報酬率也高的國家之一,因此US專利核准前的申請審查,所有權轉讓登記,核准後的無效攻防均受到高度的重視。
 
USPTO網頁為此規劃了一系列方便公眾操作互動的界面;若能熟悉加以活用,相信對台灣廠商專利的攻擊防禦活動能收到事半功倍的助益。(3578字;圖)
 
 
 
*註一:http://www.iam-media.com/blog/Detail.aspx?g=9f79ffca-23ae-4d1b-bfae-9c8e559e1e6a In the death squad’s sights - the most challenged patents at the PTAB. 根據統計,USP# 6853142目前收到23件IPR 訴願,為收到IPR次數最多的專利。



本站相關文章:
  1. 8張圖讓你看懂美國USITC訴訟資料庫EDIS
  2. USPTO專利複審新規則 2016年5月2日上路
  3. USPTO PTAB專利複審案件統計分析
  4. 2015年美國發明專利量29.8萬件 下滑1%
  5. 「政府機關產業專利資料庫」簡報檔歡迎下載使用
  6. EPO專利資訊的最新發展

 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【聲明】
1. 科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。
2. 著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。