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專利髒話不要說—你所不知的專利禁忌

關鍵字:專利申請專利禁忌
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科技產業資訊室 -舒安居律師 發表於 2014年11月24日
每個文化中,都有一些根深蒂固、代代相傳的語言禁忌。這些禁忌或許來自迷信,宗教約束、文化教育,或者就是因為不討喜。在英文專利的世界中,也有這麼一類的「禁忌」,叫做patent profanity。筆者在寫本文前,稍稍做了一點檢索,討論類似主題的中文專論,大概只有大陸的網站有一篇相關文章稍微介紹了一點概念(註一)。老板們關心的是專利趨勢跟專利官司,勞工階級(工程師、代理人,還有可憐的專利律師)才需要注意這種技術性的細節。不過專利髒話一個不小心寫進了申請書,下場可能就會讓老板輸了重要的專利官司。因為profanity的影響深遠,特別為文希望讓寫專利跟讀專利的人都能有更深刻的認識。

圖一、專利髒話不要說—你所不知的專利禁忌
 
 
甚麼叫「專利髒話」?
 
甚麼是髒話?一般的理解:髒話其實就是即使講出來很爽,但是不該講的話。申請專利應該是很高尚的活動,為什麼要講「髒話」?難道是因為常常會被專利局刁難,所以氣得發明人、申請人一個個都得口出穢言,才能一解胸中晦氣嗎?雖然在專利局(不管在哪一個國家)覺得被刁難的經驗,幾乎每個專利從業人員都有類似經驗,但是大家也心知肚明,碰到不愉快的狀況時,最好忍氣吞聲。如果真的要跟專利審查人員大小聲,你申請案的下場大概都不會太好。所以敢在專利局審查人員面前出口成髒的,可能絕無僅有,當然不需要筆者特別寫一篇文章來叮嚀「不要說髒話」。

那為什麼要寫這篇有點兒標新立異的文章呢?近日檢查了幾份專利申請書,很明顯的有新派跟舊派之分。新、舊派指的是寫作風格,不管寫作的時間點是什麼日子。甚麼是「舊派」呢?就是一份申請書中,雖然美國專利局並無強制要求一定的格式 (註二),但約定俗成,就依樣畫葫蘆地把各個段落一一湊齊。一般來說,專利書撰寫者(註三)比較重視的是專利申請項(claims),其他部分被統稱為「說明書」(specifications)往往被視為搭襯請求項的配角。因為是配角,所以大家習以為常地照慣用格式書寫。而為了襯托請求項的重要,許多強調標的發明「重要性」的詞句被大量應用在「說明書」的部分。甚麼是「專利髒話」?這些棲身在申請書中,用來強調標的發明請求項的「價值」、「重要」、「份量」的形容詞,就是那種講(寫)起來很爽,但是長輩(行家)一再告誡不該用的詞兒。

專利髒話主要是指在專利書撰寫過程中,會對未來的專利訴訟產生負面影響,甚至是限縮請求項範圍的字眼。例如在 Inpro II Licensing, S.A.R.L. v. T-Mobile USA, Inc., 450 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2006)一案中,專利所有者Inpro在說明書中描述控制器接口的直接平行埠(註四)時,形容該技術要點,是個「非常重要的特徵」。因此當法院發現T-Mobile的中央控制器並未具有此項「直接平行埠」的特徵時,法院判決T-Mobile並未侵犯原告Inpro的專利權。

在Bayer AG v. Elan Pharmaceuticals (2000)一案中,Bayer強調其發明的特殊藥劑,能使nifedipine(硝苯地平,註五)維持特定的表面面積(specific surface area, SSA)數值範圍。Bayer主張此SSA數值範圍能對維持血液中高nifedipine濃度,從而產生「特定」高原效果,因此本SSA數值範圍乃具有「特優」效果且富發明特色。由於專利書中採用了一連串的強烈字句,法院因而判定:超出專利書中SSA特定範圍的特性,即不在Bayer專利保護範圍內,因此被告Elan並未侵犯Bayer的專利。
 
「特定詞彙」及「本發明」-- 哪些字眼被認定是「髒話」?
 
一般英文書寫習慣中,常使用到的一些修飾詞,如:“essential”、 “required”、 “critical”、 “necessary”、 “important”、 “advantageous”、 “beneficial”、 “desirable” 、”preferred”、"chief"、"majority"、"main"、"significant"、"principal"、"fundamental"、"vital"、 "advantages or disadvantages of the prior art”...,甚至連"must"、"always"、"needed"、"solely"還有"only"等限制性字詞都該一律避免。本文所列的字句雖非完整的表列式清單,但比較各家先進的「建議」後,這已經是一份相當具參考性的「黑名單」。這些字詞為什麼會被視為「專利髒話」呢?因為過於特定(specific)、絕對(absolute)的修飾性用詞,寫在專利請求項(claims)中,會立即帶來「請求保護範圍限縮」的效果;寫在說明書中(specifications)內,則往往是專利所有人親手送至專利被告手中的殺手鐧。因為它們在表意上容易帶來的絕對性指涉,換句話說叫做「斬釘截鐵」。或許有人要問:斬釘截鐵有甚麼不好?在一般的法律文件中,把內容講的清楚且不拖泥帶水,是個鐵律。但在專利申請書中,在這個鐵律之上,還得另加上一層考量:如何讓「請求項」能有最大的保護範圍,或至少避免被不當的限縮。正是因為這層額外的考量,讓這些專利髒話成為從業人員避之唯恐不及的夢魘!

會觸及類似「地雷」的,不僅僅只是中小型公司的專利。像前面所述的Bayer一案,跨國的大公司一樣會中標。究其原因,不外乎撰寫者在下筆時,對於自家發明的一種洋洋得意炫耀心理,或者因為翻譯(註六)時的不慎。避免遴選特定「字眼」的目的,在於此種強調「重要性」或「特定性」的詞彙,或許讓審查人員能一目了然發明標的的特質,但同時也告訴未來的法官:本項發明如果沒有此「特質」,可能被視為不完整。因此加上這些特定字詞,或許在審核過程中,能讓審查人員較為容易辨識發明標的的特點,但是卻替尚未申請到手的專利帶來始料未及的後患。筆者很喜歡一位前輩(註七)的一句評語:It is not your job to make the patent examiner's life easier (你不需要讓專利審查人員的日子過的太舒服)。簡單的說:作為一個撰寫專利申請書者,最好平鋪直敘地解釋發明的要點。讓審查人員去做他的檢索跟分析,當事人不需要動用特殊詞藻來向審查人員凸顯標的發明的價值。當然一味地強調「禁用」上述詞彙,似乎也是矯枉過正。正確的說法應該是:能不用就不要用,如果真的情勢所需,非用不可時,那也絕對需要慎用、少用。避用專利髒話的範圍不僅僅只限於請求項的建構,整份說明書都應該要避免。因為日後萬一有專利官司繫訟時,過去案例(註八)已經一再闡明:法院在解釋請求項範圍時,並不見得完全遵照專利局的審查意見,而是採取自己的全新(de novo)觀點。此時這些原本是希望幫助審查人員瞭解標的發明特性的「詞彙」,卻成了專利所有人自己拿來砸腳的巨石。正如CAFC雷德法官的名言:「法院的判決..強調的是慎選用語的重要性」(註九)。

除了這些不該使用的詞彙外,另外一種常用的說法:「本發明」the invention或the present invention,也是能夠不要用,就盡量避免使用。因為一旦前言提到「本發明」,後面又加上一段敘述文字,往往後面這段敘述文字就被拿來「斷章取義」,作為限定「本發明」請求保護的界限。如Honeywell v. ITT Industries (註十),雖然Honeywell公司申請關於「噴射燃油系統零組件」的專利請求項寫的廣泛,申請保護的標的涉及整組「系統」。但因為在說明書中四度提及:燃油濾網(fuel filter)構成本發明(the present invention),所以最後CAFC認定雖然Honeywell宣稱其保護的發明範圍是「整組燃油系統」,但依據其專利說明書中的用語,所謂的「系統」其實只含括「燃油濾網」而已。
 
前案prior art -- 不該說、不需要說的話
 
行筆至此,本文已經簡短地討論了兩種「髒話」:「特定詞彙」及「本發明」。另外還有兩種「髒話」型式值得一提:一種是動不動就提「前案」prior art;另一種則是背景說明講太多。專利是種法律賦予發明人的壟斷權力,其前提是標的發明必須與前案有所區隔。專利申請書當然會提到前案,也會提到前案有何不足,因此才會有標的發明的產生。但是過與不及皆會產生問題,怎麼提「前案」,提及前案時,到底得講多少,這些都是需要推敲,而且分寸很難拿捏。

法律上有所謂的「自白」admission。雖然一般民刑案中,自白的證據效力常常引發質疑。但在專利審查跟訴訟過程中,自白的效力白紙黑字的規定在法規內(註十一)。如果發明人在審查專利過程中,對審查人員就前案提出過任何看法,他會發現日後很難再從他發表過的立場脫身。所以在專利申請書中提及前案,不是不行,但是得非常小心。正確的方式應該是只提前案不足之處,而不提前案究竟是什麼東西。因為從專利申請人的角度來定義前案,就是前述的「自白」,從而會在審理過程中,限縮標的專利請求項的範圍。在L.B. Plastics, Inc. v. Amerimax Home Products, Inc., 499 F.3d 1303, 84 USPQ2d 1341 (Fed. Cir. 2007)一案中,專利所有權人(L. B.)在專利說明書中針對保護標的強化塑鋼排雨溝的防護板與網狀層的連結方式,特別強調是以「連續熱焊所形成的的不間斷焊線」接合。如果請求項的描述只及於此,那麼其他類似產品即使沒有「不間斷焊線」的接合方式來連結防護板及網狀層,專利所有者仍可以請求法院以「等同原則」(Doctrine of Equivalency)來判定侵權。可是所有人在專利書中不但描述了其發明,同時也對前案的其他接合方式,如黏合等替代方案作了批評。法院認為既然在專利書中對其他「非連續熱焊」的接合方式提出批評,那這些其他接合方式(如黏合)就被排除在「等同原則」的涵蓋範圍內,所以被告以黏合方式所製成的成品,就不該被視為侵權。總結來說,專利書申請就事論事,專注談標的發明的來龍去脈,如果真的非提到前案時,千萬小心措辭。可以強調標的發明補足了前案缺乏的功能、特性,但不要畫蛇添足的解釋前案的作用,甚至批評前案,因為這些不必要的解釋、批評,往往到頭來被對手用來在訴訟中作為攻擊標的專利的工具。

最後一個專家建議能不用就不用的專利髒話,就是專利申請書中的背景說明(background)。還是回到前面那位長輩的至理名言:it is not your job to make the examiner's life easier。這句話不是要專利申請人忽視其在法律上的誠實義務。本文一開始就強調,舊派的專利申請書習慣等因奉此的將各個段落堆疊出一篇文件,其中一段就是「背景說明」。其實美國專利局並未就專利申請書的格式做出強制性的要求(註十二)。許多「舊派」的專利申請書喜歡在背景說明中,仔細闡述標的發明的歷史。但專利局真正想從背景說明的讀到的內容,在於對前案的描述,而非標的發明的歷史。但討論前案的利弊得失,文章前面已經討論過了。說穿了一句話:前案講多了,一個不小心,就成了「自白」,反而回過頭來套住了自己要申請專利的發明。既然是言多必失,許多「新派」的專利申請書其實已經把「背景說明」這個段落視為髒話的一部份而捨棄(註十三)。即使保留,也該只是言簡意賅地討論前案不足之處。
 
結論
 
闡述了四大類的專利髒話後,要不厭其煩地叮囑一句:台灣每年申請美國專利數量,居全球數一數二,但在台灣討論「如何撰寫美國專利申請書」的文章鳳毛麟角(註十四)。只是以中文談如何避免英文寫作錯誤的文章,下筆時常讓筆者有格格不入的時空錯置感。然私忖很多英文的專利評析文章是針對英文的讀者,對於以中文為母語的讀者往往有隔靴搔癢的不切實際感。尤其很多台灣的科技公司是將專利申請外包給智財事務所,公司人員只負責事後的校審。正因為只負責校審,更需要注意這些英文撰寫人員可能犯下的無心之過。本文希望能拋磚引玉,讓專利從業人員更注意英文申請書的撰寫細節。專利申請的目的是給予發明者能夠實現全方位保護其發明的機會。濫用「專利髒話」適足以破壞保護的目的,而造成專利請求項的不當限縮,及日後訴訟的可能糾纏。小心下筆,多留意文字的技巧。專利是門跨科學與文采的「藝術」,以中文的背景撰寫英文申請書更是門跨文化的挑戰,從業人員面對的壓力直如千鈞之擔。小心駛得萬年船,以此與大家共勉之!(5290字)
 
 
註釋:
註一、淺談美國專利說明書中翻英的注意事項 (May 14, 2014,北京知識產權公共資訊平臺)。http://www.beijingip.cn/stzscqww/web/public/zwgk/detail.jsp?documentId=12600492364440。文中將profanity翻譯成「不妥當的話」。這種翻法,讓人乍見有種重溫老北平風的驚喜。profanity沒那麼「客氣」,在美國,小孩子用了profanity,是會被媽媽抓去用肥皂洗嘴的。不熟悉甚麼叫老北平風的,可以去圖書館找夏元瑜先生的著作讀讀。

註二、美國專利局發行的專利檢核手冊(MPEP)§608.01(a)建議(recommend)專利申請書可以概分為:一、標題;二、相關申請案(家族歷史);三、是否有接受美國聯邦政府補助;四、聯合研究協定的各造;五、其他有指涉本案的相關文件;六、發明的背景;七、本發明簡介;八、圖解的簡單說明;九、細部描述;十、請求項;十一、揭露事項的概要;十二、條列所有引用文件;十三、繪圖;十四、宣誓/聲明。這些段落是專利局的「建議」,不是硬性的要求。

註三、本文所指涉的,不管前面有沒有加上「美國」,概以英文書寫的美國專利申請書為限。或許有人會問:為什麼要用中文寫「怎麼寫英文專利書」的文章?台灣本地培養的撰寫美國專利書的人不少。台灣各大公司有審核外包申請書責任的內部的專利人員,也需要瞭解美國專利申請書的撰寫趨勢。

註四、'direct parallel bus interface of the host.'

註五、一種降血壓藥,據說很難溶解,所以必須以各種方法將其細化後,使期能在血液中維持一定濃度。

註六、關於從其他語文的專利申請書翻譯成英文,造成英文申請書中詞不達意,甚至是以詞害意的窘境,請參閱:Burgujian, Richard V., etc., Practical Considerations and Strategies in Drafting U.S. Patent Applications, 4th ¶, p.4 (China IP News, April 2009)

註七、Mr. Dale S. Lazar of DLA Piper

註八、Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 34 USPQ 2d. 1321 (Fed. Cir. 1995)

註九、Signtech USA, Ltd. v. Vutech, Inc., 174 F.3d 1352, USPQ 2d 1372 (Fed. Cir. 1999).  J. Nadar said: This decision .. emphasizes the importance of careful language choices.  Signtech在說明書中用了「preferred embodiment」來解釋特定墨水傳輸系統,法院因此判定這種特殊傳送方式,是整個發明的「重要」特徵。

註十、 Honeywell International, Inc. v. ITT Industries, Inc., No. 05-1407 (Fed. Cir. June 22, 2006)

註十一、MPEP 706; 37 CFR 1.104 (c)(3): In rejecting claims the examiner may rely upon admissions by the applicant, or the patent owner in a reexamination proceeding, as to any matter affecting patentability and, insofar as rejections in applications are concerned, may also rely upon facts within his or her knowledge pursuant to paragraph (d)(2) of this section.

註十二、美國專利局規定某些表格除特殊用途(如轉移所有權)才能使用外,一般書類文件只要符合法令規定要件,並無特定格式。The USPTO provides patent forms to the public to use in certain situations, but, in almost all situations the USPTO does not require use of a form, or even provide a form, to submit the information required. 引自:USPTO網站 http://www.uspto.gov/forms/aia_forms.jsp

註十三、Mr. Lazar的意思是:用前案駁回申請人的專利申請,是審查人員的工作,申請人其實不需要越俎代庖地替審查員「整理」出所有的資料。他自承其個人寫專利申請書時,是不加入「背景說明」段落的。另一位著名的專利部落格主Mr. Gene Quinn在另一篇文章「Beware Background Pitfalls When Preparing a Patent Application」(Oct. 23, 2011, http://www.ipwatchdog.com/2011/10/23/beware-background-pitfalls-when-preparing-a-patent-application/id=19982/),也提出近似的看法。為什麼特別提出這兩位先生的高見呢?如果美國專利界也有門派之別的話,這兩位足以代表兩大門派PRG 和 PLI的看法。為什麼說是「兩大門派」?考過專利考試的先進們,應該能夠會心一笑!

註十四、請參考陳歆博士在科技產業資訊室發表的大作「如何有效率地撰寫專利申請書」(Sep. 11, 2013, http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=8762
 
 
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