共同研究案專利糾紛 哥倫比亞大學控告賽門鐵克專利侵權

2013年12月5日，位於紐約州的哥倫比亞大學基金會(Trustees of Columbia University in the City of New Yor，下稱哥大)向維吉尼亞州東區聯邦地方法院(Virginia Eastern District Court)控告Symantec Corporation(下稱賽門鐵克)的防毒軟體與相關服務侵權，認為侵犯其所有之5件專利，系爭產品包含但不限於Norton AntiVirus、Norton 360、Norton Internet Security、Symantec Endpoint Protection、Symantec Email Security.cloud和Symantec Mail Security等有違反35 U.S.C. §271侵權行為及更正專利共同發明之要求。哥大曾於2012年8月14日向賽門鐵克提出系爭專利的授權建議，但未獲賽門鐵克回應。

本案系爭專利共有5篇：

• US 7,448,084專利名稱為「監控作業系統註冊表存取用以偵測電腦入侵的系統與方法(System and methods for detecting intrusions in a computer system by monitoring operating system registry accesses)」，於2008年11月4日通過實體審查並公告，共有28個權利項，其中第1、14項分別為方法和系統獨立項。
• US 7,979,907專利名稱為「偵測新的惡意程式的系統與方法(Systems and methods for detection of new malicious executables)」，於2011年7月12日通過實體審查並公告，共有20個權利項，其中第1、10項分別為方法和系統獨立項。
• US7,913,306專利名稱為「監控作業系統註冊表存取用以偵測電腦入侵的系統與方法(System and methods for detecting intrusions in a computer system by monitoring operating system registry accesses)」，於2011年3月22日通過實體審查並公告，共有11個權利項，其中第1項是方法獨立項。
• US8,074,115專利名稱為「偵測異常程式執行的方法、電腦可讀取記錄媒體及系統(Methods, media and systems for detecting anomalous program executions)」，於2011年12月6日通過實體審查並公告，共有42個權利項，其中第1、22項是方法獨立項，第21、42項是系統獨立項，第11、32項是電腦可讀取記錄媒體獨立項。
• US 7,487,544專利名稱為「偵測新的惡意程式的系統與方法(System and methods for detection of new malicious executables)」，於2009年2月3日通過實體審查並公告，共有43個權利項，其中第1、6、16、43項是方法獨立項，第28、34項是系統獨立項。

其中’084和’306號專利屬同一專利家族，’907和’544號專利屬同一專利家族。哥大於訴狀中指出賽門鐵克把雙方洽談合作時，利用哥大所透露的誘餌(decoys)技術在未告知哥大的情形下，提出US 8,549,643的申請案，專利名稱為「(Using decoys by a data loss prevention system to protect against unscripted activity)」，已於2013年10月1日公告，且僅以賽門鐵克的一位員工為發明人，因此哥大依據35 U.S.C. §256提出發明人適格爭議。

哥大同時指出，賽門鐵克為防止哥大及公眾知悉’643號專利的存在，要求USPTO不要將此案於申請日後18個月進行早期公開，直到’643號專利通過實體審查後公告才為外界知悉。美國的早期公開制度與他國不盡相同，賽門鐵克於2011年4月4日提出專利申請案時依據35 U.S.C. §122(b)(2)(B)(i)之規定，若申請案未於採行早期公開制度的他國或多邊國際協定提出申請，可要求在申請日後18個月不早期公開。35 U.S.C. §122(b)(2)的立法意旨應是避免申請人不及於優先權期間內提出他國申請案時，為防止因美國申請案已經早期公開，造成申請人的他國申請案或依據PCT申請多國專利時喪失新穎性。

哥大在訴狀中指出，賽門鐵克的研究人員曾在發表的論文裡引用哥大研究人員的著作為參考文獻，故賽門鐵克確實知悉哥大的技術成果。早於2010年3月24日，賽門鐵克的內部律師提供哥大研究人員相關文件，並獲研究人員證實為其研究成果。接著於2010年4月2日，賽門鐵克申請臨時案，且未將哥大研究人員列為共同發明人，且該賽門鐵克內部律師也未提供臨時案的資訊。2011年3月31日，哥大研究人員告知賽門鐵克的外部專利律師，不應以未獲授權的哥大研究成果申請專利，但賽門鐵克仍於2011年4月4日提出正式申請案。

依照上述內容，哥大請求依據35 U.S.C. §284判決賽門鐵克給付損害賠償，並增列哥大研究人員為’643號專利的共同發明人。(1200字；表2)

表一、系爭專利

System and methods for detecting intrusions in a computer system by monitoring operating system registry accesses
公告號	US 7,448,084
公告類型	B1
申請書編號	US 10/352,343
公告日期	2008年11月4日
申請日期	2003年1月27日
優先權日期	2002年1月25日
其他專利公開號	US7913306, US20090083855
發明人	Frank Apap, Andrew Honig, HershkopShlomo, EleazarEskin, Salvatore J. Stolfo
原專利權人	The Trustees Of Columbia University In The City Of New York
Systems and methods for detection of new malicious executables
公告號	US 7,979,907
公告類型	B2
申請書編號	US 12/338,479
公告日期	2011年7月12日
申請日期	2008年12月18日
優先權日期	2001年7月30日
其他專利公開號	US7487544, US20030065926, US20090254992
發明人	Matthew G. Schultz, EleazarEskin, ErezZadok, Manasi Bhattacharyya, Stolfo Salvatore J.
原專利權人	The Trustees Of Columbia University In The City Of New York
System and methods for detecting intrusions in a computer system by monitoring operating system registry accesses
公告號	US 7,913,306
公告類型	B2
申請書編號	US 12/154,405
公告日期	2011年3月22日
申請日期	2008年5月21日
優先權日期	2002年1月25日
其他專利公開號	US7448084, US20090083855
發明人	Frank Apap, Andrew Honig, HershkopShlomo, EleazarEskin, Salvatore J. Stolfo
原專利權人	The Trustees Of Columbia University In The City Of New York
Methods, media and systems for detecting anomalous program executions
公告號	US 8,074,115
公告類型	B2
申請書編號	US 12/091,150
公告日期	2011年12月6日
申請日期	2006年10月25日
優先權日期	2005年10月25日
其他專利公開號	CA2626993A1, EP1952240A2, US20100023810, US20120151270, WO2007050667A2, WO2007050667A3,
發明人	Salvatore J. Stolfo, Angelos D. Keromytis, SteliosSidiroglou
原專利權人	The Trustees Of Columbia University In The City Of New York
System and methods for detection of new malicious executables
公告號	US 7,487,544
公告類型	B2
申請書編號	US 10/208,432
公告日期	2009年2月3日
申請日期	2002年7月30日
優先權日期	2001年7月30日
其他專利公開號	US7979907, US20030065926, US20090254992
發明人	Matthew G. Schultz, EleazarEskin, ErezZadok, Manasi Bhattacharyya, Stolfo J. Salvatore
原專利權人	The Trustees Of Columbia University In The City Of New York

Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理，2013/12

表二、專利訴訟案件基本資料：Trustees of Columbia University in the City of New York v. Symantec Corporation

訴訟名稱	Trustees of Columbia University in the City of New York v. Symantec Corporation
提告日期	2013年12月5日
原告	Trustees of Columbia University in the City of New York
被告	Symantec Corporation
案號	3:2013cv00808
訴訟法院	Virginia Eastern District Court
系爭專利	US 7,448,084，US 7,979,907，US 7,913,306，US 8,074,115，US 7,487,544
系爭產品	Norton AntiVirus, Norton 360, Norton Internet Security, Symantec Endpoint Protection, Symantec Email Security.cloud, Symantec Mail Security
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Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理，2013/12

表三、賽門鐵克的發明人適格爭議專利

Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理，2013/12