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嘉澤在美控告鴻海、富士康違反USB3.0技術標準專利授權承諾與競爭法

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科技產業資訊室 (iKnow) - SYL 發表於 2012年11月8日

嘉澤與富士康之USB3.0專利戰,由中國蔓延至美國了,又是一樁標準必要專利授權糾紛。2012年10月4日,設立於基隆、以自有品牌LOTES行銷全球的台灣連接器廠嘉澤(Lotes Co. Ltd.),向美國紐約州南區聯邦地院提起民事告訴,控告鴻海(Hon Hai Precosion Industry Co.)以及富士康(Foxconn International Holdings Ltd.、Foxconn International, Inc.、Foxconn Electronics, Inc.以及Foxconn (Kunshan) Computer Connector Co., Ltd.,以下統稱被告),違背其與USB技術標準制訂組織USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF)間、就USB 3.0技術標準之專利授權行為所負契約之義務與承諾,並進而構成違反競爭法與不公平之商業行為(antitrust behavior and unfair business practices)。

嘉澤在其訴狀中做出以下陳述:

據悉,在2007或2008年,被告鴻海簽署USB 3.0技術貢獻者協議(USB 3.0 Contributors Agreement)並因此受其條款拘束,有義務就其參與技術標準之技術貢獻所涉專利權利,授予任何標準推廣者(Promoter)或標準採用者(Adopter)非專屬之全球授權,其授權條件在包括但不限於被授權人亦授予互惠性授權的情況下,應為免權利金且為合理且非歧視(on a royalty-free basis and under otherwise reasonable and non-discriminatory (“RAND-Zero”) terms)之條件。被告鴻海為前述協議所言及之技術貢獻者,而嘉澤則為標準採用者與夥伴貢獻者(fellow Contributor)。此外,被告亦受前述協議要求遵循競爭法(Compliance with Antitrust Laws)之條款拘束,該條款要求技術貢獻者與標準推廣者、在了解其於特定商業領域中為直接競爭者的情況下,其應當以不違反各種競爭法管制之方式來作為。

在2011年3月,嘉澤與鴻海簽屬保密協議(non-disclosure agreement)並準備依據技術貢獻者協議,就USB 3.0連接器相關專利授權進行討論,後於2011年4月11日,鴻海之代理律師事務所曾發電子郵件給嘉澤告知其正在為鴻海草擬授權協議內容後,鴻海便無進一步消息。在2012年2月10日,鴻海法務兼富士康美國專利律師,寄送書面信函給USB-IF總裁,表明鴻海與富士康樂意成為USB 3.0的技術貢獻者並簽署技術貢獻者協議,並確認其就實施USB3.0技術標準之必要智慧財產權,會依據技術貢獻者協議以RAND-Zero之條件,提供給其他技術貢獻者與技術採用者使用。前述信函證明被告有簽署技術貢獻者協議並受其條款拘束。

在中國境內,富士康(昆山)依據中國專利法60條發動主張其專利權利之程序。在2012年7月9日,富士康(昆山)向江蘇省知識產權局提交文件,請求其責令嘉澤之蘇州分公司得意精密電子(蘇州)有限公司(LOTES Suzhou Co., Ltd)不得製造並責令嘉澤客戶不得販售、被控侵犯與USB 3.0技術標準相關之兩項中國專利(中國專利號200820138608.0以及200810128623.1)的所有產品。被告應知悉該兩項專利與USB 3.0技術標準直接相關,因而嘉澤應基於技術貢獻者協議而可獲得RAND-Zero授權條件之授權。據悉,該兩項專利為富士康(昆山)與鴻海共有。

富士康(昆山)亦向嘉澤之廣州分公司番禺得意精密電子工業有限公司(Lotes GuangZhou Co., Ltd.)與一家販售嘉澤產品之零售商,提起前述主張專利權利之程序。據悉,江蘇知識產權局依法有權在認定侵權的前提下,責令嘉澤停止生產並禁止其輸出產品至美國,而江蘇知識產權局曾建議富士康(昆山)撤銷其請求,但富士康(昆山)拒絕。如果,嘉澤禁止生產USB 3.0連接器,許多消費電子廠將失去其USB 3.0之供貨,而富士康與嘉澤為直接競爭者,嘉澤失去USB 3.0連接器市場將損及市場競爭並導致美國境內的產品價格提高。嘉澤主張被告違反競爭法,未遵守RAND-Zero條件授權來獲取不當利益。

隨著SmartPhone專利訴訟戰而重新討論所謂標準必要專利(SEP)的權利義務遵守原則議題,過去大家認為,專利結合標準是將專利價值極大化的最佳做法,現在又有新的不同思維。標準必要專利,基於市場公平與普及原則,它的真正價值在於產業遵循的規範,對技術創新而言價值較低,更不可以SEP作為阻擾對手市場發展的手段。(1281字;表1)

表一、違反競爭法(反托拉斯法)案件基本資料:嘉澤控告鴻海與富士康

訴訟名稱 Lotes Co., Ltd. v. Hon Hai Precision Industry Co., Ltd et al
提告日期 2012年10月4日
原告 Lotes Co., Ltd. (嘉澤端子)
被告 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.(鴻海)
Foxconn International Holdings, Ltd.
Foxcomm International, Inc.
Foxconn Electronics, Inc.
Foxconn (Kunshan) Computer Connector Co., Ltd. (富士康)
案號 1:2012cv07465
訴訟法院 the U.S. District Court for the Southern District of NEW York
所涉技術標準與關聯市場 USB 3.0 standards
USB 3.0 connector market
訴狀下載 download.gif

Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2012/11

訴訟大事紀

2013

12-19南京法院判決鴻海勝訴 嘉澤之蘇州得意公司侵權

原告: 鴻海

據悉鴻海控告嘉澤侵權案,2013年12月12日南京中院判決,維持南京省局決定,判定嘉澤之蘇州得意公司產品侵害富士康專利。

鴻海指出,2011年7月10日南京省局承辦人員曾親至嘉澤蘇州子公司得意精密電子,進行證據保全,現場查獲數個USB 3.0產品,隨後,南京省局承辦人員也曾至南京經銷商進行證據保全,當場也查獲安裝有嘉澤USB 3.0產品的技嘉主板2片。該案延至今年7月,南京省局終於做出決定,判定江弘漢銷售之技嘉主機板,以及得意製造之USB3.0產品侵害富士康USB3.0專利,8月江弘漢與得意不服省局決定,向南京中院提起行政訴訟,不過據悉鴻海已於今年12月12日收到南京中院判決,維持南京省局決定,判定蘇州得意產品侵害富士康專利。

嘉澤為了提出反制還遠赴美國告狀,2012年10月4日嘉澤以鴻海在大陸行政查處行動,違反美國反托拉斯法為由,向美國紐約州法院對鴻海提起反托拉斯訴訟,甚至10月提請的美國司法部(DOJ)調查。不過紐約州法院以缺乏管轄權(lack of subject matter jurisdiction)而解除 dismiss 該訴訟案,目前,嘉澤提出上訴。




 
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