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[個案分析] 血氧計專利訴訟:Masimo與Nellcor(上)

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科技產業資訊室 (iKnow) - Gabriel Chao 發表於 2011年3月8日
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1.前言

血氧計之原理為利用紅外光與近紅外光打入組織後,比較反射回來之紅外光與近紅外光之比值而推算出飽和血氧濃度。目前全球血氧計之主要廠商包括CAS Medical Systems Inc.,Masimo Corporation,Nellcor Puritan Bennett Inc (現為Covidien旗下之子公司,以下簡稱Nellcor),Nihon-Kohden Corp,Nonin Medical, Inc.,Philips Medical Systems,Respironics, Inc.,Spacelabs Healthcare, Inc.等。根據2010年11月由iData 公司所提出的產業報告,全美血氧計市場值約為7.16億美金,而全球血氧計銷售額約為10億美金[1,2]。在全美獨立血氧計市場分布中,Masimo和Covidien分別占了50.3%以及38.1%,為排名前兩大之廠商,同時為本次報告中之兩造雙方。

圖1. Masimo公司年度營收

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資料來源: Masimo公司2009年財報[3], STPI, 2011/03

從圖1 Masimo之年度營收中可發現,自2006年開始每年約有5-6千萬美金左右的權利金收入,而此便是來自於與Nellcor訴訟獲勝之和解金。由此可見專利佈局為醫療器材產業中相當重要之工作,開發任何一項產品之前即應做好專利申請之工作,與專利訴訟之準備,否則即使產品上市且獲利,但仍可能因為產品侵權而付出更多的賠償金。

本份報告將介紹專利訴訟過程、血氧計技術、兩家公司系爭專利之分析,以及其對後續醫療器材廠商之專利申請應注意事項。

2. 專利訴訟過程[4,5]

Masimo之創辦人Joe Kiani與Mohamed Diab在1980年代即積極開發能改善血氧計動作雜訊之特殊濾波演算法。1991年起,他們一同申請了數項有關濾波器之專利,包括本次訴訟案中之專利。Masimo原本計畫透過販賣專利或授權給大型醫療器材公司來獲利。在當時Nellcor是血氧計第一大廠,因此1992年Kiani與兩位Nellcor的代表Dr. David Swedlow與Dr. Tom Yorkey碰面,討論有關Masimo濾除雜訊之技術。Kiani展示了其原型機,但是並無告知Nellcor代表有關實際運作的原理。

1993年,雙方進入實質商業談判。但在1994年,雙方談判破裂,因此Masimo決定開始自行生產並銷售帶有抑制動作雜訊技術之血氧計。1998年,Joe Kiani與Mohamed Diab成立了Masimo公司,Masimo即為”抑制動作雜訊的方法”(Methods for Artifact Suppression In Motion)的簡稱,並且開始在美國銷售帶有此項抑制動作雜訊技術之血氧計。1999年,Nellcor也導入一項稱為O4的新技術,用來抑制動作雜訊。隨後也推出了新版的O5 與O5CI演算法。Masimo認為Nellcor的這三項技術侵犯其所擁有之專利,因此向法院提出控告。以下為雙方訴訟過程年表:

日期 訴訟過程
1999年10月
  1. Masimo向美國聯邦加州中區地區法院控告Nellcor侵犯其血氧濃度信號處理之專利6,036,642號。
  2. Nellcor否認侵犯Masimo專利,同時於洛杉磯區地方法院反控Masimo侵害Nellcor專利。
2000年10月
  1. 聯邦加州地區法院作出Nellcor對Masimo之6,036,642號專利未侵權之處分。
  2. Masimo繼續上訴,並再次強調Nellcor所銷售之產品侵犯Masimo其他專利。
2001年8月
  1. Masimo宣稱Nellcor侵犯新核准專利,並加入訴訟中。
2002年1月
  1. 聯邦加州中區法院否決Nellcor所提出的對Masimo產品之禁制令申請。
2003年9月
  1. 聯邦加州中區法院確認Masimo並無侵犯Nellcor之專利。
2004年3月
  1. 聯邦洛杉磯地區法院判Nellcor產品侵權確定,同時須賠償1.34億美金。
2004年8月
  1. 聯邦加州中區法院作出最終判決,其賠償金額上升至1.64億美金,此為 2004年5月以前之賠償金,以後之賠償金須再議。隨後Nellcor向美國上訴聯邦法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,CAFC)提出上訴。
2005年9月
  1. 美國上訴聯邦法院認定Nellcor侵犯222號、850號、785號專利,但均非故意侵權。法院判決同時也認為應該立即對Nellcor侵犯’222號與’850號專利權之產品發布永久禁制令,禁止其製造、販賣、出口等。隨後Nellcor即開始和Masimo討論和解條件。

表1:Masimo與Nellcor訴訟過程
資料來源: STPI整理, 2011/03

2006年1月,雙方達成和解。Masimo撤銷所有對於Nellcor之侵權訴訟,並且允許Nellcor使用其專利。Nellcor則同意賠償總額約3.3億美金之賠償金,作為侵權之補償費用,其補償費用還將依照Nellcor之營收而調整。例如2011年1月,Covidien(併購Nellcor之公司)與Masimo同意修改權利金給付方式,將依照Covidien在美國境內銷售所有血氧計營收之7.75%,自2011年3月起連續三年[6]。

在確認和解條件之後,Nellcor發了一封信告知客戶這項消息,當然對客戶或許是好消息,因為可以繼續不受限制的使用這些醫材。但是每年均須要賠償5千萬美金以上的權利金,對股東並不是甚麼好事[7]。(1517字;圖1;表1)

參考資料

1. http://www.prweb.com/releases/pulse_oximeters/pulse_oximetry/prweb4677784.htm
2. http://ir.masimo.com/phoenix.zhtml?c=117065&p=irol-sec, SEC filing, 10K, 2010 Annual report
3. http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/11/117065/Masimo-Glossy-Annual-Report-2009-Updated.pdf
4. http://www.wikinvest.com/stock/Masimo_Corp_(MASI)/Filing/10-K/2009/F3723391
5. http://www.Masimo.com/news/archive.htm
6. http://investor.covidien.com/phoenix.zhtml?c=207592&p=irol-newsArticle&id=1521523
7. http://www.nellcor.com/legal/litigationfacts.aspx


 
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