美國IP智慧產權2018年重要回顧及2019展望

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2019年2月15日

圖、美國IP智慧產權2018年重要回顧

2018年，美國IP智慧產權有幾個有意義的發展。其中包括最高法院對於IPR審查的合憲性，音樂現代化法案的通過以及第九聯邦巡迴法院對於IP的關鍵決定，這些都將可能對IP智財權發展產生重大影響。

一、Inter Partes Review(IPR)複審機制可能破壞美國的專利制度，因是憲法性議題。

根據Leahy-Smith美國發明法案（AIA）提起的IPR複審結果而產生許多裁決（特別是生命科學類）出現不成比例的拒絕率及無效率，以及因而引起的可專利性的不確定性、不一致和難以適用的司法標準以及美國專利商標局（USPTO）的規定。不幸的是，最高法院幾乎沒有解決這些問題；相反，它通過在AIA下維持IPR專利挑戰的機會並使流程複雜化來激起新的挑戰。2018年出現以下重大爭議案例，如下：

在Oil States Energy訴Greene's Energy Group，138 S.Ct. 1365年（2018年），最高法院維持了IPR在AIA的認定。在這種情況下，原告Oil States Energy在初審法院獲得了有利判決。然而，經過專利審判和上訴委員會（PTAB）複審後，卻宣告該專利無效，從而使有利的初審法院判決無效。聯邦巡迴法院確認PTAB並無增加任何其他意見。 Oil States Energy隨後向最高法院提出上訴，認為根據第三條和美國憲法第七修正案，PTAB的複審後挑戰是違憲的，因為引發專利是否是私有財產的議題。最高法院不同意，認為授予專利權更類似於授予公共特許權，國會可以授權USPTO在不違反美國憲法的情況下撤銷。

雖然Oil States Energy維持了智財權訴訟程序的合憲性，但在SAS Institute Inc.訴Iancu，138 S.Ct. 1348年（2018年），最高法院認為，根據PTAB規則進行的智財權訴訟的部分未經AIA授權。 SAS在其知識產權申請中對軟體專利中的所有權利提出質疑，只是讓PTAB機構僅審查其中一部分權利要求。USPTO認為，這種部分審理決定對簡化PTAB的工作是必要的，並確保只審查那些最有可能無效的請求項。最高法院不同意，認為法規的簡明語言解決了這一案件，PTAB必須解決請願人所提出質疑的每一項請求項(the PTAB “must address every claim the petitioner has challenged”)。

後續可能產生影響：SAS Institute Inc.可能會對知識產權流程和請願者未來的知識產權戰略產生重大影響。 AIA的禁反言條款現在適用於所有受質疑的專利請求項，即使是PTAB認為較弱的理由，因為每項請求項都將收到PTAB的最終決定。此外，全部完整的請求項審理機制將增加PTAB的工作量，這可能會簡化其他流程以因應不斷膨脹的案件數量，例如，發布對PTAB在每個Claim挑戰中的立場不太有啟發性的基本決策。對於各方而言，這意味著PTAB對於在審查開始時可能取得成功的挑戰提供的指導較少，以及包含不太有力的無效理由的更複雜的審判。至少，客戶應該知道PTAB程序的成本會增加，並且可能會考慮將Claim挑戰限制在最有可能成功並對地區法院訴訟產生最大影響的人身上。

關於解決美國專利權利項解釋的一些問題。對於專利權人而言，AIA新規則拒絕了對Claim Construction最廣泛的合理解釋標準。IPR、授權後審查（PGR）以及2018年11月13日之後提交的商業方法（CBM）審查將受到聯邦地區法院使用的“普通和習慣意義(ordinary and customary meaning)”的Claim Construction標準的約束，並在Phillips v. AWH中有所闡述415 F.3d 1303（美聯巡迴，2005年）（en banc）。新規則有效地確保了不同法庭對於Claim Construction一致性，並將縮小申請人在知識產權，植物遺傳資源和建立信任措施中可用的案件。

後續可能產生影響：展望未來，請願者需要提供更窄的claim constructions解釋，以支持他們的無效論證和非侵權的地位。與狹窄的權利要求解釋位置一致，最好的現有技術將是那些教導受挑戰專利的實施例的參考文獻。

展望2019年，PTAB規則可能會變得更友善於專利權人(patentee-friendly)。 2018年10月，美國專利商標局提出的規則將實施一年的試點計劃，允許專利權人在AIA試驗中修改和縮小所提出的請求項。該試點計劃預計將於2019年初推出。

二、第九巡迴法院商標禁令救濟，需要提出“具體”無法彌補的損害證據。

在Adidas America Inc.訴Skechers USA，Inc.，890 F.3d 747（第9 Cir.2188）中，第九巡迴法院重申其在Herb Reed Enterprises，LLC訴 Florida Entertainment Management, Inc.，736 F. 3d 1239（9th Cir.2013），“商標聲稱失去控制權和商譽損害[可以]構成商標案件中無法彌補的損害的證據”，但前提是須有具體證據證明存在此類損害。 ID 1250文件說明重要的是，法院不接受阿迪達斯提出的任何“具體”證據足以證明無法彌補的傷害。法院確認了一項關於商業外觀索賠的初步禁令，其中阿迪達斯提出了廣告預算，有關供應鏈控制的證詞，以及一項調查來作為喪失商譽和控制其商業聲譽的“具體”證據。然而，法院推翻了對另一個阿迪達斯商標的初步禁令，因為所提損害的證據以阿迪達斯員工證詞證明Skechers品牌的質量和成本較低，這是一種有偏見和不足的證詞。

後續可能產生影響：在訴訟開始時，原告要求在第九巡迴法院尋求對商標侵權的禁令救濟，應準備以廣告預算的形式收集和提出無法彌補的損害的具體證據，包括：銷售、經銷商、供應商和供應鏈協議；商標許可、監測活動，可能還有調查。

三、針對著作權立法和開源(Open Source)提出新看法。

著作版權法年度最大的新聞是2018年Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte音樂現代化法案（MMA）的通過，該法案於2018年10月11日成為法律。最值得注意的是，MMA將現有的版權法更新為為數位流媒體服務和版權所有者，提供更好的授權許可制度。數位流媒體服務必須獲得歌曲合成和錄音的許可證。歌曲作品使用強制性機械許可證(mechanical licenses)授權，該許可證向歌曲作者支付版稅。在MMA通過之前，流媒體服務目錄中的數千首歌曲獲取單獨的機械許可證是繁瑣的，並且通常無法找到歌曲作者，因此流媒體服務提交了一份意向通知，要求獲得美國的強制許可。美國版權局並沒有支付使用歌曲作品的版稅。這導致了大量的訴訟，以及針對流媒體服務的一些非常大的集體訴訟。根據MMA，機械許可的特許權使用費現在將按照流程支付給美國版權局運營的中央許可代理機構，歌曲作者必須在其中註冊他們的作品，以便及時支付任何版稅。因此，流媒體服務不再需要嘗試尋找個人詞曲作者以獲得機械許可並向他們支付版稅。預計MMA的簡化許可框架將減少針對流媒體服務的版權訴訟。

至於開源(Open Source)，聯邦巡迴法院拒絕了Oracle America, Inc. v. Google, Inc.，886 F.3d 117（美國聯邦公司，2018年）的谷歌合理使用辯護，甲骨文的Java應用程序編程接口（API）包有爭議的。為了在Android上開發應用程序，Google在無法協商許可證供其使用時復制了這些API包，並通過開源許可證向開發人員提供這些API包。谷歌認為其複製行為是“合理使用”，因為Android是免費提供的。在權衡了四個法定因素以評估17 U.S.C下的合理使用。 §107，法院得出結論認為谷歌將API軟體包，這種“從一個平台複製到另一個平台”出於與原始競爭平台相同的目的和功能，這種“替代使用顯然是不公平的”(superseding use was decidedly unfair)，因為它限制了甲骨文通過授權許可而可能獲得的軟體收入。

後續可能產生影響：雖然聯邦巡迴法院並未排除開源背景下的合理使用辯護，但該決定清楚強調如果相關代碼對版權所有者造成財務損害，則將產生依賴合理使用辯護的危險性。

展望2019年，最高法院將積極審理智慧財產權問題

一、專利方面
Helsinn Healthcare v. Teva Pharmacetuicals et al. (銷售發生並在專利申請前一年多公開)
在美國發明法案（AIA）之前，成為專利無效之前的專利申請，認為銷售超過一年。Helsinn認為AIA改變了這一規則，除非發明的細節也公開，否則銷售不足以觸發該標準。本案，銷售發生並在專利申請前一年多公佈，但發明的細節保密。最高法院將審理此案。(美國最高法院於2019年1月22日裁定，美國發明法案(AIA)並沒有超越專利法的“On-Sale Bar(販售合約構成先前技術)”衡量標準。也就是說，美國發明法案沒有改變法律的含義，法律規定：要求發明專利的申請必須一年法定時間內提出，不論在公開或保密的銷售。)

RPX Corp. v. ChanBond LLC (IPR複審請願人必須遭受與專利有關的損害，才能對PTAB的不利決定提出上訴)
聯邦巡迴法院駁回了RPX對專利審判和上訴委員會（“PTAB”）的決定的上訴，該決定維持ChanBond專利，認為IPR複審請願人必須遭受與專利有關的損害，才能對PTAB的不利決定提出上訴。最高法院尚未決定是否審理此案，但已要求聯邦法院進行簡報。

Amgen Inc. v. Sanofi (專利申請要求足夠的描述以向技術人員展示如何執行所要求保護的發明)
the Patent Act要求發明人在專利申請中提供書面描述，使得技術人員能夠實施所要求保護的發明（例如，製造或使用本發明）。聯邦巡迴法院將此視為一個由兩部分組成的要求，其中規定專利所有人：1）在提交專利申請時必須擁有發明（書面說明要求），並且2）向技術人員展示如何製造和使用本發明（啟用要求）。該請願書要求最高法院認定專利法僅僅要求足夠的描述以向技術人員展示如何執行所要求保護的發明而不要求專利所有人在專利申請時擁有本發明。最高法院尚未決定是否聽取此上訴。

二、著作權方面
在2019年，最高法院將對一些重要的智慧財產權問題作出裁決。它將確定：

粗俗的、觀點中立的語言（即“FUCT”）是否可以註冊為商標（Iancu v. Brunetti, U.S. Supreme Court Case No. 18-302）;
版權是在向版權局提交訴訟時提出的（Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com LLC, U.S. Supreme Court Case No. 17-571）;
根據“版權法”，勝訴方的成本僅限於應稅成本（Rimini Street v. Oracle, U.S. Supreme Court Case No. 17-1625）。

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