美國專利商標局裁定美國州立大學適用主權豁免原則並駁回專利複審申請：Covidien v. University of Florida Research Foundation

圖、美國專利商標局裁定美國州立大學適用主權豁免原則並駁回專利複審申請：
Covidien v. University of Florida Research Foundation

2017年1月25日，美國專利商標局（USPTO）專利審判暨上訴委員會（PTAB）在Covidien LP v. University of Florida Research Foundation Inc.（Case Nos. IPR 2016-01274; 2016-01275; 2016-01276）專利多方複審案裁決中，依據美國憲法第11條修正案之國家主權豁免原則（Sovereign Immunity），駁回了美國醫療設備製造商Covidien公司對佛羅里達州立大學（University of Florida，UFL）所持有專利之多方複審（inter partes review）申請。

首先說明"主權豁免"與"大學"有何關係？由於，美國各州州立大學，性質上屬於官方機構，足可代表所在州本身，故能適用該主權豁免原則，進而免除針對州立大學及其分支機構之法律訴訟，或甚至USPTO專利複審等類似法律訴訟之行政仲裁程序。

美國憲法第11條修正案，所賦予美國各州之國家主權豁免特權，是否適用於USPTO專利複審等行政訴訟，亦受到討論。國家主權豁免，亦即一國主權不接受他國管轄之特權，一國未經放棄管轄豁免，則他國法院不得受理和審判以該國家為被告之訴訟。美國50個州法律上皆被視為主權國家政府，理由在於儘管美國聯邦政府制定了最高法律，然其權力仍受到美國憲法及聯邦制國家架構所限制，而憲法第11條修正案，則使美國各州免於成為他州及外國公民之法律訴訟標的。

一、美國憲法第11條修正案之主權豁免原則

美國憲法第11條修正案，旨在給予各州國家主權豁免，防止一州被他州或他國公民在聯邦法院控告。此修正案目的，主要是針對美國聯邦最高法院在1793年Chisholm v. Georgia（2 U.S. 419）案中，判決聯邦法院有權審理美國公民針對一州所發起之法律或衡平法訴訟，且即使原告當事人並非該州公民，該州也不能享有主權豁免。對此，第11條修正案推翻前述判例，並明確規定「美利堅合眾國之司法權（judicial power），不得被解釋為擴展至由他州公民或任何外國公民，對合眾國一州提出之普通法或衡平法訴訟（suit in law or equity）。」儘管第11條修正案內容，對於主權豁免原則存在有許多文字限制，然聯邦最高法院對該原則仍然採取廣義解釋，致使許多類似法律訴訟之行政調查程序，亦適用該主權豁免原則，例如最高法院在2002年Federal Maritime Commission v South Carolina State Ports Authority（535 U.S. 743, 753–761） 一案判決中，就將第11條修正案解釋為不僅限制聯邦法院司法權，且排除某些具審判性質之行政訴訟。

以最高法院判例為基礎，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於2007年Vas-Cath, Inc. v. Curators of Univ. of Missouri（473 F.3d 1376, 1383）案判決中，亦以USPTO專利衝突程序（interference proceeding）因具備兩造當事人、證人口頭取證、書面證據提供、由聯邦仲裁員進行調查及調查決定執行等特徵，與民事訴訟具有強烈相似性，故判決專利權人密蘇里州州立大學適用第11條修正案之主權豁免原則。

二、本案簡介(Covidien LP v. University of Florida Research Foundation Inc. in PTAB)

本案糾紛爭議，在於佛羅里達州立大學和美國醫療科技公司Medtronic子公司Covidien之專利許可協議。UFL分支機構佛羅里達州立大學研究基金會（University of Florida Research Foundation ，UFRF）在佛州州立法院對Covidien提起訴訟，指控其違反與UFRF之美國專利編號7,062,251許可協議，Covidien提出反訴，要求法院對251專利做出無效或未侵權宣告判決。此一訴訟後被移交給佛州聯邦地方法院審理，同時Covidien亦向美國專利商標局（USPTO）提交3件251專利IPR申請。在前述聯邦地院訴訟中，UFRF主張其透過UFL，可代表佛羅里達州，故適用第11條修正案之主權豁免原則。聯邦地院同意UFRF主張，並將案件發回給州立法院。前述決定，目前仍等待聯邦巡迴上訴法院處理。

USPTO專利複審方面，UFRF亦提出第11條修正案主張，要求PTAB駁回IPR申請。IPR複審申請人Covidien反駁主張，主權豁免原則與知識產權訴訟無關，因為IPR複審涉及的是專利有效性爭議，而非私人對主權國家之訴訟主張，同時USPTO之管轄對象亦為專利本身，而非專利持有人，故不應適用該原則。PTAB委員會不認同前述論點，認為「多方」複審概念之意，即為指涉專利持有人等；此外PTAB同意UFRF觀點，認為IPR仲裁程序具有許多與一般司法程序相同之特徵，例如蒐證程序、證詞、保護命令、制裁命令、口頭聽證會和專利行政法官等，使其看起來很像一般法律訴訟；儘管IPR與一般民事訴訟兩者實際上有些差異，例如在蒐證程序及救濟方面，然而，第11條修正案並未要求行政訴訟程序必須與民事訴訟完全相同，以適用州主權豁免原則。IPR複審和民事訴訟存有許多相似之處，足以暗示其適用第11修正案。

而就UFRF組織情況而言，PTAB委員會說明，UFRF職能是授予外界專利許可，並代表UFL從這些專利許可協議中收取版稅及處理相關法律爭議；UFL將UFRF定義為其直轄組織之一，並由UFL控制營運預算、活動、大學設施和資源使用等；UFRF職員是佛州大學員工，薪資由大學方面支付，且UFRF不提供任何額外薪資。據此，委員會得出結論，認為UFRF有權代表佛州。

上述理由， PTAB基於州主權豁免原則，駁回Covidien提交之IPR複審申請。
 

三、評析

本案對於美國公立大學專利活動將具影響力，任何對美國州立大學及其附屬研究機構提出專利複審主張，未來可能會遭遇美國憲法第11條修正案之州主權豁免原則之挑戰，僅因州立大學及其分支皆屬於官方機構，可免除法律訴訟。然而，IPR專利複審是屬於智財權管轄議題，並非涉及”對人或國家主權”議題。此難題未來將交由上訴法院進一步釋疑。(1495字；圖1)
 
 
參考資料
Covidien LP v. University of Florida Research Foundation Inc., PTAB Decision, Nos. IPR2016-01274, IPR2016-01275, IPR2016-01276, January 25, 2017


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