美上訴法院限縮美國USPTO對於涵蓋商業方法專利之定義：Unwired Planet v. Google

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年12月6日

圖、美上訴法院限縮美國USPTO對於涵蓋商業方法專利之定義：Unwired Planet v. Google

美國發明法（AIA）將涵蓋商業方法專利（covered business method patent，CBM）定義，解釋為「一項專利之發明主張，為一種用於執行金融產品或服務施用、處理或管理上相關資料處理或其他周邊活動的方法或相應裝置，然而不包括技術成果專利」（a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions）。對此，美國專利商標局（USPTO）專利審查暨上訴委員會（PTAB）在評估一專利所述方法是否為CBM以及是否發起CBM專利複審方面，主要考慮專利所述方法「是否屬於金融性質、伴隨或者搭配某項金融活動」（whether the patent claims activities that are financial in nature, incidental to a financial activity, or complementary to a financial activity）。前述可見，AIA與PTAB對CBM之定義解釋，似乎存在些許差異，容易致使外界對於一項專利是否為CBM之界定標準感到困惑。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）近日於Unwired Planet, LLC v. Google Inc.一案判決中，推翻前述USPTO所訂立之CBM界定標準，並要求就本案及CBM定義問題重新考慮。

一、本案概述

專利授權公司Unwired Planet（前身為美軟體公司Openwave Systems Inc.）持有美國專利編號7,203,752，該專利發明主張，為一種限制用戶端應用程式（client applications）存取手機等無線通訊裝置所在位置資訊之系統及方法，其中，無線通訊裝置用戶可透過設定隱私偏好，來限制用戶端應用程式存取裝置所在位置資訊。752專利請求項25內容敘述該方法為使用一伺服器系統做為過濾點，該伺服器系統可參照用戶之隱私偏好設定結果，來決定是否授權或拒絕用戶端應用程式存取設備所在位置資訊。

2012年9月19日，Unwired Planet於美國內華達州聯邦地院以本項專利等控告Google多項雲端服務侵權（Unwired Planet, LLC v. Google, Inc. 3:12-cv-00504）。隨後，被告方Google就752專利提出複審申請，PTAB於2013年4月10日認定請求項25內容所述之方法為CBM，並同意發起CBM複審（CBM2014-00006）。PTAB認定752專利所述方法為CBM之理由，為該專利說明書提到所述之用戶端應用程式，可能是具有地緣關係之商品或服務供應方（例如飯店、餐廳、商店等），此一敘述，意指用戶端應用程式可能與商品或服務供應方有所關聯，因為此些供應方會想要得知無線通訊裝置於其周邊區域內之所在位置，以便發送廣告訊息至前述裝置。據此，請求項25所述方法符合先前提到「伴隨或者搭配某項金融活動」之條件。2015年4月6日，PTAB發佈最終書面決定，裁定請求項25涉及抽象概念之不可專利標的，不具美專利法101條專利適格性而無效。Unwired Planet就前述複審結果提出上訴，除專利法101條議題外，亦質疑PTAB對於一項專利是否為CBM之界定標準過於寬鬆，顯然與AIA條文說明不符，例如752專利請求項25內容，實際上並未述及任何金融產品或服務，然而PTAB卻選擇參考專利說明書來想像如何將該專利發明進行商業化應用，並以此判定其為CBM。

CAFC合議庭於2016年11月21日發佈上訴判決，認為USPTO乃依據美國國會AIA立法過程中，聯邦參議院議員Charles Ellis Schumer就AIA對CBM定義所發表之評論意見，來訂立「伴隨或者搭配某項金融活動」此一判定CBM之條件。然而，國會單一立法人士或甚至法案發起人之意見，仍僅為個人評論，不足以代表AIA立法歷程結論，即便是AIA立法歷程解釋，亦不能排除或取代正式條文。合議庭指出，USPTO並未使用國會賦予之規則制訂權力，來就AIA對CBM之概要定義做細部詮釋，亦未將前述條件制訂成一正式規則，故該條件實際上僅為一項不具法律拘束力之政策聲明，並非一可採用之法律標準。

另一方面，合議庭認為，前述條件於實際應用上亦存在不當擴大AIA條文定義之問題。倘若以該條件作為判定基準，即便專利所主張之方法或裝置不屬於金融性質，仍可能會成為CBM，舉例來說，一項專利若主張一種用在銀行金庫之照明裝置，則顯然滿足前述條件，然實際上，該專利不應由於照明裝置是「伴隨或者搭配銀行金庫」而成為CBM；同理，一專利若主張一溝渠挖掘設備，則該專利顯然不應由於該設備自溝渠挖掘出來之汙泥可以轉售他方而成為CBM。一項專利不應僅由於所主張之方法或裝置「可能」用於從事商品或服務銷售活動而成為CBM，理由在於大多數專利發明多少程度上都會涉及到商業活動。

依據前述，合議庭認為USPTO在判定752專利是否為CBM所使用之界定標準，亦即「是否屬於金融性質、伴隨或者搭配某項金融活動」之條件，顯然與AIA對CBM之定義不符，同時亦無需再討論專利法101條議題。合議庭最終廢棄複審結果，並將本案發回PTAB重新考慮。

二、評析

CBM複審在美國發明法中屬於一個過渡性質之專利複審程序，預定在2020年終止，然而近年來，已有不少專利改革立法草案主張將其永久化。相較於受普遍知悉之多方複審程序（Inter Partes Review，IPR），CBM複審雖僅適用於涵蓋商業方法專利，然其好處為申請人可提出包含以專利法101條適格性為基礎之所有無效主張，而不像在IPR複審中，申請人僅可透過先前技術文獻來挑戰已核准專利之新穎性及非顯而易知性，故所挑戰專利若為CBM，對於複審申請人而言將較為有利。本案結果，可能會致使未來USPTO對於CBM之界定轉趨嚴格，致使發起CBM專利複審之門檻提高。倘若PTAB最終判定752專利並非CBM，則專利法101條相關結論將隨即失效，Unwired Planet將可扭轉原先複審結果。(1788字；圖1)

參考資料
1. Unwired Planet, LLC v. Google Inc.（No. 2015-1812）合議庭判決
2. PTAB Final Written Decision CBM2014-00006

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