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美國ITC 337調查裁決與USPTO專利IPR複審結果影響:337-TA-939案

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2016年8月5日

圖、美國ITC 337調查裁決與USPTO專利IPR複審結果影響:337-TA-939案
 
美國專利法318條說明,倘若專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)於多方複審程序(IPR)認定專利請求項為無效,則美國專利商標局(USPTO)將於該複審上訴判決發佈或上訴期限屆滿(當事人放棄上訴)之後,發佈書面公告來正式取消前述請求項之有效性。而上訴期間,經PTAB裁定無效之專利請求項仍為有效且可行使。
 
美國國際貿易委員會(ITC)於2016年7月20日發佈之Certain Three-Dimensional Cinema Systems and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-939案最終調查決定顯示,ITC於關稅法337條專利侵權調查中乃依循前述原則,並不會直接參照IPR複審結果,來變更或廢棄其調查決定及禁制令,而僅就當事人之上訴決定予以暫停執行。由於訴訟兩造仍可就IPR複審結果提出上訴,故ITC不予參考PTAB複審結果,並暫停涉及934專利侵權產品禁制令之執行,此為一合理合法之處置。
 
一、337-TA-939案概況
 
2015年12月16日,承審本案之行政法官發佈本案最終初步調查決定(Final Initial Determination, FID),認定被告MasterImage 3D公司及其韓國分公司進口美國販售之3D劇院系統及組件侵害編號7,857,455、7,959,296、8,220,934之三項美國專利。
 
2016年2月16日,ITC決定同意被告請求,就行政法官FID進行複審。
 
2016年4月14日,ITC複審進行期間,PTAB發佈了IPR複審案結果,認定934專利部分請求項無效。對此,ITC於4月18日發佈通知要求訴訟兩造提供書面簡報,以說明PTAB複審決定對於ITC最終調查結果之可能影響。
 
2016年7月20日,ITC發佈複審行政法官FID結果及本案最終調查決定(Final Determination, FD),除確認被告侵害前述3項美國專利,並就侵權產品發佈停止暨禁止命令(Cease and Desist Order)之外,亦確認經PTAB裁定無效之系爭934專利兩項請求項並非無效,並未參酌IPR複審結果來廢棄或更改其調查決定,而僅暫停涉及934專利侵權產品之禁制令執行,以等待兩造就PTAB複審決定之上訴結果。

表一、ITC與PTAB審理此案大事記
PTAB 日期 ITC
  2014/10/7 美國加州公司RealID, Inc指控加州公司MasterImage 3D, Inc.及韓國分公司MasterImage 3D Asia LLC進口美國販售之3D劇院系統及組件侵害其7,905,602、8,220,934、7,857,455、7,959,296四項美國專利。
MasterImage 3D, Inc.就RealID, Inc持有之934專利提出IPR複審申請,複審案號為IPR2015-00040。 2014/10/7  
  2014/12/12 ITC成立939案調查(Certain Three-Dimensional Cinema Systems and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-939)。
  2015/7/23 ITC複審確認行政法官7月2日第六號命令終止系爭602專利調查。
  2015/9/25 ITC複審確認行政法官8月20日第九號命令同意原告RealID滿足美國國內產業要件。
  2015/12/16 行政法官發佈本案FID,認定被告侵害455、296以及934三項專利,並建議ITC針對侵權產品發佈有限禁制令。
  2016/2/16 ITC同意被告MasterImage複審請求,決定複審行政法官FID中之各專利侵權及有效性調查結果,其中包含934專利系爭請求項是否為有效之議題。
PTAB發佈複審案最終決定,認定934專利請求項1, 6-10, 18-20因受先前技術文獻揭露而顯而易知。 2016/4/14  
  2016/4/18 ITC要求訴訟兩造提交書面簡報,闡述PTAB複審判決934專利無效情形,對於本案最終調查結果之可能影響。兩造於4月26日完成書面意見遞交,並於5月3日完成對造意見書面回覆遞交。
PTAB駁回934專利專利權人RealID再審請求 2016/5/19  
  2016/7/20 ITC發佈本案最終調查結果,其中仍維持934專利請求項1、6、11受侵害害以及934專利為有效之調查決定;ITC亦說明,鑒於PTAB IPR複審結果認定934專利無效,決定暫停針對934專利侵權產品之禁制令執行,以待IPR複審上訴結果。
MasterImage 3D向IPR提出複審上訴 2016/7  
Source:科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2016/8

二、評析

939案情形顯示,ITC不必然會參考及採納IPR複審決定,來廢棄或變更其最終調查結果,相關原因,雖仍有待未來ITC發佈意見書來進一步了解,然可推測存在兩項要點:

1. 首先是IPR複審結果在獲得上訴判決或者兩造未放棄上訴之前,仍不具最終性,
2. 其次是鑒於PTAB複審中所採用之最廣義合理解釋原則與美國法院及ITC所採用之Phillips請求項解釋原則有所差異,故兩方在系爭請求項是否有效之判斷上可能會有不同見解,而對此,ITC顯然決定以聯邦巡迴上訴法院二審結果為基準。 

對於關稅法337條調查之被告當事人而言,IPR複審雖仍不失為一有效策略及管道,然鑒於關稅法337條調查較難因IPR複審事由而暫停,同時ITC亦不必然將參照複審結果來做出調查決定,故申請複審時間上或應趁早,以爭取能夠在行政法官舉行聽證會前獲得複審結果,並做為一有利事證;倘若IPR複審結果最終未受採用,則可就複審結果提出上訴,以爭取暫停調查或暫停禁制令執行等機會。(2488字;表1)

參考資料:
337-TA-939, Three-Dimensional Cinema Systems and Components Thereof
https://www.usitc.gov/three_dimensional_cinema_systems_and_components.htm_0


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