美國聯邦最高法院將討論設計專利之侵權賠償計算議題：Samsung v. Apple案

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年4月28日

2016年3月28日，美國聯邦最高法院同意就 Samsung Electronics Co. v. Apple Inc.（No. 15-777）一案蘋果設計專利之侵權賠償計算議題進行審理。本案為最高法院自1894年Dunlap v. Schofield（152 U.S. 244）案以來，經百年後再次討論設計專利相關議題。本案中，最高法院同意就三星提出之第二項上訴議題進行審理，該項議題為：倘若一受侵害之設計專利，僅使用在系爭產品中之某部分組件，則法院是否僅應依據可歸屬於前述侵權組件之獲利部份，來計算侵權賠償？（“Where a design patent is applied to only a component of a product, should an award of infringer’s profits be limited to those profits attributable to the component? ”）

圖一、美國聯邦最高法院將討論設計專利之侵權賠償計算議題：Samsung v. Apple案

一、本案概要
蘋果於2011年於加州北區聯邦地方法院控告三星智慧型手機產品侵害其三項美國設計專利（5:11-cv-01846），三項設計專利之發明為可見於蘋果iPhone智慧型手機之外觀設計，包含：（一）D618,677，帶有黑色矩形圓角之前外觀（參見圖一）；（二）D 593,087，帶有矩形圓角之前外觀附加周圍邊緣或擋板（參見圖二）；（三）D 604,305，帶有16個圖標之多色彩方格狀顯示介面（參見圖三）。

一審訴訟結果為蘋果大獲全勝，陪審團認定三星手機產品外觀侵害前述三項設計專利，並判決相當於系爭三星手機產品整體銷售獲利之侵權賠償，三項設計專利之侵權賠償金額約為3.99億美元。
聯邦巡迴上訴法院二審判決維持前述計算結果。

圖二、系爭D618,677圖示

圖三、系爭D 593,087圖示

圖四、系爭D 604,305圖示

三星於二審中，主張地院應依據歸屬於使用並體現蘋果設計專利之三星手機部分組件（三星手機邊框及外觀設計等）之獲利部分，來計算侵權賠償，上訴法院不同意三星主張，說明美專利法289條（35 U.S.C. § 289）明確授權法院依據侵權人所生產物品之整體獲利情形（“total profit from the article of manufacture bearing the patented design”），來計算設計專利侵權賠償，且系爭三星手機產品中侵害蘋果設計專利之組件，並未與手機內部其他組件分離而成為獨立之生產物品（distinct articles of manufacture）來販售給消費者。

三星上訴最高法院，主張地院侵權賠償計算結果有誤，不應採用系爭三星智慧型手機銷售之整體獲利（total profit）來做為計算基礎，並忽略手機產品中之侵權組件或外觀設計僅佔極小價值比重之事實；三星亦不同意二審上訴法院就專利法289條之說明，主張289條並未說明侵害設計專利之生產物品（article of manufacture）就侵權賠償計算上應為整個系爭產品，而非該系爭產品中侵害設計專利之部分組件。

二、評析
本案主要爭論點，是對專利法289條內容爭議，該條文說明以侵權人所生產物品之整體獲利做為侵權賠償（“design patent infringer shall be liable for the total profit an infringer makes in association with an article of manufacture”），然而其中並未詮釋何謂「生產物品」（article of manufacture）。對此，三星主張，布萊克法律詞典（Black’s Law Dictionary，為美國最主要之法律詞典）將其解釋為「相互關連或形成整體的幾件事物之一」（“one of several things presented as connected or forming a whole”），故「生產物品」應僅指涉使用並體現設計專利發明之部分產品組件，而非整個產品。美國國會在289條立法時，應無意要求侵權人賠償無涉設計專利發明之獲利部分，故地院採用系爭產品之整體獲利來計算侵權賠償，既缺乏合理因果關聯性，且有違比例及衡平原則。對此，最高法院於審理本案中，將可能補充解釋所謂「生產物品」之涵義，以釐清有關設計專利侵權賠償計算基礎上之爭議。

鑒於設計專利普遍存在於智慧型手機等當代科技產品，最高法院若最終作出對三星有利之裁決結果，將會改變設計專利之侵權賠償計算方法，顯著降低專利權人可獲得之賠償數額，且可能引起針對實用新型專利（utility patent）侵權賠償計算方式之相同主張聲浪（不同之處在於其為依據美國專利法284條規定），故本案之重要性及影響極為顯著。(1322字；圖1)

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