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美國新專利法實施後,被追訴廠商的「逃生」門道解析

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科技產業資訊室 (iKnow) - 舒安居 發表於 2014年8月14日


產業界耳熟能詳的美國新專利法(American Invents Act, AIA)從歐巴馬總統於2011年簽署後,2012年9月16日正式施行。這次號稱是二戰後專利法最大的一次修改。關於修改的內容,各方的大作已經汗牛充棟,無非是聚焦於從「first to invent」改變成「first inventor to file」。其實這個說法充其量是個敘事觀點的改變,從強調「第一順位發明」,改變成鼓勵「第一順位發明人,但仍須優先申請」。真正重要的變革在於將原先複雜的美國法典第卅五條(35 U.S.C.)§102,從原來的七個分項(a - g)改成較為簡單易懂的四個分項(a - d);把原先強調的「偏重美國習知技藝」(prior art)對核駁專利申請案的影響,擴大為考量全球所有發明對專利申請案核駁的影響。識者以為[註1]新的§102較修改前更為簡單,而且強調的重點不是「公平」[註2]與否,而是如何協助發明人(與審查員)在取得專利的過程中,能對審查結果有更確定性(certainty)的判斷。筆者在跟美國專利局打交道的過程中,一些老前輩就一再強調:USPTO用盡一切方法,希望他們的程序能夠盡量維持一致性。審查過程所強調的「一致性」或新法的「確定性」,乃希望申請案不要因為習知技藝的發源地有別,而有不同的適用標準;不要因為審查員的差異,而有不同的審查核駁結果。當然USPTO的努力是否真的得到發明者跟專利申請人同聲一氣的認同,自是如人飲水,冷暖自知。至少筆者跟專利局官員打交道的經驗,沒有這種「特別」的感受。

攻擊是最佳的防禦,拆解對方專利才是上策

本文要探討的重點並非AIA修法後的審核標準變動,而是希望能簡介新法所提供的各種針對專利侵權指控者的反擊之道。筆者曾參與台灣客戶購買某國際電信大廠於香港實驗室的交易。基於商業慣例,自然要求該公司需要對客戶收購的專利的有效性提供「擔保」。對方的美國律師揚言:經過美國專利局審核的專利,自然是有效的專利,無須提供任何擔保。這種說法固然在某種程度上屬實,但專利的審核百密一疏,某些拿來指控對方侵權的專利,可能一開始就不該是被核定有效的專利。專利是否確實有效,往往得看拿來告人後的效果,才見真章。一般專利訴訟喜歡針對有無侵犯專利範圍進行分析、爭辯。但控方會提出告訴,往往對於專利請求範圍是否遭到被告侵犯,已經進行縝密研究,在這方面拉鋸,常常事倍功半。反過來看,如果用釜底抽薪之計,直接以美國專利法規[註3]所設計的各種管道,對控方的專利武器提出無效質疑,效果可能意外的好。以1997年台灣著名的四維公司與美商Avery公司間的商業糾紛為例,Avery利用美國政府的強勢手段介入兩家公司之間的商業競爭[註4]。四維公司雖被美國政府指控犯下「商業間諜罪」,但其癥結在於Avery所主張的專利是否有效?最後四維公司成功的借助台籍學人的研究成果,徹底推翻Avery的數項黏性專利[註5],使得美國政府原本提出的廿項控罪,除了自行撤回的七項外,被二審法庭推翻了另外十二項。原本的聯邦重罪一一撤銷,最後以罰款了結。關於本次事件的重點分析,大部分的研究及報導都聚焦在美國的「商業間諜法」,但是卻忽略了一個很重要的關鍵:即使是審核嚴謹的美國專利,其發明的基礎也有可能是「忽悠」出來的假科學。以專利局有限的人力、物力,及審查員一般的技術水平,專利的審核仍然有許多黑洞。這也是近來興起的一股潮流:以群策群力的專業方式,對專利提出無效舉發(attack on patents或 patent hackers)[註6]。俗語說:攻擊是最好的防禦。本文設定的目標,也旨在推廣「被專利追訴的廠商,最佳的『逃生之道』應該是『攻擊』」這樣的觀念!

面對專利追訴,如何釜底抽薪

台灣在美國的專利申請案數量,一年粗估在兩萬件左右[註7],由美國專利局所核可的發明專利(utility patent)數量也居全球第六位[註8],但是一遇到國際大廠(含美國廠商)的專利追訴,卻似乎都只能掩旗息鼓,棄兵卸甲,最後乖乖賠錢了事。筆者參與過數起外商對台商的專利追訴,基於合約的保密義務,不能透露任何細節。但是有一點可以說的,不管是報載多風光的大廠,遇到外商的專利追訴案件,似乎不外是兩招:花大錢請美國大律師事務所前來保駕(遠來的和尚會唸經);另一招則是「我忘記了」或「他離職了」(一皮天下無難事)。作為一個原告請來的「顧問」,筆者雖然不能對被告表達任何的同情,但總好奇被告似乎都未嘗試圖反擊。

任何一個發明希望獲得美國專利保護,從撰寫專利說明書,送交申請案,到正式審核通過,核發專利執照,有一個冗長的流程[註9]。這個流程中,從送案取得「申請日期」(filing date)起算,一開始是秘密審查,十八個月正式公布(published application)後,各方關注者可以使用專利法令賦予的各種「工具」,對專利(及申請案)進行挑戰。即便最後申請案獲得審核通過,順利成為有效專利後,也未必定能一帆風順的耀武揚威,對專利的無效舉發、抗議等等,仍然如影隨形地挑戰專利的價值。本文希望能以時間軸的方式,分析上述「流程」中,可以用來對專利案(及後續核可專利)進行挑戰的程序工具。首先要檢視的是發起攻擊的時間點。一般來說,專利申請案自提出申請,取得申請日期後,一直到十八個月後「自願」公布(published)前,都是秘密審查,第三者(在此泛指所有有意在雞蛋裡挑專利案骨頭者)理論上很難得知專利申請案的進度。不過專利申請案一旦被引用作為干預(interfere)競爭對手生意的手段時,即使是仍處於保密階段的申請案,也一樣可以被要求公開。

對專利發起攻擊的流程摘要

專利申請案在保密審查期間,所有資料諱莫如深。對於專利申請案或專利的「攻擊」發動點,往往是在十八個月專利申請案公布後。以時間軸來區分,對專利(案)的攻擊可以概略地區分為三個「時段」:在任何時間都可以進行攻擊的手段,在專利申請案公布後進行攻擊的手段,以及在最後核駁(before allowance or final rejection)前進行攻擊的手段。為了方便讀者的稽索,依照發起攻擊時間點的先後,製成表格如下:

時間點  攻擊動作 法條出處(35 USC, 37 CFR or MPEP) 攻擊發起者 攻擊行動 攻擊工具 備註
任何時間 專利發明在審核前已公開使用(public use) MPEP 720, 37 CFR §1.292 一般公眾 一、以證詞、口供方式證明申請案之發明先前已有使用或銷售記錄;二、提供證據需符合舊專利法(35 USC)§102規定 任何文字記錄、銷售證據(須符合舊法[註10]§102規定) 一、此條自2012年9月已經停用;二、目前關於public use條文須查MPEP 2133.03三、AIA生效後所送件之新申請案不適用本項
專利施行期間 引述習知技藝(citation of prior art) 35 USC §301 一般公眾 一、以書面方式定義專利請求項中之特定名詞解釋 一、任何書面文件(包括專利文件、印刷品)二、專利所有人在美國法院或專利局所做之相關書面陳述 一、攻擊者不須揭露真實身份二、引述習知技藝,可以協助界定後專利審議過程中的請求範圍爭議
一、在最後核駁之前二、整個「再發證程序」(reissue)[註11] 抗議(protest) 37 CFR §291, MPEP 1901 一般公眾 一、在專利核發前,任何公眾都可以針對該專利申請案提出異議二、此項程序無須任何費用三、律師不須申明提出異議者的真實身份四、異議者只能提出大量文件,表達對該專利核可之質疑,但不能參與任何實質審查(no participation) 一、任何§102條(舊法)的相關規定二、可對申請案任何未符合法規要求處(statutory requirement not satisfied)提出質疑 一、任何抗議都必須知會(serve)專利案申請人
申請案公布後 第三方遞件參與(rule1.99) MPEP 1134, 35 USC §1.99 一般公眾 一、最多檢附十組專利或書面資料二、註明欲檢舉之專利申請案號,寄交專利局三、不得加註任何討論 已核可之專利或書面印刷品 一、Rule 1.99之攻擊行動,僅限提交資料,不得進行任何實質討論。因為專利局希望在申請案公布後,能讓審核行動盡量單純化,不希望有太多節外生枝的耽擱。不過檢舉人送交的資料,將列為專利檔案的附件二、一般來說,須在申請案公布後兩個月內提出檢舉
一、(a)申請案公布後六個月內;(b)首次駁回(以較晚日期為準)二、在專利案核可前(如本日期較第一項早,則以此日期為主) 核可前遞件(rule 1.99的擴大版) 35 USC §1.22(e) 一般公眾 得對提交證據,進行簡要說明 一、已核可專利二、已公布之專利申請案三、其他有關連性之出版品 一、須注意提交證據之時間點二、此項工具是在AIA新法公布後,對1.99的擴大適用
一、專利核可後的九個月內二、如果「領證後覆審」程序(PGR)已展開,則俟PGR完成後 多方覆審(inter partes review) 35 USC §311: AIA通過的新設庭審程序(負責審理的是改設的專利審判及上訴局) 一般公眾 對任一請求項的合理勝訴可能 任何在§102或§103(新法)下的核可專利或書面文件 一、如果在多方覆審程序開始前,已有相關訴訟於法院進行,則覆審擱置二、必須清楚交代實際動議者(real party in interest)的身份三、動議者必須在被指控侵權的一年內,要求進行該項程序
當一方被告侵犯專利時,由被告提出 商業方法專利(暫行措施) AIA § 18(1)(a)(C) 被告侵犯商業方法(軟體科技)之專利者 一、採用「領證後覆審」同樣標準二、需證明在該案於美國提出前一年中,該發明已被揭露過,並符合新法§102標準 一、舊法§§102, 103二、新法§102(a) 一、此措施將於2020年9月16日退位二、此措施為華爾街大鱷們為自保而遊說國會而設,與一般科技廠商關連不大

表一:AIA新法下的對審核之專利進行攻擊行動一覽表

 

結論

除上開附表所列各項措施,可供被美國專利追訴者一個側翼攻擊的選項外,另外一個為專利界所熟悉的動作是「專利覆檢」(re-examination)[註12]。專利覆檢分為兩類:單方覆檢(ex parte reexamination)與「多方覆檢」(inter partes reexamination)。關於這部分的介紹文摘已如過江之鯽,這是筆者不打算畫蛇添足,多做贅敘的主因。另外一個原因是單方覆檢缺乏第三方的參與,對專利所有者的偏袒早已為專利律師所詬病[註13]。為此美國國會設計所謂的「多方參與」的覆檢制度。但多方參與的覆檢不允許專利所有者對指控提出答覆,而且進行時間冗長,大幅增加專利審核員的工作負荷,所以「多方覆檢」已於2012年9月16日停止適用。今後一切專利案,不論新舊,一體適用新制的「多方覆審」。當然「多方覆審」相較於「單方覆檢」是否會受到專利所有者、被追訴者,以及專利工作人員的青睞,畢竟是個剛開始不久的新程序,一切還有待時間考驗。不過不管是IPR或PGR,相同之處在於費用都非常可觀。不過不論這些「側翼攻擊」程序耗資多貴,跟日益高漲的專利訴訟費用[註14]相比,都還是不成比例的便宜。國內廠商普遍對研發支出感到有心無力,面對外國廠商的專利權利金追索,甚至侵權追訴的辯護費用,卻是不得不花。兩害相權取其輕,面對國際大廠的步步設防,處處追殺,國內廠商應該改變消極思維,對國際專利檢索應該投注更多精力,對於國外大廠的重要專利即使無力做規避設計,也應借重本文所提的各種程序手段,做出未雨綢繆的應對,甚至是先發制人的攻擊。太陽下沒有新鮮事,專利在各方有心人士的層層剝解下,它的殺傷力道(請求項的範圍)也勢必會減弱不少。問題是:要做攻擊的準備,就不能再像國內廠商目前這種龜縮的態度,不能再有:沒告到我,就多一事不如少一事的想法!工具詳列在此,如何運用,存乎國人廠商一念之間!(5254字;表1)

(本文作者為律師) 


[註1] John White: 2013 Supplement (AIA Phase 3), PLI Patent Bar Review: ...[t]he new 102 is simpler and prizes certainty over "fairness." p.3 (2013)

[註2] AIA通過前,許多中小企業紛紛發言反對修法,認為修正為「先申請先贏」,將偏袒有錢有勢的大企業。大企業可能先發制人,而順勢囊括大部分的專利,對缺乏資源的中小企業並不「公平」。

[註3] 35 U.S.C, 37 C.F.R. Part 1, and MPEP

[註4] 江元慶:楊斌彥鬥法六年,只為破解美商騙局。商業週刊(Jan05, 04) 。根據四維公司所聘請的美國辯護律師南希路克稱:“本案明顯是艾利公司利用聯邦政府為工具,以作為消滅其競爭對手四維企業之手段。” (中國大陸「法制日報」,Jun 20, 00)

[註5] 當時一位旅美學人正於長庚大學客座,其為國際知名黏力學專家。四維禮聘他檢查數項被Avery公司用來指控四維公司竊取的專利。據報載,這位專家表示:這些專利所揭諸的科技,根本違反物理定律,也無法在地球重力環境下使用。美國專利法雖允許所謂的「prophetic example」或「simulated result」(即未實際進行過檢測的發明結果),但禁止對專利局做不實的陳述(即「明明沒做過的實驗,卻宣稱「做過了」)。37 C.F.R. §1.56(a), MPEP 2001.05

[註6] www.mobiusbobs.com

[註7] 曾志超:從專利申請現況看台灣發明專利發展趨勢與未來,國政研究報告, 科經(研) 102-007 號 (2013年5月31日)。根據本文的引用數字,2011年,台灣向美國申請的專利案件數為19633件。

[註8] 張杰夫著(林佳燕譯):從台灣的美國專利表現看台灣競爭力(June 20, 2011)

[註9] 根據35 USC 154(b),專利局設定的標準是希望從申請案到核發專利,整個流程不要超過三年。超過三年部分,如果非可歸因於發明者/申請人的部分,專利局給於適當的專利期限延長。

[註10]雖然美國總統歐巴馬在2011年9月16日簽署通過AIA,部分條文於2012年生效(phase 2)。35 USC §102的重大修改,是自2013年3月16日(phase 3):俗稱「first inventor to file」。

[註11] reissue一詞為美國專利制度下特有的程序,主要設計目的為更正專利申請過程中的「重大錯誤」(包括專利請求範圍的不當)。前提是該「錯誤」之產生必須是無心之過或無法避免。此專有名詞國內有各種翻譯,姑且借用國家實驗研究院之高議,筆者亦認為此一翻法較符合實際狀況!

[註12]MPEP 2209, 2214

[註13] James R. Longacre: Patent Study Guide to the MPEP, pp. 353 - 355 (2010)

[註14]http://www.patentinsurance.com,根據專利保險公司估計,專利訴訟費用一方平均支出高達兩百五十萬美金。這個類似金額多次出現在不同文獻,應該是頗為精確的估算。


 
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