對兩岸的製造商或是其在歐美的客戶而言，現階段最困擾的問題之一，就在於專利流氓的任意興訟，造成業者莫大的負擔。更令業者難以忍受的，就是縱使是打贏了，但美國專利法規定僅在例外（exceptional）的情況下，才能請求濫訴的專利流氓支付訴訟費用。由於例外的門檻過高，對專利流氓而言根本無任何嚇阻作用，更造成專利侵權訴訟的變本加厲。為改變此亂象，美國國會正進行立法以改變美國傳統訴訟費用分擔問題，但美國聯邦最高法院近日對此問題卻做出重大判決，將有可能改變未來美國專利訴訟的遊戲規則與訴訟策略。
對於訴訟費用應由哪一方當事人負擔的問題，一般人可能完全不感興趣，但是對於飽受專利流氓(patent troll, 又稱為專利非實施實體NPE，或是專利整合實體PAE)騷擾的業者而言，卻是一個不堪承受之痛。這是因為一件專利案件若是在美國訴訟，可以輕易的耗費百萬美金，而平均訴訟費用更高達200萬美元以上。也由於專利訴訟費用龐大，許多廠商在面臨專利權人的侵權指控時，往往選擇以和解方式處理，以避免高額的律師費用。許多專利流氓更看準業者的這種心態，往往對相關業者大規模提告，然後再透過和解方式取得和解金或簽署授權契約以產生收益。
對少數不願意和解的業者而言，縱使與專利流氓周旋到底，並最終獲得勝訴，但由於出面告訴的專利權人往往只是紙上公司，無法追究背後實際操控的影武者；縱使透過英美法「揭開公司面紗」（piercing corporate veil）原則加以追訴，並請求濫訴的專利權人賠償損失或要求負擔律師費用，卻往往無法如願。
最主要的原因，就是美國採取與各國均不同的訴訟費用分擔原則，那就是當事人自行負擔原則，因此不論訴訟最終勝敗為何，當事人都應自行承擔其訴訟費用，不得向敗訴的一方請求負擔訴訟費用，只有在例外（exceptional）的情況下，法院才會准許勝訴的一造獲得合理律師費用。而美國專利法第285條的規定（ “The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”）就是一個例證。
不過讓專利流氓有恃無恐的，則是美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)從2003年開始大幅緊縮此例外判斷標準的動作。例如在2003年，CAFC在Forest Laboratories v. Abbortt Laboratories一案中，判決請求他造支付訴訟費用的一方當事人，應以清楚且明確的證據（clear and convincing evidence，也就是最高的舉證責任）證明其請求確屬例外，且由他造負擔律師費用有助於防止極端不公平的情事。緊接著在2005年，CAFC又在Brooks Furniture Mfg v.Dutailier案中明確判決指出，勝訴的被告若欲請求提告的專利權人負擔律師費用，必須以清楚且明確的證據證明原告有下列情事之一：(1)原告與訴訟有關的不當行為已達到可獨立受懲戒程度（independently sanctionable magnitude）的重大不當行為（material inappropriate conduct”），或(2)原告所提起的侵權訴訟係基於主觀的惡意(subjective bad faith)且客觀上毫無根據（objectively baseless）。也由於CAFC對此例外規定採取極端嚴格的解釋，使得過去大概3000件專利訴訟案件中，法院只核准了20件的訴訟費用負擔請求。這種嚴格標準，不但使專利訴訟中的被告處於挨打的局面，也實質的助漲了這一波專利流氓的氣燄。
而在專利流氓提出的訴訟案件扶搖直上的影響下，不論美國政府，或是企業界，甚至連司法界都開始有改革專利訴訟的倡議。而且有趣的是，各方均有志一同的建議制定所謂的訴訟費用移轉（fee shifting）機制，也就是要求敗訴的專利訴訟原告應負擔勝訴被告的訴訟費用（包括律師費用）。
例如白宮於2013年6月就提出五項行政措施與七項立法建議，以保護美國企業免於NPE的專利侵權濫訴，其中就包括類似的訴訟費用移轉的建議。甚至CAFC的首席法官Rader也在紐約時報以讀者投書的方式，建議鬆綁專利法第285條之限制，使地方法院能善用既有的規範決定訴訟費用應如何分擔，讓專利流氓在法院付出代價（Make Patent Trolls Pay in Court）。美國科技產業界更是積極推動相關立法，其中最大的苦主之一Google，更傳出提供1200萬美金推動相關立法。
在民氣可用的趨勢下，美國眾議院在2013年底火速通過創新法案(Innovation Act)以保護美國創作者免於專利濫訴的恐懼。其中主要的重點之一，就在於要求由敗訴的專利流氓來負擔勝訴被告的訴訟費用。但此費用移轉的規定，也引發各方的角力，因此遲至2014年5月，參議院都仍在整合各方的意見，尚未能正式通過該法院。不過值得注意的，就是由於謠傳參院有可能會在2014年4月23日通過該法案，以致於專利流氓趕在4月23日前趕搭最後一班車提起訴訟，也讓美國法院在4月23日所受理的專利侵權案件數量創下歷史記錄。
不過在2014年5月1日，美國聯邦最高法院在Octane Fitness v. Icon Health & Fitness 以及 Highmark v. Allcare Health Management Systems兩案中，卻做出重要的判決，不但明確的推翻CAFC過去的判例，更明確的將美國專利法285條的例外情況大幅鬆綁。而其直接的結果，不但可能影響未來美國專利法的訴訟策略與結果，更可能對目前仍躺在參議院的創新法案的實質內容產生直接的影響。
這兩件案件都是有關於專利權人對被告主張專利侵權但是敗訴的案例。在Octane案中，Icon控告Octane侵害其專利敗訴後，Octane就依據專利法285條之規定請求Icon負擔其因此衍生的訴訟費用。不過地方法院根據CAFC的Brooks Furniture判例判決Octane敗訴，Octane不服上訴後，CAFC維持原判，Octane不服上訴聯邦最高法院。
在本案中，聯邦最高法院以9:0的懸殊票數廢棄CAFC的判決。Sutomayor大法官在判決書中明確的指出，CAFC所決定的判斷標準「過於嚴苛」（overly rigid），以致違背第285條的立法意旨，並對原本極富彈性（inherently flexible）的285條課以毫無彈性（inflexible）的框架限制。因此法院回歸例外（exceptional）文字的立法意旨，認為例外情況就是依兩造當事人的實體主張強度（substantive strength，特別是個案事實與法律主張）與訴訟是否合理的情況（unreasonable manner）觀察，該案就是與其他案件不同（the case stands out from others）。因此應由地方法院運用其裁量權（discretion），依個案與整體判斷原則（totality of the circumstance）來決定該案是否屬於例外情況。
此外，聯邦最高法院也判決CAFC要求主張的一造應負清楚且明確的舉證責任亦無理由，蓋285條並未課主張的一造如此高的舉證責任，且聯邦最高法院判例就其他訴訟費用負擔的判決中，也未要求此等最高的舉證責任，故回歸民事訴訟的一般舉證原則，也就是原告只需負擔優勢證據（preponderance of the evidence ）之舉證責任。
而在同一天宣判的Highmark v. Allcare Health Management Systems案中，聯邦最高法院更進一步限制CAFC對地方法院有關訴訟費用分擔的審查權限，將其限於僅能對地方法院是否有濫用其裁量權(abuse of discretion)加以審查，而不得任意推翻地方法院的決定。
在該案中，Allcare擁有管理健康照護系統中利用評估（utiliza-tion review）的專利，Highmark則為一家健康保險公司，由於擔心其所提供的服務會被Allcare控告侵權，因此提起確認之訴（declaratory judgment），請求法院判決其所提供的服務並未侵權。而Allcare則提出反訴，控告Highmark侵權。法院審理後判決Highmark並未侵權，Highmark隨後根據第285條請求Allcare負擔其所支出的律師費用，地方法院審理後發現Allcare在訴訟期間雖明知無確實的侵權證據，但仍採行騷擾他造（vexatious）的訴訟策略據與欺騙的行為，故判決Allcare應賠償Highmark 469萬美元的律師費用，21萬美元的訴訟費用以及37.5萬的專家證人費用。
Allcare不服提起上訴後，CAFC認為是否屬於285條之例外乃是法律問題，因此其可以不需要尊重地方法院的決定，而可自行重新審理(de novo)判決。經審理後，CAFC判決Allcare並未違反Brooks Furnitures所要求的不當行為為由，撤銷地方法院判決，Highmark乃上訴至聯邦最高法院。
在這件同樣是9:0的判決中，Sumomayor大法官僅用5頁就解決了這個案件，成為最高法院最短判決之一。在判決書中，法院明確的指出，雖然285條與法律有關，但是該法律的決定與否卻應根植於事實的決定（rooted in factual de-terminations）。由於地方法院對案件有較深入的了解，故更適合於決定訴訟費用負擔的問題，因此上訴法院對於地方法院有關訴訟費用的裁量應加以尊重，只能用濫用裁量權的標準（abuse-of-discretion standard）加以審查，而不能自行重新審查（de novo）。
這兩件案件的連續出現，不但解開了CAFC對專利案件訴訟費用負擔的緊箍咒，也讓過去一直處於挨打局面的被告有了可以反擊的利器，例如在Highmark案中，法院判決專利權人應賠償被告的訴訟費用就超過500萬美元，就是一個極佳的例證。未來，專利權人（特別是專利流氓）勢必要改變過去大規模起訴的策略，而必須仔細評估有勝訴可能的專利，也因此專利品質將會是未來決勝的關鍵。另外，由於必須未侵權判決確定後，勝訴的被告才能根據285條請求原告專利權人負擔訴訟費用，因此若是和解，則當然喪失此種請求權。也因此可以預見未來專利訴訟案件的和解情勢也會有所變化。當然更重要的，就是在聯邦最高法院的判決之後，美國國會審議中的發明法案會產生何種變化，這將會更直接影響到未來專利戰爭整體局勢的改變。(3567字；表1)
表一、美國專利訴訟費用負擔的演變
| 2003年以前 |
由地方法院根據專利法285條自行裁量 |
| 2003年CAFC Forest Laboratories |
主張的一造應負最高的舉證責任（提出清楚且明確的證據） |
| 2005年CAFC Brooks Furniture |
勝訴的被告應證明(1)原告有重大不當行為（material inappropriate conduct”），或(2)原告具有主觀惡意(subjective bad faith)及客觀上毫無根據（objectively baseless）。 |
| 2014年聯邦最高法院Octane Fitness |
‧應由地方法院運用其裁量權（discretion），依個案與整體判斷原則（totality of the circumstance）來決定是否屬於285條之例外情況。
‧回歸民事訴訟一般舉證原則，原告只需負擔優勢證據（preponderance of the evidence ）之舉證責任。 |
| 2014年聯邦最高法院Highmark |
上訴法院對於地方法院有關訴訟費用的裁量應加以尊重，只能用濫用裁量權的標準（abuse-of-discretion standard）加以審查，不能自行重新審查（de novo）。 |
Source：馮震宇，科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/05