圖一、違反契約義務而提起第三人之訴 法院同意Apple與華碩分割成獨立訴訟
本文章兩件訴訟案,非關專利侵權訴訟而是違反契約義務而引起。下游客戶經常成為被告,甚至已取得上游供應商專利不侵權保證協議(Indemnity Agreement)之情況下也無法避免。倘若,任一方未善盡前述契約義務,可依據美國專利法第285條(35 U.S.C.§ 285)應支付客戶所花費的律師費用及法院裁定應支付的所有費用。下游客戶也可以採取自救途徑,就是提起「第三人之訴」 (third-party complaint) 及取得法院同意分割成獨立訴訟案來進行。依據美國聯邦民事訴訟程序規則(Federal Rules of Civil Procedure)第14條(FED. R. CIV. P. 14)規定,一民事訴訟案中的被告,可以以「第三人原告」(third-party plaintiff)之身分,以就其被訴事實全部或一方負有責任之非該訴訟案當事人做為「第三人被告」(third-party defendant),提起「第三人之訴」 (third-party complaint)。
2009年10月9日,營業總部設在美國德州具有營運乙太網路技術(Ethernet technology)相關專利組合的專利授權公司U.S. Ethernet Innovations, LLC (下稱USEI,其相關資訊請參見本網站報導〈網路傳輸印表機專利訴訟,U.S. Ethernet Innovations控告夏普專利侵權〉),向美國德州東區聯邦地院提起專利侵權告訴,以我國廠商宏碁(Acer, Inc.)與華碩(ASUSTeK Computer Inc.)、日商Fujitsu Ltd.、Sony Corporation與Toshiba Corporation、美國公司Apple, Inc.(下稱Apple)、Dell Inc.與Hewlett Packard Co.等為共同被告,控告各家廠商所生產販售的筆記型電腦、主機板等產品,侵害USEI所擁有之4項與資料傳輸技術有關的專利權利(U.S. Ethernet Innovations, LLC v. Acer, Inc. et al,案號為6:09-cv-00448)。該案在2010年8月被裁定移送至加州北區聯邦地院來進行審理(案號為3:10-cv-03724-CW)。
在前述USEI所提起之專利侵權告訴中,被告Apple與華碩均提起了第三人之訴。
Apple在2013年4月19日,以Oracle America, Inc.(下稱Oracle)為第三人被告提起第三人之訴,請求法院判定Oracle負有保護Apple免於被USEI控告專利侵權並因此蒙受損失之義務,並判定Oracle違反其相關契約義務,依據美國專利法第285條(35 U.S.C.§ 285)應支付Apple所花費的律師費用,以及核發命令要求Oracle在USEI勝訴時、支付Apple在該案訴訟中被裁定應支付的所有費用。
Apple在其訴狀中主張,USEI聲明Apple被控侵權產品侵害系爭專利權利之技術基礎,是Sun Microsystems Inc.(下稱Sun)所提供給Apple的乙太網路控制器技術(Sun GEM Ethernet Controller Family),而Apple與Sun在1998年5月20日所簽訂的技術授權協議中載明,Sun負有保證Apple不會因為使用Sun所提供技術而被控侵權、並排除Apple因之蒙受損失的責任。Apple指出,在2010年1月27日,Sun被Oracle所併購,而據信Oracle因此概括承受Sun所有的權利義務;在Apple通知Oracle有關USEI所提專利侵權訴訟而未獲得任何回應的情況下,Apple便以Oracle做為第三人被告提起第三人之訴。
2013年1月17日華碩也以第三人原告對我國IC設計廠商矽統科技(Silicon Integrated Systems Corp.,下稱SiS)為第三人被告提起第三人之訴,其請求內容與前述Apple所提第三人之訴大同小異。
華碩在訴狀中主張,USEI指出被整合在華碩被控侵權產品內的SiS產品、其所提供的技術功能就系爭專利構成侵權,而在華碩與SiS所簽訂的專利不侵權保證協議(Indemnity Agreement)中,SiS負有契約上的義務要保證華碩使用SiS產品不會被控侵權並因而蒙受損失,但在華碩與USEI的專利侵權訴訟中SiS並未善盡前述契約義務。
前述兩起第三人之訴,在2013年12月19日被裁定從USEI所提專利侵權訴訟案中分割出來,而各自成為獨立訴訟案件來進行審理。
USEI主張被侵權之4項專利原始權利人均為3Com Corporation (2010年4月被Hewlett Packard Co.所併購),內容如下:
美國專利編號US 5,299,313,名稱為「具主機獨立緩衝管理的網路界面(Network interface with host independent buffer management)」,於1994年3月29日核發;
美國專利編號US 5,307,459,名稱為「具備主機指示最佳化功能之網路配接器(Network adapter with host indication optimization)」,於1994年4月26日核發;
美國專利編號US 5,434,872,名稱為「資料傳輸自動啟始的裝置(Apparatus for automatic initiation of data transmission)」,於1995年7月18日核發;
美國專利編號US 5,732,094,名稱為「資料傳輸自動啟始的方法(Method for automatic initiation of data transmission)」,於1998年3月24日核發。(1219字;表1)
表一、專利訴訟案件基本資料:Apple與華碩提起第三人之訴並獲分割成獨立訴訟
訴訟名稱 |
Apple Inc v. Oracle America, Inc. |
ASUSTeK Computer Inc. et al v. Silicon Integrated Systems Corp (Taiwan) |
提告日期 |
2013年12月19日 |
2013年12月19日 |
原告 |
Apple Inc |
ASUSTeK Computer Inc.ASUS Computer International |
被告 |
Oracle America, Inc. |
Silicon Integrated Systems Corp (Taiwan) |
案號 |
4:13-cv-05883-CW |
4:13-cv-05882-CW |
訴訟法院 |
District Court for the Northern District of California |
District Court for the Northern District of California |
系爭專利 |
US 5,299,313 US 5,307,459
US 5,434,872US 5,732,094 |
US 5,299,313 US 5,307,459
US 5,434,872US 5,732,094 |
備註 |
延伸至U.S. Ethernet Innovations, LLC v. Acer, Inc. et al訴訟案 |
U.S. Ethernet Innovations, LLC v. Acer, Inc. et al訴訟案 |
訴狀下載 |
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2013/12