專利範圍解釋與審查歷史禁反言：ERBE Elektromedizin GmbH v. Canady Technology L.L.C., 629 F.3d 1278 (2010)

[個案評析]專利範圍解釋與審查歷史禁反言：ERBE Elektromedizin GmbH v. Canady Technology L.L.C., 629 F.3d 1278 (2010)

一、案件概述

2005年12月5日，ERBE Elektromedizin GmbH and ERBE USA, Inc.（以下簡稱ERBE）和ConMed Corp.（以下簡稱ConMed）共同向Dr. Canady和Canady Technology（以下共同簡稱為Canady）提告，主張Canady的可塑性內視鏡氬氣促進電外科導管（Canady Technology’s Flexible Endoscopic Argon Gas-Assisted Electrosurgical Probes）侵害第5,720,745號專利（以下簡稱’745號專利）和第4,781,175號專利（以下簡稱’175號專利）。ERBE並依商標法15 U.S.C. § 1114主張Canady導管上的藍色侵害其第2,637,630號商標權（以下簡稱’630號商標），再依其具有黑色底部標記之藍色導管，主張商品包裝15 U.S.C. § 1125之不公平競爭。

二、訴訟當事人簡介

ERBE為美國’745號專利所有人，此專利以部分連續案（Continuation-In-Part）之方式申請，增加了48項請求項，並揭露了非直接、非流線型的氬氣比率技術（not Directed, Non-Laminar Stream of Argon Gas）。’745號專利係以高頻氣流量搭載氬氣離子，作用於生物組織來發揮凝固效果之電外科系統和方法，並使得氬氣離子能透過可塑性的內視鏡導管（Argon Plasma Coagulation, APC）

ConMed為美國’175號專利所有人，該專利係一協助氬氣束凝固之電外科產品（Argon Beam Coagulation, ABC），並隨氣體分子平行移動以作用於目標生理組織上，本專利技術揭露了一種可產生直接和流線型的氬氣氣流電外設備（a Directed, Laminar Stream of Argon Gas）。

Dr. Canady則為美國第5, 207,675號專利之發明人（以下簡稱’675號專利），並為Canady Technology的創立人、部份所有人和執行長。’675號專利揭露了一種具彈性管之外科組織凝固器，該凝固器並附有可於內視鏡中操控的把手，方便氬氣協助電外科手術。

三、系爭專利內容

本案涉及三家製造氬氣電凝法之電外科設備的競爭廠商。氬氣電凝法多須藉助電外科發電機來操作，該發電機會附有許多外科配件，如內視鏡探測等。該發電機會藉著氬氣傳輸高頻電流至人類生理組織以穩定止血，並降低血液流失以提高外科手術之效果。

四、主要爭點

A. ERBE之’745號專利範圍解釋是否受審查歷程禁反言（Prosecution History Estoppel）之限制？
B. Canady probes是否會對ERBE之APC導管上的「藍色」構成商標侵害和商品包裝侵害？

五、法律議題

ERBE之’745號專利（內視鏡導管Argon Plasma Coagulation, APC）以部份連續案（Continuation-In-Part）之方式申請，揭露了非直接、非流線型的氬氣比率技術（not Directed, Non-Laminar Stream of Argon Gas）。當初在申請’745號專利時，於1997年3月28日的一般核駁審定書（Office Action）中，審查官因注意到Canady的’675號專利已揭露了每分鐘1到12公升的氬氣氣流率，但不包含每分鐘1公升以下的比率，而以不夠明確和不具進步性為由拒絕了幾乎所有待審的請求項。1997年6月27日，申請人選擇以避開Canady之’675號專利的低氣流率此種修正請求項內容之方式來回應一般核駁審定書，審查官而後核准’745專利之申請。

從申請歷程中可清楚得知，申請人清楚且有意的放棄每分鐘1到12公升的流率（亦即每小時19公里到229公里的流率），申請人亦稱作此流率為流線型的噴速（Laminar Jets）。說明書中也闡明直接的氣流可能會傷害病患，故’745號專利之發明係為克服此項困難，讓低流率的氬氣形成間接且非流線型的氣流存於導管中，並於說明書中舉出低於每分鐘1公升流速之範例。因此地院和上訴法院皆認為，ERBE於1997年為獲得專利而修改其請求項之內容，清楚地說明其請求項僅限於低於每分鐘1公升之流率，以避開Canady前案之每分鐘1到12公升的流速範圍。ERBE的'745號專利之低流率應受歷程禁反言之限制。因此，Canady之具有'675號專利的導管不會對ERBE的'745號專利構成侵害。

六、結論

就申請歷程禁反言而論，當事人於申請專利時，為獲得專利之核准，曾就某一請求項範圍作出限縮解釋，則申請人曾經表示過的專利申請範圍解釋將會對本人構成拘束，而不得於他案中作出相異或相反之主張。根據Warner v. Hilton(註1)一案中，最高法院所設的彈性阻卻均等論理論 (Flexible Bar)，法院應先審酌專利權人最初修正專利範圍的原因為何，並先推定專利權人針對專利範圍之修正適用申請歷程禁反言原則，但允許專利權人舉證推翻。本案中專利權人曾於申請專利時表明不包含前案中的某一項技術範圍，且目的係為獲得專利所作的修正，甚至明白表示前案專利技術範圍具有缺陷，而其經修正之專利範圍即為改善該前案之缺點所作之設計。申請人既已清楚明白且有意的辨明其專利範圍與前案並無重疊，申請人自應受到申請歷程禁反言原則之拘束，而不得在侵權訴訟中變更其請求項範圍之主張。(2082字)

註1：Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).