商業方法可專利性：Bancorp Services, L.L.C. v Sun Life Assurance Co. of Canada (U.S.), 687 F.3d 1266 (2012)

[個案評析] 商業方法可專利性：Bancorp Services, L.L.C. v Sun Life Assurance Co. of Canada (U.S.), 687 F.3d 1266 (2012)

一、案件概述

2000年，Bancorp Services (Bancorp)向Sun Life Assurance Company of Canada (Sun Life) 提告，主張第5,926,792號專利（’792號專利）受侵害。2002年，Bancorp於另一專利侵害訴訟中（Bancorp v. Hartfold），受地方法院以專利權利範圍不明確（Indefiniteness）為由，宣告Bancorp的’792號專利無效。基於Hartfold案中的地院判決結果，Bancorp和Sun Life以爭點效（Collateral Estoppel）為由，附條件的撤回本案訴訟（Conditional Dismissal），雙方同意一旦Hartfold案經上訴後被撤銷，即應續行訴訟。2004年，上訴法院撤銷Hartfold之地院判決，本案地院因Bancorp v. Sun Life案停止條件成就而續行訴訟。2009年，Bancorp追加主張Sun Life侵害7,249,037號專利 (’037號專利)。於法院進行專利範圍解釋（Claim Construction）之前，Sun Life提出依專利法第101條適格標的之規定’792號專利和’037號專利應為無效之即決判決聲請。地院將Sun Life之要求延後至最高法院於Bilski v. Kappos案後才繼續審理。2011年2月14號，地院做出專利無效之即決判決。Bancorp不服上訴至聯邦巡迴上訴法院。

二、訴訟當事人簡介

本案上訴人Bancorp Services, L.L.C（亦為原告）擁有系爭美國第5,926,792號專利（以下簡稱為’792號專利）以及第7,249,037號專利（以下簡稱為’037號專利）。

三、系爭專利內容

’792號專利和’037號專利的內容皆為「投資管理之穩定價格計算系統」（System for Managing a Stable Value Protected Investment Plan），為「一種管理、追蹤和計算分別壽險帳戶的方法和系統」。可利用本系統之人壽險分別為Corporate Owned Life Insurance (COLI) 與Bank Owned Life Insurance (BOLI)，因不同保險帳戶會因市場資本價值浮動而有漲跌，所以BOLI或COLI的保險人須定期呈報他們擁有的價額。這種短期浮動價額的特色也造成部份銀行和公司不願購買此保險產品，而投資管理之穩定價格計算系統便是藉著提供穩定呈報價格的方式來解決此問題，亦即不論市場價值為何，本系統皆可提供銀行或公司穩定的價格來計算保險戶頭的價額，以供其評估風險和提高確切性。

四、主要爭點

A. 系爭方法專利獨立項是否受限於使用電腦，亦即是否符合MOT測試（Machine-or-Transformation Test）之使用特定機器標準？
B. 系爭方法專利內容是否屬於抽象概念（Abstract Idea）而為不適格之專利標的？

五、法律議題

上訴法院認為，雖然’037號方法專利中每一個獨立項之後皆另有附屬項，且附屬項說明應限定於電腦設備，然而就獨立項之本身文義解釋而言，似不限定於電腦設備；並，基於請求項差異化原則（the Doctrine of Claim Differentiation）附屬項之存在即意味著附屬項之限制並未包含在獨立項之內容中。法院即基於上述獨立項文義解釋以及請求項差異原則，認定系爭獨立項內容本身不限定於電腦設備。本案中Bancorp即便主張依據文義電腦係固有存於獨立項中，亦無法成功辯駁請求項差異化原則之適用結果。此外亦如地院所言，儘管極無效率，Bancorp的追蹤、整合和處理穩定價額之步驟其實皆可透過手動完成，故其獨立請求項本身並無包含電腦使用之限定。

上訴法院認為，即便解釋Bancorp的獨立項適用於電腦，Bancorp的主張仍相當薄弱。現代電腦科技提供龐大和高功能的實用性和高載力，並結合高階和實體的專利適格標的，但無論如何，一台電腦僅為一自動電子數學演算、推演和計算設備。亦即，僅將電腦之使用添加於抽象概念之請求項上，不必然即符合MOT測試（Machine-or-Transformation Test）之要求而使得該請求項具有專利標的適格。必須以使用特定電腦屬於系爭發明不可或缺之一部，且有助於提升過程之運算和演算，並達到人類無法實現之程度，始得滿足專利標的適格。也就是說機械之協助，必須於系爭方法專利請求項中扮演不可或缺的角色，而不能僅是讓請求項運轉快速，或甚至具有替代性。因此，上訴法院認為，本案中於抽象概念上添加電腦之使用並無法使得電腦構成不可或缺的要件（a Significant Part），亦即無法成為該請求項中的重要限制。Bancorp的請求項中之電腦使用（Using a Computer）僅能作為普通功能之協助、重複計算之操作，不得作為該請求項不可或缺之要件。

上訴法院維持地院見解，認為即使使用電腦設備系爭請求項皆僅為管理人壽保險穩定價額之抽象概念計算方式。若賦予專利，Bancorp的系爭抽象概念將不當地先占人壽保險穩定價額之數學原理。即便Bancorp主張其方法之使用僅限定於人壽險市場，而非抽象概念，但最高法院於Bilski案中，已明白表示將抽象概念限定於一種領域或原件並不會使得抽象概念具有專利性。因此，Bancorp的系爭請求項縱使適用於電腦設備上，仍只是不具專利性之抽象概念。上訴法院維持地院判決，判決Bancorp之專利無效。

六、結論

依專利法第101條規定，任何新與有用的程序、機構、製程、物質成分或與這些改良的發明或發現，於符合專利法的要件下，皆可獲得專利。最高法院於Bilski案的見解明白闡述，因自然法則、物理現象和抽象智慧財產權概念皆為自然和科學的基本工具，故不具可專利性，而MOT測試（Machine-or-Transformation Test）並非檢驗可專利性的唯一標準，單純將抽象概念限制於特定物之使用或構件並不會使得抽象概念具專利性。亦即，專利不適格標的並不會僅因「應用」之添加而具專利性。因此，即便本案之標的具有電腦使用之限制，仍無法改變數學運算原理僅為抽象概念之事實。僅將電腦的限制條件添加於一「抽象概念」之請求項上，電腦的使用僅為替代方案中單純且不重要的行為，故為專利標的不適格。(2106字)