善用標準專利RAND條款，瑞昱對抗LSI專利訴訟策略

瑞昱善用FRAND的精神，取得專利訴訟初步勝訴，也提供國內科技廠商使用國際標準專利技術時，一個專利攻防極具參考指標性個案。以下摘自2013年5月20日美國法院裁定LSI等違反RAND授權義務而不得對瑞昱執行ITC禁制令Realtek Semiconductor Corporation v. LSI Corporation et al., 5:12-cv-03451-RMW, Order Granting Plaintiff Realtek Semiconductor Corporation’s Motion for Partial Summary Judgment and Denying Defendants LSI Corporation and Agere Systems LLC’s Motion to Stay (RE Docket Nos. 67, 72), May 20, 2013

本案背景(Background)

本案系爭技術標準為IEEE(the Institute of Electronics Engineers)的802.11標準。被告之一的Agere Systems LLC(Agere)擁有兩項其宣告為802.11標準之必要專利，美國專利編號US 6,452,958(‘958專利)以及US 6,707,867(‘867專利)。Agere在2001年為另一被告LSI Corporation(LSI)所併購，現為LSI之子公司。

在2003年與2004年，Agere向IEEE提交保證函，聲明其就其所擁有之802.11標準之標準必要專利，準備好以全球、未歧視的基礎並依據合理之授權條件，授權給不限數量的申請人來遵循IEEE的技術標準。

在2002年10月22日，Agere首次聯繫本案原告瑞昱(Realtek Semiconductor Corporation)，提議瑞昱就被Agere宣告為IEEE之802.11b標準的必要專利取得授權，但兩方從2003年後便停止書信往來，而瑞昱從未取得授權。

直到2012年3月7日，LSI的代表才再度聯絡瑞昱，並主張瑞昱的產品侵害’958與’867專利權利。前述LSI的書信並未提供授權要約，而是要求瑞昱立即停止其被控侵權行為。之後不到一周，LSI請求美國國際貿易委員會(ITC)就瑞昱等公司被控侵害其’958與’867專利權利之行為進行調查，而ITC在2012年4月11日立案調查(案號為Inv. No. 337-TA-837)，在該調查案中，LSI與Agere尋求「限制排除命令」(limited exclusion order)與「永久停止與禁止命令」(permanent cease-and-desist orders)，來排除被控侵權產品進口美國。

而後瑞昱以書信要求LSI應以「合理且不歧視」(reasonable and non-discriminatory，RAND)之授權條件來授權其’958與’867專利權利。於是，LSI回應並寄送一份「RAND」授權提案給瑞昱，提議RAND授權以使用802.11b整機產品售價之5%為授權金，但瑞昱主張該提案並不符合公平、合理授權的條件。

在2012年6月29日，瑞昱提起本案訴訟，控告被告LSI與Agere，在提供瑞昱RAND授權要約之前、便以瑞昱為被告請求ITC進行專利侵權調查，而如是行為是違反被告的RAND授權義務。瑞昱請求法院就其控告被告違反契約義務之主張做出「部分即決判決」(partial summary judgment)，並請求法院核發、禁止被告就其宣告為802.11標準必要專利、執行任何排除命令或禁制令的裁定命令。

兩造當事人主張(Parties’ Arguments)

瑞昱請求就被告違反契約義務做出部分法律判決(Realtek’s Motion for Partial Summary Judgment for Breach of Contract)

瑞昱主張，請求法院就被告(LSI)違反契約義務做出部分法律判決是有適當性，因為：
(1) LSI與IEEE間成立有效契約，就LSI所宣告之標準必要專利應以RAND授權條件進行授權；
(2) 瑞昱就前述契約為「第三方受益人」(third party beneficiary)；
(3) LSI違反前述契約義務，因為其在向ITC請求核發排除命令與禁制令救濟前，未能善盡其RAND授權義務；以及
(4) 瑞昱因為前述違約行為而遭受損害。
基於前述主張，瑞昱請求法院核發裁定命令，禁止被告(LSI)執行任何ITC所可能提供的排除命令或禁制令救濟，直到法院決定RAND授權要約之適當內容。瑞昱主張同意核發前述裁決命令是有適當性，因為：(1) 瑞昱可能會永久失去其客戶；以及(2) 被告除了排除命令外、有諸如合理權利金等之其他適當救濟。

被告主張瑞昱之請求是不成熟的(premature)，因為其仍需要瑞昱的證人提供決定性的證詞，如瑞昱接受RAND授權之意願等。

被告請求暫時中止本案訴訟進行(Defendants’ Motion to Stay)

被告主張，因為瑞昱在ITC調查中以被告違反RAND授權義務做為抗辯主張，所以法院應行使其裁量權來中止本案審理，等待ITC就此爭點做出判斷。被告主張：(1) 在ITC完成調查並就做出裁決前，瑞昱並無意願接受法院所決定之任何RAND授權內容；以及(2) 中止本案審理對瑞昱並無損害。

瑞昱則主張，中止本案審理並不適當，因為ITC之調查涉及與本案完全不同的主張與救濟手段，ITC之調查主要針對專利侵權與專利無效之爭點，而本案則是針對被告被控違反其RAND授權義務之爭點，且ITC並未提供損害賠償之救濟手段。瑞昱亦主張：(1) 瑞昱是有意願的被授權人，只要能保有其上訴權利並維持在ITC主張專利無效與未受侵權的抗辯；(2) 瑞昱可以在法院尋求裁定RAND授權金比率、並同時在ITC主張其未構成侵權；(3) 法院並無理由在裁定RAND權利金比率前等待ITC裁決結果。

法院分析(Analysis)

違反契約義務(Breach of Contract)

法院認為，在本案中，就被告(LSI)向IEEE宣告並承諾應授權其所持有之標準必要專利的有效契約是成立、以及瑞昱就該契約為第三方受益人等論點並無爭議。唯一問題是，被告在提供瑞昱RAND授權前，請求ITC以瑞昱為被告進行337條款調查，是否違反被告對IEEE與瑞昱所負有、應依據RAND授權條件授權其標準必要專利之契約義務，而法院認定，被告違反其契約義務。此一認定與美國第九巡迴上訴法院的Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. (696 F.3d 872 (9th Cir. 2012))裁定見解一致。第九巡迴上訴法院在前述判決中指陳，該案被告Motorola對ITU所為之RAND授權承諾為ㄧ項保證，其保證專利權人將不會採取行動來阻止可能之使用者使用專利技術，例如不尋求禁制令等，而是會提供與其所為承諾一致的授權內容(Microsoft, 696 F.3d at 884)。

法院指出，承諾依據RAND授權條件進行授權，本案被告等於是承認金錢性質的損害賠償，也就是RAND之權利金，將會是就其因為瑞昱被控侵權行為所導致損害的適當補償。而法院亦指出，瑞昱因為被告違反契約義務而受到損害，因為禁制令的威脅讓被告在RAND授權協議中取得協商優勢力量。法院認為，雖然禁制令或可以在被控侵權者明白拒絕取得標準必要專利之RAND授權時被核發，但本案中並無任何證據顯示瑞昱不願意接受RAND之授權。法院亦認定Agere與瑞昱在2002至2003年間的書信往來並不等同於RAND授權要約，而LSI的2012年書信則是未提供授權要約。

是故，法院裁定本案被告在提供瑞昱授權要約前，先尋求禁制令救濟是違反其對IEEE與身為第三方受益人之瑞昱的契約義務。

瑞昱請求核發初步禁制令(Realtek’s Request for a Preliminary Injunction)

法院適用以下判斷因素來決定是否核發瑞昱所請求的初步禁制令：

就相關爭點勝訴的可能性(Likelihood of success on the merits)
法院已認定被告尋求ITC核發排除命令或禁制令救濟之行為與其RAND授權義務有所衝突，除非瑞昱拒絕接受法院所決定的RAND授權條件(瑞昱表明其將不會如此做)，不然，任何排除命令或禁制令救濟均與被告RAND授權義務有所衝突。

遭受不可回復損害之可能性(Likelihood of irreparable harm)
瑞昱已舉證指出排除命令之威脅會損害其商譽，並造成客戶與營收流失的可能風險。

兩造權益衡平(Balancing of equities)
法院認定兩造權益衡平支持核發初步禁制令，因為若瑞昱產品被排除進口美國，會失去其客戶並被迫以較不利之立場與被告協商授權，但被告在法院決定被告RAND授權義務之內容並遵循這些義務後，或可以到時依其適當狀況尋求任何的禁制令救濟。

公共利益(Public interest)
法院認定初步禁制令符合公共利益，因為釐清標準專利技術應以合理條件為公眾可得使用的承諾內涵。

綜上所述，法院同意瑞昱核發初步禁制令之請求，禁止被告(LSI)執行可能會從ITC取得有關’958與’867專利之排除命令或禁制令救濟，而初步禁制令之效力將持續至法院決定被告RAND授權義務內容而被告遵循該義務內容。

中止本案審理(Stay)
被告用來支持其中止本案審理請求的主要主張是在ITC做出裁決前，瑞昱將不會接受任何RAND授權條件，但是法院認為瑞昱是有意願的被授權人，且瑞昱可以同時在法院內尋求裁定RAND授權內容但在ITC否認其構成侵權行為。同時法院亦同意瑞昱主張，在ITC調查中所提出的違反契約義務抗辯，還有在本案審理中所提違反契約義務之訴之聲明，兩者性質並不相同。因此法院認定，LSI並無理由中止本案審理。(2636字；表1)

表一、專利訴訟案件基本資料：瑞昱控告美商艾薩(LSI)

Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2012/07

檔案下載：Realtek v. LSI_3451_Order102 (2013.5.20)

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