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從日本法院審理Apple v Samsung案來看,不允許FRAND濫用請求損害賠償

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科技產業資訊室 (iKnow) - SYL 發表於 2013年6月24日

事實概要

原告Apple Japan合同会社(下稱Apple)主張,其製造、販售、輸入iPhone 3GS、iPhone 4、iPad(Wi-Fi+3G)、iPad 2(Wi-Fi+3G)產品(下稱系爭產品)等行為,並未侵犯被告三星電子株式会社(下稱Samsung)所擁有的日本專利編號為特許第4642898号之專利權。Apple主張並未構成侵權,請求法院確認Samsung對於Apple並未擁有、基於侵害系爭專利權利而請求損害賠償之請求權。

本案系爭專利是日本專利編號為特許第4642898号,核發日期為2010年12月10日,PCT國際申請編號KR 2006/001699,名稱為「在行動通訊系統中使用預設長度指示符(Length Indicator)傳送接收封包資料的方法與裝置」(移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置)。

本案系爭產品使用到3GPP(Third Generation Partnership Project)所制訂之通訊技術標準UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)標準。Samsung在2005年5月向3GPP之工作小組、就當時版本為V6.3.0之技術標準說明書提出標準技術內容之變更要求,而後前述變更要求被採納,在2005年6月所發布之技術標準說明書V6.4.0中增加第9.2.2.5項,其中描述「替代性E-bit解釋」(代替的Eビット解釈,alternative E-bit interpretation)之技術內容。Samsung在2007年8月7日向組成3GPP之組織會員之一的ETSI(European Telecommunications Standards Institute)提出、題為「關於IPR資訊之聲明與授權宣告」(IPRの情報についての声明及びライセンスの宣言)的書面文件,其中表示與本案系爭專利之PCT國際申請案相關聯的智慧財產權,為UMTS標準之必要專利或具備成為其必要專利之相當可能性,而Samsung會依據ETSI之智慧財產權政策所述的FRAND授權條件(fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions),就前述相關智慧財產權,準備提供不可撤銷的授權(取消不能なライセンス,irrevocable licenses),並且在與標準技術有關之部分,與其他專利權人提供交互授權,而就其FRAND授權條件之內容、效力與執行等,以法國法律為準據法。

Samsung於2011年4月21日,以Apple製造、販售、輸入系爭產品之行為就系爭專利權利構成侵權為由,請求本案相同法院核發假處分命令來禁止系爭產品之製造、販售、輸入等行為(案號為平成23年(ヨ)第22027号),而在2012年9月24日,Samsung撤回就iPhone 3GS與iPad(Wi-Fi+3G)之假處分命令請求。

Apple與Samsung在2011年7月20日,就授權條件之協商簽署保密契約。2011年7月25日,Samsung向Apple提出,依據FRAND授權條件、就Samsung所擁有之UMTS標準相關專利、以非公開之權利金比率提供全球與非專屬之授權。而Apple在其2011年7月25日的書信中表示,為了讓Apple能判斷Samsung所提出的授權條件是否為FRAND授權條件,Apple要求Samsung向其揭露、Samsung與其他公司間就標準必要專利所簽屬之授權契約內容相關資訊,讓Apple確認Samsung要求其所支付的權利金比率是否同樣為其他公司所支付。Apple在前述書信中表達以下意見:(1) 若考慮到UMTS標準之所有必要專利總和起來所能要求之權利金比率應有其上限,而Samsung曾在其他訴訟中主張這個上限值應在5%左右,從全球宣告為UMTS標準必要專利者有1889個專利家族來看,Samsung所擁有者僅佔133個之5.5%而已,所以Samsung所應要求的權利金比率最高為0.275%(5%*5.5%);(2) Samsung宣告為UMTS標準必要專利者僅為與行動通訊晶片之機能有關的專利,所以其所要求之權利金應以晶片或至少通訊裝置的業界平均價格來做為計算基礎。

Apple在2011年9月16日提起本案訴訟。Samsung在其2012年1月31日的書信中表示,若Apple對Samsung之前所提出之授權要約內容不滿意,則Samsung要求Apple提出對案。Apple於2012年3月4日,基於就其所擁有之3項同為UMTS標準必要專利的日本專利所進行之分析,向Samsung提出其所認為的FRAND授權條件。但Samsung在其2012年4月18日的書信中表示,前述提案所揭示的權利金比率為不合理之低額度,並不符合FRAND授權條件。Apple在其2012年9月1日的書信中向Samsung提出,包括以對應2G、3G與4G(LTE)之行動通訊標準的所有必要專利為標的、進行交互授權之條件在內的授權條件提案。Samsung在其2012年9月7日的書信中對Apple同月1日的提案表示意見並提出其提案。而Apple則在其2012年9月7日的書信中說明其計算權利金比率的基本想法,是以雙方一般行動電話、智慧型手機與平板電腦等產品之單項產品所應支付的權利金數額為標的,並設定行動通訊裝置所有標準必要專利就單項產品所能請求之權利金上限,進而分別計算出雙方可向對方產品請求之權利金比率。

系爭專利請求項

系爭專利之請求項8所描述發明(本案發明1)為:

A. 在行動通訊系統中傳送資料之裝置,其為,

B. 傳送緩衝器,其用來從上層接收服務資料單元(サービスデータユニット,SDU),判定前述SDU是否被一個協定資料單元(プロトコルデータユニット,PDU)所包含,並依據傳送可能之PDU大小將前述SDU再構成成至少一個片段(セグメント,segment),

C. 標頭插入部,其將序號欄(一連番号(SN)フィールド,sequence number field)與1位元欄(1ビットフィールド,1 bit field )包含在標頭(ヘッダー,header)中,並由將前述至少一個片段包含在資料欄中的至少一個PDU所構成,

D. 1位元欄設定部,其用來在前述SDU被包含在一個PDU內的情況,以指示出前述PDU未經分割、序連、填充、而前述資料欄完全包含前述SDU之狀態來設定前述1位元欄,而在前述PDU之前述資料欄包含前述SDU之中間片段的情況,以指示出存在至少一個長度指示符(LI)欄(長さインジケータ(LI)フィールド)之狀態來設定前述1位元欄,

E. LI插入部,其用來在前述SDU未被包含在一個PDU內的情況,於前述之至少一個PDU中的前述1位元欄之後插入LI欄並設定之,

F. 在其中,預先設定一預設值,讓前述LI欄在前述PDU之前述資料欄包含前述SDU之中間片段的情況,指示出前述PDU是包含既非前述SDU之最初片段亦非最後片段的中間片段,

G. 傳送部,其用來將從前述LI插入部所接收之至少一個PDU傳送至接收部,

H. 以包括以上元件為技術特徵之資料傳送裝置。

系爭專利之請求項1所描述發明(本案發明2)為:

I. 在行動通訊系統中傳送資料之方法,其為,

J. 從上層接收SDU,判定前述SDU是否被一個PDU所包含,

K. 在前述SDU被包含在一個PDU內之情況,以標頭與資料欄構成前述PDU,其中前述標頭包含,序號欄以及指示出前述PDU未經分割、序連、填充、而前述資料欄完全包含前述SDU之狀態的1位元欄,

L. 在前述SDU未被包含在一個PDU內之情況,依據傳送可能之PDU大小將前述SDU分割成複數片段,並藉由在個別PDU之資料欄中包含前述複數片段中其中一個片段來構成複數PDU,其中前述個別PDU之標頭包含,序號欄、指示出存在至少一個LI欄的1位元欄、以及前述之LI欄,

M. 若前述PDU之前述資料欄包含前述SDU之中間片段,則預先設定一預設值,用來指示出前述PDU是包含既非前述SDU之最初片段亦非最後片段的中間片段,

N. 傳送前述PDU至接收器,

O. 以包括以上步驟為技術特徵之資料傳送方法。

東京地方法院(東京地方裁判所)之判斷

東京地方法院於2013年(平成25年)2月28日就本案做出判決(案號為平成23年(ワ)第38969号),其中法院以下兩個爭點做出判斷:

  • 爭點1(個別系爭產品是否落入本案發明1之技術範圍內)

Samsung主張,本案發明1為體現3GPP技術標準說明書V6.9.0所載、替代性E-bit解釋之標準技術內容的發明,所以使用到以該技術標準說明書為依據之標準技術的系爭產品,均落入本案發明1之技術範圍內。

系爭產品中的iPhone 3GS與iPad(Wi-Fi+3G),雖然有使用到3GPP所制訂之UMTS技術標準,然而Samsung所主張的替代性E-bit解釋,是在系爭專利之優先權日期後所公開、「3GPP TS25.322 V6.4.0」以降之版本的技術標準說明書中方被採用,而由於iPhone 3GS與iPad(Wi-Fi+3G)所使用、用來處理與UMTS標準有關技術功能的基頻晶片(ベースバンドチップ,baseband chip)為Intel產品,其所使用之3GPP技術標準版本為系爭專利優先權日期前之3GPP Release 5版本,所以其不具備以替代性E-bit解釋為基礎的技術功能。據此法院認定,Samsung主張系爭產品iPhone 3GS與iPad(Wi-Fi+3G)為使用到技術標準說明書V6.9.0中所載技術的產品,以及其落入本案發明1之技術範圍內等主張,均無理由。

而就系爭產品iPhone 4與iPad 2(Wi-Fi+3G),法院基於加拿大公司Chipworks Inc.所做的實機測試報告,認定該兩項產品所輸出之PDU中的E-bit值與LI值,其設定方式與數值,與採用系爭技術標準中替代性E-bit解釋技術者一致,是故認定iPhone 4與iPad 2(Wi-Fi+3G)為裝設有替代性E-bit解釋技術機能之產品。

法院認為,本案發明1之構成要件D所描述「在前述SDU被包含在一個PDU內的情況,以指示出前述PDU未經分割、序連、填充、而前述資料欄完全包含前述SDU之狀態來設定前述1位元欄」,與在替代性E-bit解釋項目中所制訂、若包含最初8位元組(オクテット,octet)之E-bit被設定成「0」、則指示出「下個欄位為未經分割、序連、填充之完全SDU」(技術標準說明書V6.9.0之第9.2.2.5項)的標準技術內容一致。而本案發明1之構成要件D所描述「在前述PDU之前述資料欄包含前述SDU之中間片段的情況,以指示出存在至少一個LI欄之狀態來設定前述1位元欄」、以及構成要件F所描述「預先設定一預設值,讓前述LI欄在前述PDU之前述資料欄包含前述SDU之中間片段的情況,指示出前述PDU是包含既非前述SDU之最初片段亦非最後片段的中間片段」,與在替代性E-bit解釋項目中所制訂、若PDU包含SDU之片段但不包含最初與最後片段、則LI使用7位元長度之「111 1110」值或15位元長度之「111 1111 1111 1110」值(技術標準說明書V6.9.0之第9.2.2.8項)的標準技術內容一致。據此,法院認定本案發明1為體現替代性E-bit解釋之標準技術內容的發明。

綜上所述,法院認定,iPhone 3GS與iPad(Wi-Fi+3G)並未屬於本案發明1之技術範圍內,但iPhone 4與iPad 2(Wi-Fi+3G)則屬於該技術範圍內。而本案發明2為本案發明1描述之傳送裝置所應用之資料傳送方法發明,從兩件發明所共通之構成要件來看,iPhone 3GS與iPad(Wi-Fi+3G)所應用之資料傳送方法雖不屬於本案發明2之技術範圍內,但iPhone 4與iPad 2(Wi-Fi+3G)所應用之資料傳送方法則屬於該技術範圍內。因此,Apple就iPhone 3GS與iPad(Wi-Fi+3G)之輸入、販售等行為,對系爭專利並未構成侵權行為。

  • 爭點2(是否成立權利濫用)

基於爭點1之判斷結果,法院接續判斷,Apple在面對Samsung基於系爭專利權利、就iPhone 4與iPad 2(Wi-Fi+3G)行使損害賠償請求權時、所提出之Samsung主張構成權利濫用之抗辯是否成立。

法院認定,系爭專利為使用到UMTS標準V9.6.0版本技術標準說明書所載替代性E-bit解釋之標準技術內容的產品、所無法迴避的必要專利。法院亦認定,依據涉外事件應以侵權行為結果發生地法為準據法之原則,本案中系爭產品之輸入、販售等行為是發生在日本國內,而所受侵害之權利為受到日本專利法保護的系爭專利權利,所以本案之準據法應適用日本法律。

法院指出,日本民法雖然沒有明確規定、在契約締結準備階段的當事人擔負有何種義務,但是進入契約交涉階段之當事人,於一定情況下,可以被解釋成擔負有應提供對方重要資訊、進行誠實交涉之誠信原則(信義則)上的義務。法院認為,依據ETSI的智慧財產權政策,Samsung將系爭專利宣告為UMTS標準必要專利,並在有人提出希望以FRAND授權條件取得授權之要約時,不論提出要約者是標準制訂組織會員或第三人,應解釋成Samsung負有在使用UMTS標準之範圍內、與該提出要約者間以締結符合FRAND授權條件之授權契約為目標進行誠實交涉之義務。如此一來,當Samsung接受到具體提出希望以FRAND授權條件獲得授權之要約時,此時應解釋成Samsung與該提出要約者間進入符合FRAND授權條件之授權契約之締結準備階段,而雙方當事人須擔負有以締結前述授權契約為目標、提供對方重要資訊並進行誠實交涉的誠信原則義務。

法院認定以下事實:(1.) Samsung無視Apple要求Samsung揭露其與其他公司間標準必要專利授權契約的相關資訊,到2012年9月7日為止,均未告知其估算決定所提出授權條件的根據何在;(2.) Samsung無視Apple在2012年9月1日與7日所提議的FRAND授權條件提案,僅是要求Apple若不滿意Samsung的提案可以提出對案、但卻沒有針對Apple所提對案再提出具體的提案。基於前述事實,法院認定,Samsung無視Apple的再三請求,不提供Apple做出判斷所需的必要資訊、亦對Apple所提授權條件對案沒有具體提案的回應。所以Samsung違反了、以就被宣告為UMTS標準必要專利之系爭專利締結符合FRAND授權條件之授權契約為目標、應提供Apple重要資訊並誠實進行交涉的誠信原則義務。基於前述理由並綜觀本案事實,法院認定,Samsung並未善盡其誠信原則義務,所以基於系爭專利權利、Samsung就iPhone 4與iPad 2(Wi-Fi+3G)等產品之侵權行為行使損害賠償請求權,是構成權利濫用而不應被允許。

簡析

標準必要專利之FRAND授權承諾,涉及標準制訂組織、專利權人以及希望獲得授權之標準技術使用者間、三方的法律關係。本案判決中認定,專利權人就必要專利對於標準制訂組織所為之宣告或承諾,使其在後續就該必要專利所為之授權協商交涉中必須擔負更高的誠信原則義務。前述見解,與美國華盛頓州西區聯邦地院在其Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案審理過程中所認定者有所不同:美國法院認定,專利權人(Motorola)對標準制訂組織(IEEE與ITU)、就其標準必要專利所為之(F)RAND授權承諾,為具備拘束力的有效契約,而希望獲得授權之標準使用者(Microsoft)為前述契約的「第三人受益人」(third-party beneficiary),可以基於此身分而具備向專利權人提出請求履行契約的請求權基礎(Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F.Suup.2d 1023, 1031-1033 (W.D.Wash. 2012))。

不過即使由於個案事實、當事人訴訟主張以及各國民事法律規範等差異,讓日本與美國法院就標準必要專利FRAND授權有所爭議的訴訟案件、認定出不同的法律關係與法律原則解釋適用,但是基於民事法律基本原則、特別是契約締結之權利義務相關規定,檢視個案中授權契約協商交涉之實情,來判斷對FRAND授權承諾是否有被履行的實務案件審理方法,卻是相當相似。因此,廠商未來若有針對標準必要專利進行訴訟的需求,對於先前進行授權協商交涉之過程或應積極進行證據保全,並廣泛蒐集相關的授權協議內容與市場資訊,以在個案事實情境中做為證據,用來舉證支持、標準必要專利之所有權人是否有基於FRAND授權承諾進行授權協商、或提出符合FRAND授權條件之授權條件內容等主張。(6538字)

檔案下載:download.gif (Apple v. Samsung判決文2013.2.28)

平成23年(ワ)第38969号 債務不存在確認請求事件

 

 


 
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