案件名稱：Tessera, Inc. v. International Trade Commission, 2011 WL 1944067 (Fed. Cir. 2011)
一、案件概述
2007年12月21日，原告Tessera公司向美國國際貿易委員會(ITC)起訴，主張被告Elpida Memory, Inc.等18家公司違反美國關稅法第337條規定，進口的wBGA與μBGA等半導體晶片侵害美國第5,663,106（’106號）發明專利、第5,679,977（’977號）、第6,133,627（’627號）及第6,458,681（’681號）發明專利。其中’681號專利於調查程序中到期，因此未列入調查範圍。2009年8月28日，ITC行政法官(ALJ)宣告Tessera未能證明被控侵權產品落入系爭’106號、’977 號、’627 號專利範圍，且被控侵權產品部分來源為Tessera之被授權人，因此Tessera公司的專利權利耗盡，被控侵權者未違反關稅法第337條規定。
原告不服，向ITC申請覆核，委員會於2010年1月4日作出最終決定(Final Determination)，維持行政法官認為不違反關稅法第337條之見解，但(1)修改行政法官對’106號專利請求項第1項中「Top Layer」與「Thereon」之專利範圍解釋；(2)推翻行政法官認定μBGA產品未侵權之裁定，但肯認系爭專利已發生權利耗盡之裁定；(3)肯定行政法官認定wBGA產品不侵害’106號專利之裁定。原告不服，上訴聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。
二、公司簡介
本案原告Tessera公司成立於1990年，總公司位於美國加州，起初為半導體晶片封裝製造廠商，之後不斷地致力於封裝技術的發展創新，以封裝技術革新使電子產品小型化，提供更小、速度更快、功能更豐富的新一代產品。其關鍵技術領域主要為微電子、成像及光學領域，授權予業界領先之半導體製造商，使其創造滿足市場需求之尖端電子產品。
表一、專利訴訟案件基本資料彙整
| 原告 |
Tessera, Inc. |
| 被告 |
上訴CAFC時以國際貿易委員會(ITC)為被告，Elpida與Smart Modular Technologies, Inc.等十家公司為訴訟參加人 |
| 初審機關 |
國際貿易委員會(ITC) |
| 上訴法院 |
CAFC |
| 索引編號 |
2011 WL 1944067 |
| 系爭專利 |
U.S. Patent No. 5,663,106
U.S. Patent No. 5,679,977
U.S. Patent No. 6,133,627 |
| ITC結論 |
’106號專利有效，μBGA產品侵權，但專利權耗盡；wBGA產品不侵權。
’977 號、’627 號專利不侵權。 |
| 上訴結果 |
部分維持，部分撤銷並發回重審。
’106號專利：維持ITC審理結果。
’977 號、’627號專利—專利過期，法院撤銷此部分判決並發回重審。 |
三、主要爭議專利內容
’106號專利是一種晶粒與載器的封裝方法，其主要目的是防止半導體封裝過程中，密封劑對暴露在外的電子終端造成污染。藉由放置密封屏障定義出一個封裝區域，將封裝材料引入封裝區域中填充，再用保護屏障確保在上層的電子終端不會受到封裝材料的污染，如此可避免電子終端因被密封劑污染而無法有效連接電路。
四、主要爭點
- 被控侵權之wBGA產品有無侵害’106號專利？
- ’106號專利是否因有權販賣(Authorized Sale)而引發專利耗盡？被授權人未繳交約定之權利金是否會影響先前之專利授權？
五、法律議題
（一）被控侵權wBGA產品並未落入’106號專利請求項1的範圍內：
’106號專利請求項第一項，為一個於「頂層(Top Layer)」上設置保護屏障的半導體晶片封裝方法，本案爭點即為被控侵權wBGA產品是否落入「頂層」文義的範圍。原告Tessera公司主張「頂層」包含阻焊層(Solder Mask Layer)，而被控侵權產品之阻焊層與保護屏障接觸，因此構成侵權；ITC則認為’106號專利的「頂層」作用在於運載終端(Terminals)，而被告產品的阻焊層並無運載終端功能，因此不符合頂層之定義。上訴法院認為ITC審判的結果已有充足的證據予以支持，因此維持被控侵權產品未侵害’106號專利之見解。
（二）被控侵權μBGA產品構成侵權，但’106號專利因有權銷售而引發專利耗盡效果
美國最高法院Quanta Computer v. LG Elecs., 128 S.Ct. 2109 (2008)案表示，因授權所為之銷售將引發專利耗盡效果。本案原告Tessera公司與被授權人簽訂授權契約，允許被授權人販賣或販賣要約(行銷)系爭專利相關之產品，並於販賣專利產品時支付一定比例之權利金，但契約中並未明文以權利金之支付為授權有無之基本條件限制。
本案主要爭點為被授權人是否為有權販賣。原告Tessera公司主張授權契約中規定「當被授權人或第三人滿足權利金支付義務時，被授權人於授權產品範圍內取得授權」，因此被授權人未給付權利金，被授權人之販賣因該排除許可(Exclusion from License)條款即應為無權販賣；上訴法院則認為，授權契約已明確允許被授權人販賣專利產品，並且於銷售完畢後依銷售狀況支付權利金，依契約之文義解釋，即使被授權人嗣後違約或遲延交付權利金也不會影響先前所為之有權販賣。若出賣人未支付權利金即導致交易轉換為無權販賣，則會使得被授權人的每筆交易、每件產品均充滿不確定性，影響交易流通安全，也與專利耗盡原則限制專利權人持續控制產品獲利之目的背道而馳。本案上訴法院最後表示，違反授權契約僅會影響「專利權人與被授權人間」後續的權利義務關係，「被授權人與買受人」間的交易並不會自有權販賣轉換為無權販賣。因此本案法院維持ITC見解，認定’106號專利已因被授權人之有權販賣而引起權利耗盡，原告上訴無理由。
六、結論
專利耗盡原則之目的在於調和專利權人運用專利權之利益與公共利益，規定專利權人於專利物品銷售以後，即喪失對該物品之販賣權及使用權，任何人合法取得該物品後即可自由讓與他人或任意使用，專利權人不得干涉之。此原則藉由限制專利權人對已銷售物品之控制，防止專利權人重複收取權利金，並保護專利物品能在市場上自由流通、充分利用。
本案法院援引美國聯邦最高法院Quanta案之見解，認為專利耗盡原則的判斷標準為產品之交易是否屬於「有權販賣」，而與契約上所附條件無關。本案中被授權人為有權販賣，因此專利權於銷售後即立刻發生耗盡，縱使嗣後被授權人違約未繳納權利金也不會影響先前之有權販賣，專利權人所約定之售後限制並非專利侵害或專利品是否有權販賣的爭執，可以透過契約法予以處理。(2015字；表1)
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