專利「非顯而易見性(Non-Obviousness)」要件之判斷

案件名稱：Crocs, Inc v. ITC, 598 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2010)

一、案件概述

2006年3月31日，原告Crocs公司向美國國際貿易委員會(ITC)起訴，主張Double Diamond Distribution Ltd等11家公司違反美國關稅法第337條規定，該等公司製造並進口美國之運動休閒涼鞋，侵害美國6,993,858號（’858號）發明專利與美國D517,789（’789號）設計專利，構成不公平競爭(Unfair Competition)行為。2008年4月11日，行政法官宣告’858號專利第1與第2請求項不具進步性，被控侵權產品未侵害’789號專利，且原告主張美國國內產業(Domestic Industry)之Beach、Cayman與Kids Cayman鞋款並未實施系爭專利，因此被控侵權者未違反關稅法第337條規定。原告Crocs公司不服，向ITC申請覆核，但委員會仍維持行政法官之決定，作成最終決定(Final Determination)。原告Crocs公司於2008年9月22日向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴，Double Diamond、Effervescent與Holey Soles三家被控廠商以參加人(Intervenor)之地位共同參與訴訟。

二、公司簡介

（一）Crocs, Inc
本案原告 Crocs, Inc 為一美國鞋業公司，創立於2002年，主要產品為與企業同名的CROCS運動休閒涼鞋。其著名之運動休閒涼鞋外形與拖鞋相似，鞋面布滿洞孔，並附有一條可防滑與可轉動之繫帶。2007年6月，美國前總統布希穿著上開運動休閒涼鞋之照片為媒體所披露，CROCS運動休閒涼鞋聲名大噪，並在全球熱銷。

（二）Double Diamond Distribution Ltd.
本案被控侵權之Double Diamond Distribution Ltd.(“Double Diamond”)為一加拿大鞋業公司，以DAWGS商標聞名，其餘10家被控公司亦同為泡棉運動休閒涼鞋之進口商。

表一、專利訴訟案件基本資料彙整

三、系爭專利內容

美國6,993,858號專利名稱為可呼吸的鞋體(Breathable Footwear Pieces)，其請求項描述一泡棉製鞋子(Foam Footwear)，鞋面(Upper Portion)與所附繫帶(Strap)均由泡棉作成，在鞋面兩側各有一端點連結該繫帶，此連結設計可產生適當磨擦力，使繫帶於鞋體後方保持理想位置。

四、主要爭點

（一）’858號專利是否具有進步性？

五、法律議題

（一）’858號專利具有進步性，專利有效：

ITC主張Aqua Clog鞋款與’858號專利鞋子基座相同，而美國6,237,249號專利與’858號專利鞋底泡棉材質相同，一般通常技藝之人可將此兩種先前技術合併而發明’858號專利技術，因此認定’858號專利不具進步性。然而，聯邦巡迴上訴法院認為，該技術領域之人於本發明出爐前均反對以「泡棉性質的繫帶」連接Aqua Clog鞋款，避免造成使用者後腳跟之不舒適，因此該領域一般通常技藝之人均不會嘗試’858號專利之製鞋模式。’858號專利逆勢製造出新型態、不傷腳跟的鞋款，應具備進步性，ITC不得單純以「各技術特徵已分別存於先前技術中」而逕自推斷系爭專利不具進步性。

判決中引述Safety Car Heating & Lighting Co. v. Gen. Elec. Co., 155 F.2d 937, 939 (2d Cir. 1946)案強調次級因素(Secondary Considerations)的重要性，該判決表示「衡量特定發明貢獻程度，最好的測試標準係檢視該發明問世前後對該技術領域造成的影響。非技術領域之人所組成的法院，很可能因為對該技術的不熟悉而低估或高估系爭發明研發之困難性，因此法院評估發明原創性最佳的方式即是辨別發明前、發明後整體狀況之差異。相較於模糊不清、自我獨斷之主張，法院依次級因素進行之分析較具可靠性。」本案法院認為，原告使用’858號專利製造之Beach、Cayman與Kids Cayman鞋款在商業上獲得重大的成功，因此可推論系爭專利具備進步性；而且相關前案均為相反教示(Teach Away)，反對以泡棉材質製作鞋款繫帶，本發明擺脫固有成見進行之研發在此因素認定上應具備進步性。

（二）設計專利之侵權判斷應採一般觀察者測試法

聯邦巡迴上訴法院決定被控產品是否侵害設計專利時，採取一般觀察者測試法(Ordinary Observer Test)，若一般熟悉相關設計之人相信被控產品與系爭設計專利相同時，被告即構成設計專利侵害。兩者比較時應自「整體」設計相似性觀察，而非「各別」自細部技術特徵判斷。上訴法院於判決中批評ITC過度強調請求項內容之文字描述，以致迷失在細微差異的比較之中，例如過度比較鞋面洞孔的排列方式及繫帶寬度之一致性，已經悖離一般人的通常認知。若除請求項文字之外，於圖示上亦進行整體視覺上之比較，則上訴法院難謂被控侵權產品與系爭’789號設計專利具有實質上之差異。

六、結論

美國可專利性五要件，包含法定專利適格(Subject Matter)、產業利用性(Utility)、新穎性(Novelty)、非顯而易見性(Non-Obviousness)與充分揭露(Adequate Disclosure)。其中，非顯而易見性即為我國通稱之「進步性」要件，其內涵係指熟習該技術領域之通常技藝者於發明時，均會認定該發明非屬先前技術容易推導且具有突破性者稱之。本案法院認定系爭專利是否具備進步性時，強調「次級因素(Secondary Considerations)」之重要性，並自商業上成功與相反教示兩個面向切入，在事實認定上導入可操作之參考因素，應可適當減少進步性認定之後見偏差。