律師意見函仍為防禦故意侵權之重要手段

案件名稱：Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corp., 543 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2008)

一、案件概述

原告Cohesive公司擁有美國第5,772,874（’874號）及5,919,368（’368號）專利，為高效液相層析(High-Performance Liquid Chromatography, HPLC)之改善方法與設備技術。2007年，原告向麻州聯邦地方法院提起專利權侵害訴訟，主張被告所生產之Oasis HPLC columns系列產品侵害系爭專利。地方法院最終認定系爭專利有效且被告構成侵權，但駁回原告故意侵權(Willful Infringement)之主張，雙方均不服而提起上訴，原告就故意侵權部分加以爭執。

二、公司簡介

(一)原告：Cohesive Technologies, Inc.

本案原告Cohesive Technologies, Inc.(“Cohesive”)為Thermo Fisher Scientific集團之子公司。Thermo Fisher Scientific集團2006年由Thermo Electron及Fisher Scientific International公司合併而成，為知名之科學儀器供應商，主要服務領域包括製藥與生化產業。

(二)被告：Waters Corporation

本案被告Waters Corporation（沃特斯）為一著名生化儀器供應商，成立於1958年，總公司位於美國麻州米爾福德市(Milford, Massachusetts)，營運足跡遍佈全世界27國，主要銷售項目包括熱能、質譜及色層分析等儀器。

表一、專利訴訟案件基本資料彙整

被告行為是否構成故意侵權？

四、法律議題

美國專利法第284條規定，法院得衡諸相關情事後判定被告負加重損害賠償責任，案例法上則發展出故意侵權為加重損害賠償事由之一般性規則。過去依Underwater Devices v. Morrison-Knudsen, 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983)案之見解，被告涉有侵權嫌疑時即負有積極澄清之注意義務，亦即被告若知悉其產品有侵害他人專利之可能時，即負有尋求法律意見(Opinion Letter)以釐清其產品侵權與否之積極義務，若被告消極地未尋求相關法律意見，則法院可以推定其構成故意侵權。

然而，故意侵權之判斷標準於In re Seagate, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)案後已有所改變，CAFC捨棄舊有被告須負擔積極注意之義務，改採原告舉證被告具有「重大過失(Objective Recklessness)」之新標準。爾後，原告需提出清楚且具說服力之證據（Clear and Convincing Evidence），證明(1)客觀上被告行為確實存有高度侵權風險，且(2)主觀上被告明知或明顯應知悉該侵權風險存在。即使被告未積極尋求法律意見以證明其未侵權，法院亦不應以之為唯一判斷因素，推定被告構成故意侵權。

本案地院指出，被告並未完全複製原告之專利管柱，且被告知悉系爭專利存在後，已進行相關實驗測試並召開內部會議，就系爭產品是否侵權諮詢與會專家及「內部律師」(in-house counsel)之意見。此外，被告的內部律師主張：「本公司產品中的聚合體粒子並非剛性(Rigid)粒子，未落入該專利請求項範圍，故無侵權疑慮」，公司才開始製造及販售被控侵權之產品。原告雖主張被告僅為內部律師之法律見解，而未尋求外部律師意見，係屬重大過失，惟地院表示該專業意見究係源於外部律師或內部律師並非重要，依In re Seagate案之重大過失標準，原告之舉證程度仍然不足。

本案CAFC支持地院上述見解，並補充說明，法院最終雖未採納被告對系爭請求項「剛性粒子」之解讀方式，但依說明書及申請審查記錄的內容觀之，被告對此請求項之解釋並非不合理，因此被告仍得主張其善意信賴專業法律意見，無故意侵權之主觀意圖，不成立故意侵權。

五、結論

In re Seagate案後法院將故意侵權之判斷標準，由原本被告的積極注意義務，轉變為原告必須舉證被告有重大過失，至於被告未取得外部律師之意見時，無法直接推定被告構成故意侵權，原告需提供更多的證據以符合其清楚且具說服力之舉證責任，此乃實質提高原告方之證明責任，也限縮了故意侵權成立之可能性。然而，積極注意義務之捨棄並非意味著，具侵權風險之人再也無需尋求專業之法律意見，若被告於法庭上提出相關未侵權之法律意見，則被告通常可被推定為不具故意侵權之意圖，原告若未成功挑戰該法律意見存有實質重大瑕疵，則被告有相當高的機會排除故意侵權之疑慮。