申請歷程禁反言之Argument-Based Estoppel（答辯基礎禁反言）與Amendment-Based Estoppel（更正基礎禁反言）：Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc., 511 F.3d 1157

原告Cordis公司於1997年10月3日向美國德拉瓦州(Delaware)聯邦地方法院提起民事訴訟，主張被告Medtronic AVE（美敦力，簡稱AVE）與Boston Scientific Corporation（波士頓科技，簡稱BSC）所製造之血管支架產品侵害其美國第4,739,762號（“762號專利”）及第5,195,984號（“984號專利”）兩件與冠狀動脈支架相關的專利。原本陪審團認定AVE及BSC均構成均等侵權，嗣後地方法院同意被告AVE依法逕為判決（JMOL）之聲請，認定原告因申請歷史禁反言而不得主張均等論，就AVE部分改為不侵權之判決。原告Cordis公司不服提起上訴，聯邦巡迴上訴法院重為專利範圍解釋後，將案件發回地院。地方法院重新認定後，判決被告AVE及BSC均構成文義侵權，AVE就該判決不服上訴、BSC就該判決及先前之陪審團均等侵權認定不服而上訴，對文義侵害、均等論、禁反言之適用加以爭執。

二、公司簡介

(一) Cordis Corporation

本案原告Cordis公司於1959年成立，總公司位於美國紐澤西州，為嬌生集團旗下之生醫器材製造廠商，主要產品為心血管領域之醫療器材。

(二) Medtronic AVE及Boston Scientific Corporation

本案被告MedtronicAVE（美敦力）公司於1949年成立，總公司位於美國明尼蘇達州，致力於生物醫學工程領域、積極開發各種醫療用器材，主要銷售項目包括心臟節律管理、心血管疾病管理、神經科、脊椎及骨科及耳鼻喉科糖尿病等醫療器材。

本案被告Boston Scientific Corporation（波士頓科技）公司為全球微創醫療設備之領導廠商，至少在全球35個國家擁有銷售據點，研發生產重點包含心臟、內分泌、泌尿、神經相關之醫療器材。

表一、專利訴訟案件基本資料彙整

三、系爭專利內容

系爭專利為一血管支架，用於皮冠狀動脈氣球擴張術，於手術時置入冠狀動脈中，使血管得以保持原來管徑之擴張狀態，防止血管堵塞。

專利權人Cordis曾於訴訟進行期間，以先前技術（3,657,744號專利，後稱為ErsekSleeve專利）向美國專利商標局提起再審查程序（Reexamination），並修正系爭762號專利之申請專利範圍，刪除獨立項13，將限制要件「平滑表面」(Smooth Surface)併入附屬項23當中。除此之外，原告於再審查過程中，向審查委員主張其專利血管支架（圖一）與前案ErsekSleeve之血管支架（圖二）有三點不同：(1)系爭專利支架撐開後可得一完整圓柱牆面，而前案則是以纏繞麻花形式構成，撐開後仍無法得到一相當於系爭專利之圓柱體牆面結構；(2)系爭專利支架牆面平滑，可自由流經血管管腔，前案的表面則是凹凸不平，無法順利通過血管管腔；(3)系爭專利支架具有實質均勻的厚度（圖一之直徑d），前案則於纏繞的橋接處（圖二22）較其他地方厚二至三倍，故不具有均勻厚度。

圖一、Cordis專利血管支架	圖二、ErsekSleeve之血管支架

四、主要爭議點

(一) 被告AVE與BSC之產品是否文義侵害762號專利？

(二) 原告Cordis是否應適用申請歷程禁反言之Argument-Based Estoppel或Amendment-Based Estoppel？

五、法律議題

(一) AVE與BSC均構成文義侵權：

原告Cordis於再審查程序中曾表示「若血管支架厚度已進行100%以上之比例改變」，則未落入專利請求項中「實質均勻厚度」(Substantially Uniform Thickness)範圍內。據此，被告BSC之血管支架圓柱牆面上僅有幾處輕微凸出(U-Loop)，佔總表面積僅1%，CAFC認為對整體支架結構不構成實質變更，仍然具有實質均勻厚度，因而構成文義侵權。AVE產品部分則因未有突起表面，依全要件原則判斷後直接認定構成文義侵權。

(二) 本案不適用Argument-Based Estoppel：

依據侵害鑑定流程，法院既已判定AVE與BSC文義侵權，則理應無須繼續判斷均等侵權，更無須討論禁反言；然因BSC同時對於一審陪審團之均等侵權評決提出上訴，為避免陪審團評決存有瑕疵，CAFC仍就禁反言之適用進行討論。
Argument-Based Estoppel係指專利權人在申請歷程中，就審查委員之核駁意見提出答辯，說明申請專利與先前技術差異之處，但並未修改專利權請求項文字。CAFC認為Argument-Based Estoppel之適用須符合下列要件：(1)專利權人放棄之範圍非常明確且不會受到誤解(Clear and Unmistakable Surrenders)；(2)法院據此解釋申請專利範圍時，需與專利權人放棄後的範圍一致(Congruent with the Scope of the Surrender)，不可做不當的限縮；(3)相對的市場競爭者能明確的知道放棄的範圍為何，且確信該範圍已被放棄。換言之，在答辯基礎禁反言中，僅專利權人明確放棄之範圍始構成均等論擴張之外在界線，而非絕對禁止使用均等論。本案原告於再審查程序答辯中明確放棄之範圍，應僅及於ErsekSleeve此種纏繞麻花式的血管支架，而不及於其他款式；BSC的支架與纏繞結構無關，因此即使並未完全落入文義範圍，仍有均等論適用之空間。

(三) 本案不適用Amendment-Based Estoppel：

Amendment-Based Estoppel係指專利權人在申請歷程中，曾修改申請專利範圍，使其符合專利要件時，因修改而放棄的範圍不得重為權利主張。Festo案中，法院表示若請求項曾經過修改，則應可合理認定專利權人已將請求項文字改寫至最合理之狀況，因此專利權範圍推定僅包含文義範圍，而無均等論之適用。本案被告BSC主張，Cordis於再審查程序時曾修改申請專利範圍，將光滑表面之限制條件加於附屬項當中，因此光滑表面部分不得再主張均等論。CAFC就更正基礎禁反言部分未加處理，直接認定「凡可通過血管管腔的支架」均落入請求項中之「光滑表面」文義，因此判斷BSC之支架直接構成文義侵權，無須討論禁反言之適用。

六、結論

本案判決確立了Argument-Based Estoppel之判斷標準，指出專利權人在申請歷程答辯中所放棄的範圍，應僅及於答辯中明確指出之特定先前技術，於該範圍之外仍推定得主張均等論，與Amendment-Based Estoppel推定不得主張均等論之見解相異。(2083字；表1)