非實施專利實體Dual Sim控告華碩雙卡手機侵害已過期專利

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科技產業資訊室 (iKnow) - Terran 發表於 2020年2月7日

於2020年2月4日，非實施專利實體Dual SIM Technologies LLC向美國北加州聯邦地方法院舊金山分院遞狀提起訴訟，主張華碩所製造並進口美國販售的手機產品，例如包含Zenfone 2雙卡手機，侵害其所擁有於2019 Feb. 15過期的USP# 6799057專利。此 '057專利最初1998年申請案的原始所有權人為義大利廠商Telit Mobile Terminals SpA，稍後提出對應PCT申請案指定進入美國的申請日為1999年2月15日，故此 '057專利已於2019年2月15日過期失效。此 '057專利所有權經歷過多次移轉，於2016年4月26日移轉給本案原告Dual Sim。

A. '057 專利範圍
以下列出訴狀中所列 '057 專利請求項第一項與部分侵權比對

1. A GSM cellular terminal comprising antenna means, control means, signal processing means, and a plurality of SIM card readers, where corresponding SIM cards can be inserted for connection to corresponding service networks,
wherein said GSM cellular terminal comprises at least two separate signal processing means, said at least two separate signal processing means comprising corresponding SIM card readers, and being adapted to simultaneously maintain connections of their respective SIM cards to said corresponding service network, supervised by said control means.

1. 一種GSM行動終端包括天線裝置，控制裝置，信號處理裝置和多個SIM卡讀取器，其中可以插入對應的SIM卡以連接到對應的服務網絡，
其中該GSM行動終端包括至少兩個分開的信號處理裝置，該至少兩個分開的信號處理裝置包括對應的複數個SIM卡讀卡器，
在該控制裝置的監督下，該至少兩個分開的信號處理裝置同時維持它們各自的SIM卡與該相對應服務網絡的連接。

Dual Sim 於訴狀中提供下列華碩 Zenfone 2 產品設計資訊，來主張Zenfone 2構成專利侵害：

(1) http://laptopserviz.bg/enview/asus-zenfone2-laser-ze500kl-schematic.html 網站所示的華碩ZENFONE2 LASER ZE500KL SCHEMATIC 系統架構圖，說明Zenfone 2中包含有控制裝置(藍色框Qualcomm MSM8929 微處理器)，信號處理裝置(綠色框transceiver & duplexer.)和多個SIM卡讀取器(紅色框)

(2) https://www.androidcentral.com/asus-zenfone-2-has-two-sim-card-slots-heres-how-use-them 圖示說明華碩Zenfone 2 有兩個SIM卡插槽

(3) https://www.asus.com/Phone/ZenFone_2_ZE550ML 華碩官網中Zenfone 2 的雙卡待機/切換通話功能的相關操作敘述，來說明兩個分開的信號處理裝置同時維持它們各自的SIM卡與該相對應服務網絡的連接。

B. 專利雖過期，但專利權人仍可主張自提起訴訟日起回溯6年的侵權損害賠償

此 '057專利雖然已於2019年2月15日過期失效，但依據美國專利法286條35 U.S.C. 286 - Time limitation on damages)，此 '057專利雖然過期，專利權人仍可主張自提起訴訟日起回溯6年的侵權損害賠償。

另外Dual Sim公司強調先前Dual Sim及先前的專利所有權人都沒有製造銷售實施該專利技術的產品，也未對外授權該專利，故無相關專利品可進行專利標示，故已經滿足35 U.S.C. § 287(a）符合可主張損害賠償的要求。

綜合上述專利所有權移轉日、專利過期失效日與提起侵權訴訟日回溯6年限制三項時間限制，歸納可知：

Dual Sim至少可請求自移轉 '057 專利所有日(2016 Apr. 26）起算到專利過期失效日(2019 Feb. 15）兩年多期間內的損害賠償。

若Dual Sim與前專利所有權人間的移轉合約包含 '057 專利所有權移轉日（2016 Apr. 26）前的損害賠償請求權，則Dual Sim或可請求自提起侵權訴訟日回溯6年（2014 Feb. 4）起算到專利過期失效日（2019 Feb. 15）五年多期間內的損害賠償。

C. 結語

(1) 因為相關爭訟專利已經過期，故對被告而言就沒有被控侵權產品收到禁制令（injunction）禁止銷售的威脅，原告與被告間的法庭攻防與和解談判主要著重於損害賠償金額多寡，因此商業風險較低。

(2) 專利權人除了採用較昂貴的還原工程（reverse engineering）拆解被告產品，分析產品內部電路架構來舉證被告產品構成侵權外，另外也會搜尋網路上所販售的被告產品維修手冊（service menu)，維修手冊中多檢附有被控產品的電路架構圖，如此專利權人可大幅節省準備專利侵權比對分析所需的時間與金錢成本。

(3) 針對NPE來訴，台灣廠商一般傾向不會於專利授權談判階段屈服；且台灣廠商多有頻繁合作的美國事務所，故美國事務所或許樂於提供優惠的服務費來協助台灣廠商，處理美國專利訴訟發生後的和解談判。因此許多NPE所提起的資通訊產業相關的美國專利訴訟案中，往往只見台灣廠商被告，卻不見歐美日韓中國大陸品牌廠商並列被告，如此是喜是憂實在值得玩味。(1130字；圖1)

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